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作者：孔庆兵
来源：中国知识产权报
编者按：具有显著性是商标能够获得注册的基本要求，如果某标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等特点，应当认定其不具有显著特征。本文中，作者以“海娜 HENNA”图形商标行政纠纷案为例，对如何判断表示原料特征的标志是否具备显著性进行了详细介绍。
——评析乌鲁木齐海娜化妆品有限公司诉商标评审委员会、张显文商标争议行政案
本案要旨
如果某标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的主要原料特点，应当认定其不具有显著特征。根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第十一条第一款第（二）项规定的“仅仅直接表示”应包括只是以及主要进行描述、说明商品特点的情形，以防止有些系争商标申请人为规避法律，在表示商品的特点要素之外增加不显著、不明显的要素以获得商标注册。
案情
张显文系新疆金海娜生物科技发展有限公司（下称金海娜公司）董事长，争议商标——“海娜 HENNA”图形商标由其以自然人身份于2004年3月向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）申请注册，2007年2月获准注册，核定使用在第3类染发剂、化妆品等商品上。
2009年9月，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐海娜化妆品有限公司（下称海娜公司）向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）提出撤销争议商标的申请，理由为：“海娜”是维吾尔语的音译，表示一种植物及其产品的统称，并且海娜植物主要用作化妆品的原料，系产品的通用名称。海娜公司据此请求撤销争议商标的注册。
海娜公司向商评委提交的主要证据材料有：新疆维吾尔自治区民族语言文字工作委员会词书编纂室、民族语言名词术语规范审定委员会办公室出具的证明；卫生部关于指甲花不能作为染发剂成分使用的批复；书籍、词典、刊物、报纸等对“海娜”的解释及其产品的宣传等。张显文提交了企业法人营业执照、荣誉证书、新疆著名商标证书、广告合同、产品宣传册、商标使用许可合同、有关刊物对“海娜”一词的介绍等证据材料。
2013年1月，商评委作出第02681号裁定，认定：“HENNA”是一种指甲花的规范的通用名称。“海娜”是维吾尔语的音译，表示一种植物（HENNA）的统称。“海娜（HENNA）”作为指甲花的一种音译已在我国新疆地区相关公众中形成了较为广泛的认知。将指甲花作为染发剂等产品的原料主要在新疆地区长期广泛使用。由于该植物可以用来涂抹指甲、染头发等，被广泛用作美容、美发的原料，其指定在染发剂、指甲油、化妆品等商品上直接表示了该商品的原料特点，不具有显著特征。“海娜”“HENNA”文字在上述商品上不具有商标专用权。但由于该案争议商标由文字和图形两部分组合而成，其图形部分具有显著性并且占据了商标的主要位置，使得争议商标整体具备了一定的识别作用，并不构成第二次修正的商标法第十一条第一款第（二）项所指“仅仅直接表示商品的特点”情形。张显文提交的证据表明争议商标通过长期宣传、使用已成为新疆维吾尔自治区著名商标，客观上形成了较为稳定的市场秩序，应予以充分尊重和维护。无论是“海娜”还是“HENNA”，只是散沫花（指甲花）的通用名称，即使该种植物具有一定的美容美发用途，亦不能成为染发剂、化妆品商品的替代称谓。“海娜”“HENNA”本身不构成染发剂、化妆品等商品的通用名称。争议商标的图形部分占据该商标的显著位置，具有较强的显著性，与文字部分共同组成争议商标，争议商标也不构成“仅仅表示”某种商品的通用名称情形。综上，商评委裁定：争议商标予以维持。
海娜公司不服第02681号裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
法院查明：张显文于2006年、2008年期间在第3类护发素等商品上获准注册了“金海娜”“海娜粉HAINAFEN”等商标；其中，“海娜粉HAINAFEN”商标被商评委以该商标不具有显著性为由裁定撤销注册，该裁定已生效。张显文在商标评审阶段提交的全部证据，除著名商标证书外，在商品包装、广告宣传等上使用的均非争议商标，而主要是“海娜”或“HENNA”或“HN”等标识，其中金海娜公司诉海娜公司的民事起诉状载明：“请求判令被告立即停止生产、销售标识有‘海娜粉’字样的系列染发产品”。
判决
北京市第一中级人民法院作出一审判决：维持第02681号裁定。
海娜公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（三）项、最高人民法院《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十条之规定，判决：一、撤销原审判决；二、撤销第02681号裁定；三、商评委重新作出裁定。
评析
具有显著性是商标的基本要求。显著性判断应以相关公众为主体、结合商品或服务类别进行整体判断。根据1993年2月22日第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第一次修正的商标法规定，商标申请注册不得使用直接描述性文字、图形等，按此规定，对于包含描述性要素的标志，除非删除相关要素，否则无法获得注册。第二次修正的商标法对此进行了调整，允许对包含描述性的要素进行专用权放弃，或者各要素组合形成整体具有显著性，进而获得注册。但如果放弃的部分是商标中的显著部分，或加入的要素以相关公众的认知，整体仍易被识别为对商品或服务的原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的描述，则不得因为专用权放弃或加入要素而使诉争商标具有显著性。
第二次修正的商标法第十一条第一款第（二）项规定，仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志，不得作为商标注册。据此，如果某标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等特点，应当认定其不具有显著特征。“仅仅直接表示”应包括只是以及主要进行描述、说明商品各特点的情形，以防止有些系争商标申请人为规避法律，在表示商品的特点要素之外增加不显著、不明显的要素以获得商标注册。
“海娜（HENNA）”作为指甲花植物的一种音译，已在我国新疆维吾尔自治区的相关公众中形成了较为广泛的认知，而且将指甲花作为染发剂等产品的原料也已在该地区长期广泛使用，将“海娜”“HENNA”使用在染发剂、指甲油、化妆品等商品上直接表示了该商品的原料特点，不具备显著特征。
对于中国相关公众而言，文字是商标主要识别方式之一，“海娜”“HENNA”应为争议商标的主要识别部分。争议商标加入花图形，能否产生市场区分的效果，需依据具体案情及加入图形后是否已产生整体显著性进行认定。“海娜”即为指甲花，在案证据亦显示指甲花自然形状即为瓣状花，该案花图形的加入，使得争议商标整体并未与“海娜”“HENNA”产生实质性区别。而且，在商标评审期间，张显文提交的使用证据，除著名商标证书复印件外，均为“海娜”“HENNA”或“HN”等标识的使用，并未显示争议商标，因张显文在第3类护发素等商品上注册另有“海娜”“HN”等商标，上述使用行为不能当然视为对争议商标的使用。因此，张显文提交的在案证据不能证明其对带有花图形的争议商标完整、规范地进行了使用。在商标评审程序中提交的民事起诉状可佐证张显文经营的金海娜公司在染发剂等商品上进行排他性使用的即为“海娜粉”等商标，而该商标已被商评委生效裁定撤销注册。结合查明的事实，张显文一直将“海娜”“HENNA”或“HN”作为商标使用，同时也作为商品的原材料进行宣传，并未将争议商标进行使用从而获得显著性。因此，张显文将争议商标加入花图形意在取得注册，而不是要产生整体显著性或获得显著性。争议商标无法起到标识商品来源的作用，属于仅仅直接表示了其所核定使用商品的主要原料的标志，违反了第二次修正的商标法第十一条第一款第（二）项的规定，不具有显著性。原审法院及商评委相关认定不当，应予纠正。
关于“海娜”已成为指甲花植物约定俗成的通用名称，但不属于染发剂、化妆品等商品的通用名称，法院及商评委认定一致，在此不予赘述。综上，争议商标属于第二次修正的商标法第十一条第一款第（二）项规定的仅仅直接表示商品的主要原料的标志，不得作为商标注册。（北京市高级人民法院 孔庆兵）