合肥知识产权律师网
作者 | 范静波 上海知识产权法院
来源 | 知产力
新专利法赋予被控侵权人主张现有技术抗辩的权利，但并未赋予被控侵权人依据新专利法规定的现有技术范围进行抗辩。被控侵权人如果对既有专利权主张现有技术抗辩，在现有技术范围的选择上，仍应当依据专利授权时法律所规定的现有技术范围进行抗辩。
一、问题的提出
甲公司于2006年申请获得一项专利，该专利在申请日之前没有同样的技术在国内外出版物上公开发表过，也没有在国内公开使用过，但在申请日之前已有同样技术在国外公开使用过。2010年乙公司制造、销售侵犯了甲公司专利技术的产品，甲公司遂向法院提起侵权诉讼。乙公司抗辩称，2008年新《专利法》已就专利授权的新颖性标准进行修改，新专利法规定的现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术，包括在申请日之前已在国外使用的同样技术，即将专利授权标准由“相对新颖性”改为“绝对新颖性”。乙公司认为其行为发生在新专利法施行后，依据新专利法的规定，乙公司实施的技术为现有技术，不构成专利侵权。
针对上述案例，有两种不同的观点。一种观点认为，甲公司的专利权在新专利法施行之前取得，根据法不溯及既往原则，甲公司专利权的效力不应因专利授权条件发生变化而变化，乙公司的行为尽管在新专利法实施后发生，但仍构成专利侵权。另一种观点认为，乙公司的行为实施在新专利法施行之后，其行为是否侵权应依据现行专利法的规定来判断，因此不构成侵权。对此，2013年北京高院《专利侵权判定指南》第123条规定，现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。对于依据2008年修订的专利法实施之前的专利法规定申请并获得授权的专利权，其现有技术应当依据之前专利法的规定确定。笔者同意该条规定的意见，并拟通过从法的溯及力角度对该问题从法原理上进行解读。
二、区分纯粹溯及与不纯粹溯及
为维护法的指引作用和预测效应，保障人权，现代法治国家普遍将法不溯及既往原则作为基本法治原则，即新法不得适用于其实施之前已经发生的行为和事件。在本案的法律适用上，作者认为可以借鉴德国法上区分纯粹溯及与不纯粹溯及的理论。所谓纯粹溯及是指法律将其规范的效果延伸到法律公布前已经完成的事件及权利上；不纯粹的溯及是指新法生效之前已经存在的法律事实及法律关系延伸到新法生效之后，从而将新法适用于这些法律事实及法律关系的溯及。①一般认为，纯粹的溯及违反法不溯及既往原则，原则应当禁止。对于不纯粹溯及，则原则上许可，即新法生效之前已经存在的法律事实及法律关系延伸到新法生效之后的法律效果，应由新法进行评价。对于不纯粹溯及虽原则上予以许可，但并非没有例外，在严重破坏公民财产权利，或公民的信赖利益居于绝对优势地位时，则禁止纯粹的溯及。1960年德国联邦宪法法院在费用法修正案中便采纳了这种二元论观点，并持续使用至今。②就本文所举案例而言，假设乙公司的侵权行为发生新专利法施行之前，而甲公司在新专利法施行之后起诉，如果适用新专利法对现有技术的认定标准，则明显属于法的溯及既往，理应予以禁止。但本案乙公司的侵权行为发生在新专利法实施之后，对甲公司专利权的法律效果能否依据新法进行评价，则涉及不纯粹溯及的问题。
我国《立法法》第八十四条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”该条规定确立了我国在立法上将法不溯及既往作为一般原则，但同时允许法律有条件的溯及既往，但该条对法的溯及力含义并未明确规定。对此，立法机关的权威解释认为，法的溯及力是关于法是否有溯及既往的效力的问题。即法对它生效前所发生的事件和行为是否适用的问题，如果适用，就是有溯及力，如果不适用，就是没有溯及力。③从该解释可以看出，我国立法法中规定的法的溯及既往只包括纯粹的溯及，不包括不纯粹的溯及，因此本案的法律适用问题并不涉及我国《立法法》第八十四条的运用。对于新法施行前已经完成的行为、权利或事件持续到新法施行之后的法律效果，如何选择适用法律进行评价，立法机关实际上将该问题留待具体的部门立法进行规定，或交由司法进行个案判断。
三、本案不适用新专利法的分析
本案甲公司的专利权于新专利法施行前取得，乙公司的行为发生在新专利法施行后，乙公司主张根据新法其所使用的技术为现有技术，因此本案的实质是：对甲公司取得的专利权在新法施行后的法律效果究竟是适用新法还是旧法进行评价。根据前文所述的纯粹溯及与不纯粹溯及适用的一般理论，在新专利法施行后，甲公司专利权的法律效果原则上应当适用新法进行评价。但在本案中，笔者认为不应允许不纯粹的溯及，即不能依据新法对涉案专利权在新法施行期间的法律效果进行评价，主要基于以下几个方面的考量：
（一）信赖利益保护与公共利益之间的平衡
一般来说，权利人对基于当时法律所取得权利都具有一定信赖利益。而新法对权利的保护条件和内容进行调整，无疑会对既有权利的权利人的预期利益造成影响。法律对于个人权利的取得条件及其内容进行调整，其实质是在权利人的利益与公共利益之间进行平衡。之所以原则上允许不纯粹的溯及，就是在于假定新法的规定更具有合理性，更能有效的调整权利人与社会公众之间的利益关系。但这仅是一般原则，在个案的法律适用上，仍应当在维护公共利益的框架下，衡量新法的适用对权利人信赖利益的影响。
就本案而言，旧专利法在新颖性的判断上采用“相对新颖性”标准，即在申请日前在国外已经使用的技术排除在现有技术范围之外，是基于我国科技水平还较为落后，在作出高质量的发明创造的能力与发达国家相比还有较大的差距，因此需要留有一定的空间允许国内企业模仿和改进国外的先进技术。而新专利法采用绝对新颖性标准，其主要的目的是提高我国专利申请的质量，鼓励真正的发明创造。④新法扩大了现有技术的范围，在客观上推动了发明创造的推广和应用，更有利于公共利益的保护。新法的这一立法旨意无疑是正确合理的，但在公共利益优先考虑的情况下，仍应兼顾权利人的利益，使利益衡量更加符合比例原则。本案如果适用新法关于专利授权的标准，扩大现有技术的范围，则既有专利权人在新法施行后即无权禁止他人使用其专利技术，实质上导致该专利无效。发明人之所以愿意以公开发明创造为代价来申请专利，即在于其预期可以在一定期限内享有对该技术的独占权。本案中，如果适用新法将会严重破坏权利人的信赖利益，甚至使权利人的预期完全落空；而本案如适用旧法，对公共利益的危害尚在可以容忍的范围内。因为依据旧法所取得专利权的技术并非毫无新颖性，只是相对新法的授权标准，其新颖性的程度较低。从比例原则来讲适用旧法更有利于实现专利权人与社会公众之间的利益平衡。
（二）法的安定性与灵活性之间的平衡
“法律必须稳定，但又不能静止不变。”⑤法律作为调整社会关系的规范，其必须根据经济、社会的发展而做出相应的调整。但同时为维护公民的信赖利益、社会秩序的稳定，法律又必须保持相对的稳定性。在新法就有关权利的规定作出调整时，必然会对既有权利所形成的法律秩序带来一定的冲击，既有权利在新法施行后的法律效果选择适用法律评价时，需要综合考量法的安定性与法的灵活性。在本案中，如果适用新法，不仅将导致专利权人的专利权丧失权利基础，还可能导致他人依据该判决精神，提起大量的专利无效宣告请求。同时，既有专利权人可能还与他人签订有大量的专利许可合同，这些专利许可合同继续履行的意义也将面临着重新检验。可见，适用新法可能引起一连串的连锁反应，将严重影响已形成的权利义务关系，极大的破坏法律秩序的安定，是法的安定性原则所不能容忍的。
（三）类似立法例的类推适用
新专利法提高了专利授权的标准，扩大了现有技术的范围，但没有对在依据旧法相对新颖性标准授权条件下所取得的专利（仅限在专利申请日之前已有同样技术在国外公开使用的既有专利），在新法施行后是否继续有效作出明确规定。对此，我们也可以在立法中寻类似的立法例，以探究立法者的目的，并进而判断是否可以类推适用。
2001年《商标法》第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”第十六条第一款规定：“商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。”从上述两条的规定可以看出，新商标法提高了商标权的授权标准，对地名商标和含有地理标志的商标在注册上作了更为严格的规定，但均明确规定既有商标权在新法施行后继续有效。这与本案所涉及的情况基本相同，形式上两部法律都是提高了权利的授权标准；在立法目的上，专利法提高专利授权标准的目的在于提高专利质量，鼓励发明创造，扩大了公共利益的范围。商标法提高授权标准的目的在于禁止申请人搭便车，不当利用商标与地名之间的关系，防止误导公众。两者的立法目的都是基于公共利益的优势考量。因此，就本案所涉及的专利授权标准提高后，已经取得专利权是否继续有效的问题，可以类推适用上述商标法的有关规定。
四、对相关过渡条款规定的理解和适用
新法对旧法所做的调整，必然会对依据旧法所取得的权利，以及所创设的法律关系带来影响。为降低新法施行后给原有法律关系带来的冲击，立法者往往制定过渡条款，以有效的衔接新旧法律的适用。
2008年新专利法施行后，国家知识产权局2009年9月29日公布的《施行修改后的专利法的过渡办法》（以下简称《过渡办法》）第二条规定：修改前的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日前（不含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；修改后的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日以后（含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；但本办法以下各条对申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该申请授予的专利权的特殊规定除外。从该条规定看，对于在依据既有专利权，在新法施行后其法律效果原则上仍由旧法评价，这与本文前述的不纯粹溯及法律适用的一般原则有所不同。⑥紧接着该法第四条规定：管理专利工作的部门对发生在2009年10月1日以后的涉嫌侵犯专利权行为进行处理的，适用修改后的专利法第十一条、第六十二条、第六十九条、第七十条的规定。其中专利法第六十二条规定即是关于现有技术抗辩的规定。2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十九条规定：被诉侵犯专利权行为发生在2009年10月1日以前的，人民法院适用修改前的专利法；发生在2009年10月1日以后的，人民法院适用修改后的专利法。有观点认为，根据上述《过渡办法》和司法解释的相关规定，对于新法施行后的侵权行为的评价应适用新法，本文所举案例中被告的行为不构成侵权。
从上述《过渡办法》和司法解释的规定可以看出，两者都是根据侵权行为发生的时间来选择法律的适用。对新法施行后所实施的被控侵权行为，依据行为实施时法律进行评价，这是法不溯及既往原则的要求，也是侵权行为不法性原则的要求。旧专利法未赋予被控侵权人运用现有技术抗辩的权利，2008年专利法中新增加了现有技术抗辩条款。在新法施行后，允许被告主张现有技术抗辩，即对被控对侵权行为适用新法进行评价，自无问题。但应当注意的是，新、旧法关于现有技术范围的规定是不一致的，新法扩大了现有技术的范围，如果用新法规定现有技术范围去抗辩既有的专利权，将会导致专利权在事实上的无效，对专利权人极为不公，其危害性上文已有论述。新专利法只是赋予被控侵权人主张现有技术抗辩的权利，并未赋予被控侵权人依据新专利法规定的现有技术的范围进行抗辩。被控侵权人如果对既有专利主张现有技术抗辩，在现有技术范围的选择上，仍应依据既有专利授权时法律所规定的现有技术范围。因此，在对《过渡办法》和司法解释相关规定的适用上，不能仅从字面规定来理解，而应结合具体案件情况进行判断。
注释：
①陈新民. 德国公法学基础理论（下册）[M]. 山东人民出版社， 2001: 558-559
②有关德国法律溯及力的理论参见：德国公法学基础理论（下册）[M]. 山东人民出版社， 2001:531-602
③全国人大常委会法制工作委员会编，张春生主编. 中华人民共和国立法法释义[M].北京：法律出版社，2000:282
④尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011:247
⑤罗斯科.庞德， 邓正来译.法律史解释[M].北京：中国法制出版社， 2002：2
⑥ 在2000年《专利法》修改后，国家知识产权局于2001年6月25日也曾公布了一个《施行修改后专利法及其实施细则的过渡办法》，该办法规定，2001年7月1日之后（含当日，下同）提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，适用修改后的专利法及其实施细则的规定；2001年7月1日之前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，除另有规定的以外，自2001年7月1日起也适用修改后的专利法及其实施细则的规定。相较2009年《过渡办法》而言，该办法在法的溯及力方面的规定更为合理。