合肥知识产权律师网
来源 | 智慧芽学院
作者 | 谭宗成 国晖律师事务所
国晖律师事务所谭宗成律师做客智慧芽学院线上Webinar，针对“知识产权侵权警告函的使用”话题分享见解。谭老师从发送侵权警告函的目的讲起，介绍警告对象/方式/内容以及可能带来的法律后果，并通过最高院的两则案例分析其中的争议点，最后针对知识产权侵权警告函的正当性边界问题进行深入探讨。问答环节针对学员提出的如何应对侵权警告函等问题的解答尤为精彩，值得关注。
收到侵权警告函该如何应对？
要认真对待，但也不要过于紧张。收到侵权警告函之后，要积极面对，如果侵权警告函非常笼统或者宽泛的，那就要求对方提供进一步的信息，比如claim chart（权利要求比对表）。如果对方不提供，那么就可以要求对方不要再骚扰我方；如果对方提供权利要求比对表，那要进一步分析，我方的产品是否落入对方的权利人警告的专利权保护范围。
对方可能进行侵权比对的时候也比较笼统，甚至对技术特征的划分都比较模糊，那我们就要找专业人士来分析。尤其是涉及发明和实用新型的权力要求比对，技术特征的划分是重中之重，我们要掌握一些判定侵权的基本原则，比如明显看到对方的权力要求不能区分特征,或我方的产品没有全面覆盖对方的权力要求，这个时候，就可以名正言顺的给对方回函，说我方产品没有落入贵公司专利的保护范围，敬请收到此函一个月之内，撤回警告或提起侵权诉讼。如果对方拒绝撤回，我方可以在这个函发出之日起两个月内，提起确认不侵权之诉。这种时候，我方跟对方交涉取证的费用，其实也可以作为合理开支要求法院支持，像刚才提到的第2个案例，最高院最后也支持了双环要求返还共一千六百万的赔偿合理开支的诉求。
还有一种方式，就是收到警告函之后和对方协商，达成许可。这样双方和解，就没必要去法院。
再就是，如果发现对方的侵权警告函出现捏造的或者虚假的事实，而且这些事实，不光通过比较私密的邮件函件，还在对方公司的门户网站或者平面媒体，或者现在的电子媒体上进行大范围的宣传。这种时候，像刚才第二个案例有一段我没提到的，本田公司当时委托律师在第二阶段给对方很多经销商都发函，造成竞争对手很多生意根本没法做，这时要搜集证据，不光是提起确认不侵权之诉，还要做反不正当竞争、反商业诋毁的诉讼，还可以要求对方赔偿。尤其像现在国务院法制办征求专利法修正案意见已结束，这个修正案里面就提到了故意侵权，而且通过的可能性是非常大的。
警告函发之前要做哪些工作？哪些战略可以使效果或自身利益最大化？
在发送侵权警告函之前要做的工作，首先是要确认一下我方权力凭证是否在有效状态，这个非常关键。第二，发函之前要做细致的侵权比对分析，第一次发函时不一定给对方提供非常详细的侵权比对表，而且国内目前法院也没有要求，像理邦和迈瑞那个案例里，迈瑞的律师就列了七个专利和十几种产品，笼统的说涉嫌侵权，并发给对方的经销商。虽然迈瑞最后打赢了这个官司，但这种内容非常宽泛的函件其实对权利人是很不利的。我们要做到知己知彼，这样的话发函的意义才比较大。
第三个，要对发函对象做区分，比如说如果能够直接发给作为源头的制造商，制造商停止的话，经销商、销售这些环节都好办。但有时制造商比较顽固，或者制造商很难确认的时候，那发给销售商，尤其是现在提到的电商平台，淘宝也好、京东也好，都有比较完善的知识产权投诉机制，它收到这种投诉意见之后还是会积极处理的。像天猫会要求涉嫌侵权这一方就是被投诉这一方进行答辩，答辩之后，天猫会做判断，如果明显侵权的，就会勒令产品下架，如果明显不侵权，还是可能继续在平台上面销售。
第四，我们需要在发函之前做证据固定的工作。因为发函就是提醒，可能有一些电子证据或者其他的证据，对方会隐匿或者销毁，如果我们前期没有进行证据固定，对方收到警告函后私下就会把所有证据都销毁掉，我方再去起诉就很困难了。所以证据固定很重要，比如说电商的公证，或者购买样品公证等有必要做一下。
如何实现效果和自身利益最大化，当然我们是希望能够立竿见影，比如给淘宝、天猫投诉，对方马上下架，这时效果就比较好。要实现自身利益最大化，第一个要考虑效率问题，第二个要考虑成本问题，第三个要考虑最后收益问题。比如说现在一个专利侵权诉讼要持续一年到两年，三年没结案的都有。最后赔偿像外观设计侵权，有可能就3万、5万，虽然最后也拿到了一定的赔偿，但效率不高。这时可以考虑是否许可，比如进行协商，加工一台或是销售一台，我方提成多少钱，对于前期的侵权行为，对方一次性给我方赔偿多少钱。并不是说权利人一定要把所有涉嫌侵权的竞争对手都消灭，才能实现效益最大化，还是要平衡一下自身的加工制造能力，或者营销能力，有可能通过许可一些权利拿许可费，效益会更高。
什么战略可以使用？有些是商业性质的警告，有些是想真正实现一段时间的垄断。像刚才说的在软件领域，商业性质的警告是比较普遍的。警告涉嫌侵权的公司，不是想要真正起诉并获得赔偿，而是想在对方那里推动正版化。比如说，Offer key找到侵权端口比较多的公司能够把自己正版化的软件销售出去，后期每年还有升级维护的长期收益，才真正达到实现正版化目的。我们要解决争议，而不是说要把竞争对手树立在对立面。
如何界定警告函是否为合法警告？
在这里我们要理清界限，可能这界限不一定非常清晰，但是我们作为行业从业人员，都要有基本判断，就是不要逾越这个界限。比如说合法警告，自己的权利凭证是有的，而且权利相对来说比较稳定，并且针对警告对象的行为也买过样品进行分析比对，这时进行正当的维权，显然是合法警告，能够得到法律或司法解释的支持。
关键是不正当使用，就是所谓的非法警告，非法警告主要是在哪些方面呢？第一个，权利凭证本身就有瑕疵。比如有一些专利都已经停止交年费，但是权利人没有这方面的意识，以为申请之后就万事大吉了，这种时候一定要注意。
第二个，专利到底是权利，还是荣誉证书，其实权利人很清楚，一些权利人对现有技术申请专利，或者明明都在销售产品了，而且卖得很火，才去申请专利；或者有一些权利人也有一定的意识，也做了一些工作，比如说对外观设计和实用新型做了专利权评价报告，但是这个专利权评价报告非常负面，有可能连新颖性都没有，有可能就是明显没有什么创造性的有缺陷的结论。这时权利人提起侵权诉讼，对方请律师来对抗，就很容易露馅。通过侵权警告的方式来恐吓对方，可能就会达到一定的效果；但如果恐吓得不好，有可能会涉嫌不正当竞争，违背诚实信用原则。
第三个就是对于警告的对象，一定要注意，不能够通过媒体、报刊等方式毫无针对性指责对方涉嫌侵权，而没有实质性内容，这时就超出了维权的边界。同时发函过程当中，不得捏造散布虚伪事实，不要损害对方商誉，这个是需要注意的。