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作者：郑立霞
来源：超凡知识产权
案情要点：
很多企业会将字号作为企业经营的核心品牌，在商品包装和宣传活动中大量使用，却往往疏于将该字号及时申请注册为商标。这类企业在遭遇商标抢注时，可以就该字号主张享有在先商号权，同时主张其字号已经构成在先使用具有一定影响的商标，适用原《商标法》第三十一条、现行《商标法》第三十二条对申请商标提起异议，以维护自己的合法权益。
具体案情：
2011年2月18日，株洲宏利德清洁有限公司向国家商标局申请注册第9131022号”宏利德”商标（以下简称”系争商标”），指定使用在第37类的建筑结构监督，清洁建筑物（内部）等服务项目上。深圳市宏利德清洁有限公司先后对系争商标提出异议和异议复审，商评委最后认定系争商标违反了原《商标法》第十条第一款第（八）项、第三十一条、第四十一条第一款的规定，系争商标不予核准注册。株洲宏利德清洁有限公司不服，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
北京第一中级人民法院认为：
（一）本案中，深圳市宏利德清洁有限公司作为第三人在商标异议复审阶段提交了所获得的荣誉等使用证据。上述证据可以证明在系争商标申请日之前，已将”宏利德”作为商号使用在清洁行业中，并具有一定得知名度。系争商标的注册申请，容易使消费者将深圳市宏利德清洁有限公司相联系，进而损害了其商号权。因此，商标评审委员会认为本案构成原《商标法》第三十一条”申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的认定并无不当，予以支持。
（二）深圳市宏利德清洁有限公司递交的证据可以证明，在系争商标申请注册之前，深圳市宏利德清洁有限公司已经在清扫街道等相同或类似服务上在先将”宏利德”作为商标使用。株洲宏利德清洁有限公司与深圳市宏利德清洁有限公司同处一行业，理应知晓，且系争商标”宏利德”与深圳市宏利德清洁有限公司在先使用的”宏利德”商标完全相同。据此，系争商标的申请注册违反原《商标法》第三十一条”不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”的规定。商标评审委员会对此认定并无不当，予以支持。
因此，北京市第一中级人民法院最后判决，原告”株洲宏利德清洁有限公司”的诉讼请求予以驳回。
律师点评：
如本案深圳市宏利德清洁有限公司一样，很多企业会将字号作为企业经营的核心品牌，在商品包装和宣传活动中大量使用，却往往疏于将该字号及时申请注册商标。这类企业在遭遇商标抢注时，同样可以依据《商标法》相关规定进行维权。权利人可以就该字号主张享有在先商号权，同时主张其字号已经构成在先使用具有一定影响的商标，适用原《商标法》第三十一条、现行《商标法》第三十二条对申请商标提起异议。
本案的焦点就在于系争商标是否侵犯了深圳市宏利德清洁有限公司的在先商号权及在先商标权，所涉及的法律条文就是原《商标法》第三十一条，现行《商标法》第三十二条。由于该条内容没有变化，仅仅是调整了法条序号，因此下文以现行《商标法》第三十二条为依据，探讨该条款的理解和适用。
《商标法》（2014）第三十二条是关于保护在先权利和禁止恶意抢注的规定。该条款前半段规定：”申请商标不得损害他人在先权利……”.申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突，不得损害他人现有的在先权利，这是保护在先权利原则在商标注册程序中的体现。结合本案认定申请注册商标损害他人商号权应考虑以下要件：第一，商标所含文字与他人商号完全相同。此处所谓”商标所含文字”系指商标具有显著性的文字。第二，商号所含文字具有较强的独创性。汉语或英文中具有固定用法的搭配不具有独创性，例如”长城”、”联想”等。臆造字、词则有较强的独创性，例如”宏碁”、”诺基亚”、”SONY”、”尼康”、”海尔”等等。商号所含文字如非为独创性较强的词，普通消费者不容易将该词与具体的主体建立固定的联系，即使商标文字与该商号相同，消费者也不会对商标与该主体的关系发生混淆。第三，在先商号权人为知名企业，其商号已为消费者所熟知。第四，商标使用的商品与在先商号权人的主要产品相同或类似。商标专用权要受核定使用的商品限制，企业名称的登记也有行业的限制，不宜将商号权的保护扩大到该厂商主要经营的产品范围之外。
在本案中，系争商标”宏利德”与深圳市宏利德清洁有限公司的商号完全相同，并且”宏利德”商标并非是汉语中的固定词汇，具有很强的显著性。深圳市宏利德清洁有限公司已经在其行业具有一定知名度，递交的证据也可以证明其商号具有较高的知名度。系争商标指定的服务项目与深圳市宏利德清洁有限公司所从事的服务具有一致性，因此，法院最终认定系争商标侵害了深圳市宏利德清洁有限公司在先使用的商号权。
《商标法》第三十二条后半段规定：”……不得以不正当的手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条款是对未注册商标的保护，其适用应考虑以下几个问题：
首先，系争商标的申请注册应当是以不正当手段进行的抢注。所谓不正当手段，主要是指以违反诚实信用原则的方式申请注册商标，也即申请人具有企图窃取他人劳动成果（他人创意的智力劳动，以及通过使用投入的宣传、商业信誉）的主观恶意。但是，恶意作为一种心理活动，除非行为人自己承认，很难直接予以证明，通常需要依据客观证据进行推理。一般而言，如果客观证据能够证明以下两点，则可以认定申请人采用了不正当的手段： 1、申请人知晓或者理应知晓他人在先使用的商标。例如，申请人与权利人存在经销关系或者其他经济关系；双方为同一地区的同行业企业，且权利人使用系争商标已在当地具有影响，等等。 2、系争商标是对他人在先使用商标的抄袭、摹仿。例如，他人在先使用商标具有较为独特的创意，而系争商标与该商标在构成要素或视觉效果上都极为近似，则可认定申请人抄袭了他人的在先使用商标。
其次，系争商标指定使用的商品应该与在先使用商标实际使用商品是相同或类似商品。如果将对未注册商标的保护范围扩大到非类似商品上，则该商标就会享受到与驰名商标同等的保护，这显然是不妥当的。若商标确已驰名，则应径行援用《商标法》第十三条保护驰名商标的条款，自然无第三十二条之适用余地。如果系争商标指定使用的商品与他人在先使用商标实际使用的商品不相同且不类似，则系争商标的注册与使用不会对他人在先使用商标的使用造成损害。此情形下，不宜援用第三十二条否定系争商标的注册。
另外，在先使用商标应当具有一定影响。所谓一定影响，是指该商标已在一定地域被一定的人群所知晓。如何认定在先使用商标具有一定的影响？考虑到商标保护的地域性，以及我国《商标法》的基本原则，应当将在先使用的范围限定于我国。如其不能提供在我国的在先使用证据，则很难通过第三十二条获得保护。同时，他人商标如仅仅是使用在先，而不具有一定的影响，则同样难以适用第三十二条。当事人可从以下方面着手准备其商标具有一定影响的证据：A、在先使用商标持续使用的时间；B、知晓该商标的相关消费者所处地域范围的大小；C、同行业者的认知程度；D、在先使用人对该商标的宣传力度等。商标局、商标评审委员会或者人民法院在案件审理过程中会参照驰名商标的认定标准，同时根据案件的具体情况进行综合考虑，决定是否适用第三十二条。
对于本案而言，深圳市宏利德清洁有限公司递交的证据可以证明，在系争商标申请日之前，其已将”宏利德”作为商号从事经营活动，并且在清洁行业已经具有一定知名度。系争商标损害了深圳市宏利德清洁有限公司的商号权。另外，深圳市宏利德清洁有限公司在复审程序中递交了投标文件、服务合同，以及其在清洁行业中使用”宏利德”作为商标的使用证据，株洲宏利德清洁有限公司与深圳市宏利德清洁有限公司同处一行业，理应知晓，且系争商标与深圳市宏利德清洁有限公司在先使用的”宏利德”商标完全相同，违反了《商标法》第三十二条的规定，法院最终认定系争商标不予核准注册。