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作者 | 姜小薇 中国知识产权报
原标题 | 判断现有技术给出启示时需要考量的因素
2014年1月27日，国家知识产权局专利复审委员会作出第154063号复审请求审查决定。该决定涉及申请号为201210161985.7、名称为“铝电解用惰性阳极材料或惰性阴极涂层材料的制备工艺”的发明专利申请（下称本申请）。申请日为2012年5月23日。
国家知识产权局专利实质审查部门以权利要求1-5不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性为由，于2013年3月1日作出驳回决定。
驳回决定所针对的权利要求1为：
“1.一种铝电解用惰性阳极材料或惰性阴极涂层材料的制备工艺，其特征在于：包括如下步骤：
A）将铝放入反应器中，抽真空后通入惰性气体，升温至700～800℃，往反应器中加入干燥的氟硼酸盐和氟钛酸盐混合物，快速搅拌，反应4～6小时，生成硼化钛和冰晶石，分离得到硼化钛；
B）将得到的硼化钛与碳素材料熔融，捣固到碳素阴极表面，经烧结后形成铝电解用惰性阴极涂层材料；或将得到的硼化钛与碳素材料混合均匀后，高压成型，经高温烧结后形成铝电解用惰性阳极材料。”
驳回决定的主要理由是：对比文件1（“硼化钛阴极涂层在铝电解槽上的试验研究”，田强等，《世界有色金属》，第3期，2008年03月）公开了一种铝电解用硼化钛阴极涂层，阴极涂层的原料包括硼化钛粉末、树脂等，首先将原料制成涂层糊料，然后将糊料涂抹到阴极内衬表面，涂抹好涂层糊料的电解槽，在常温下放置
24小时之后，利用正常的焦粒焙烧启动工艺进行焙烧碳化涂层。由此可见，该权利要求所要求保护的技术方案与对比文件1相比，区别在于：①对比文件1没有公开硼化钛的制备方法；②阴极涂层的形成方式略有不同。对于区别特征①，对比文件2（CN1552930A，公开日为2004年12月08日）公开了一种利用反应盐法制备原位自生TiB/Al高阻尼复合材料的工艺，首先加入铝锭全部熔化后用覆盖剂覆盖熔体，熔化温度在680～750℃之间，铝熔体保温后加入烘干的KTiF、KBF混合盐并搅拌，反应结束后舀出混合盐反应产物，加入Si及Cu、Mg、Mn其中的一种或几种调整化学成分，静置后浇入锭模，即获得原位自生TiB/Al高阻尼复合材料。由此可见，对比文件2已经给出了可以采用铝、氟硼酸盐和氟钛酸盐反应制备硼化钛的技术启示，另外，其它区别特征是本领域技术人员根据惯用手段很容易进行的选择。因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2以及本领域的公知常识得出该权利要求所要求保护的技术方案是显而易见的，权利要求1不具备创造性。
2013年6月17日，复审请求人对上述驳回决定不服，向专利复审委员会提出了复审请求，同时提交了权利要求书的修改替换页，主要修改在于：相对于驳回文本而言，在权利要求1中限定了“按反应比例”，在权利要求2和3中限定了制备硼化钛的反应式。其认为对比文件2并没有给出将区别特征结合于对比文件1的启示。
经审查，专利复审委员会作出第154063号复审请求审查决定，撤销了驳回决定。
案例评析
专利法第二十二条第三款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
判断创造性最常使用的三步法是：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。这三步环环相扣，少了某一个环节，很可能会影响后一环节的进行。并且，第三步由于夹杂了判断者的主观因素，容易在不同的判断者之间产生差异，因此是否能把握好第三步的评判标准也显得尤为重要。就本案而言，合议组经过核实，驳回决定的对区别技术特征的认定无误，但其没有确定实际解决的技术问题。本申请说明书中记载，为了延长电解槽的使用寿命，降低对大气的碳排放量，并且降低电解温度，提高电解效率，需要制备廉价并可以大规模工业化生产的惰性阳极材料或者制备可用于碳素阴极表面涂覆的惰性阴极材料。硼化钛对铝液具有良好的润湿性，且耐冰晶石的腐蚀，但现有硼化钛生产存在反应条件苛刻，反应得率不高（低于90%），综合制备成本高的缺陷。本申请旨在提供一种高产率的硼化钛的制备方法，其具体技术手段就是以氟硼酸盐和氟钛酸盐的混合物为原料制备硼化钛。本申请说明书记载的实施例一和实施例二验证了采用所述方法制备硼化钛的反应产率均在97%以上。由此可见，利用下式所示的反应生产硼化钛是本发明能够提高产率的关键所在：KTiF+2KBF+10/3Al=TiB+10/3[6/5KF.AlF]（其中K可替换为Na）那么，既然对比文件2也明确公开了这一反应式，为什么合议组会做出撤销驳回决定的复审决定呢？我们下面进一步使用三步法来梳理本案的评判思路。
首先需要补上在驳回决定中漏掉的环节——确定发明实际解决的技术问题。从上文所述效果中不难看出，基于上述区别特征，权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题是，提供一种高产率的硼化钛制备方法。因此，判断本申请的技术方案是否具备创造性的关键在于：判断现有技术中是否存在以氟硼酸盐和氟钛酸盐的混合物为原料制备硼化钛来提高硼化钛产率的技术启示。合议组查明，对比文件2公开的利用KTiF、KBF混合盐法反应制备原位自生TiB/Al高阻尼复合材料的工艺为：（1）首先加入铝锭全部熔化后用覆盖剂覆盖熔体，熔化温度在680～750℃之间，（2）铝熔体保温后加入烘干的KTiF、KBF混合盐并搅拌，（3）反应结束后舀出混合盐反应产物，加入Si及Cu、Mg、Mn其中的一种或二种或三种调整化学成分，静置后浇入锭模，即获得原位自生TiB2/Al高阻尼复合材料。
首先，就对比文件2中所公开的工艺而言，其说明书记载了其发明目的是改善现有技术中铝合金材料低阻尼的缺陷，利用KTiF、KBF混合盐反应制备原位自生TiB/Al高阻尼复合材料，可见，其中铝是作为基础材料，而TiB用于提高复合材料的阻尼，从对比文件2的实施例1-6可以看出，其KTiF、KBF混合盐反应时间很短，均在10～30分钟，与本申请的反应时间为4～6小时差异较大；其次，就硼化钛的产率而言，对比文件2中始终未关注硼化钛本身的产率，其最终目的是制备TiB/Al高阻尼复合材料；同时在最终的合金产物中，硼化钛的含量都较低，如实施例2的合金中只有0.1%的硼化钛。因此，对比文件2不仅没有关注到硼化钛的产率问题，本领域技术人员根据公知常识也无法判断所述制备方法与其他现有的硼化钛制备方法相比而言在产率方面有何种优势。当本领域技术人员面临提供一种高产率的硼化钛制备方法的技术问题时，不能从对比文件2中获得利用KTiF、KBF混合盐反应就能高产率的制备硼化钛的技术启示。此外，就对比文件2的技术方案而言，其硼化钛只是复合材料中的一种辅助成分，其本身具有高熔点和高硬度，如果其含量过高，必然会带来阻尼过高的负面影响，并使复合材料变得难以加工，因而本领域技术人员也不会有动机在对比文件2所公开的利用KTiF、KBF混合盐法反应制备原位自生TiB/Al高阻尼复合材料的工艺的基础上延长生成硼化钛的反应时间以提高其反应产率。由此可见，本领域技术人员没有动机将对比文件1和对比文件2的技术方案相结合，况且权利要求1使用氟硼酸盐和氟钛酸制备硼化钛，取得了提高产率的有益技术效果，综上，权利要求1的技术方案具备突出的实质性特点和显著的进步，符合专利法第二十二条第三款关于创造性的规定。
对本案进行回顾总结，笔者认为，本案的意义在于：一是进一步明确了三步法每个环节之间不可脱节的紧密关系，作为中间环节，“确定发明实际解决的技术问题”这一步骤很重要，而该步骤主要是将本申请和对比文件进行效果上的比较，本案的驳回决定缺省了这一步骤，忽视了区别特征能够提高产率这一效果，因此“对比文件2已经给出了可以采用铝、氟硼酸盐和氟钛酸盐反应制备硼化钛的技术启示”这一结论就有失偏颇；二是明确了在创造性的评判过程中，“对比文件2”与“对比文件1”的使用是有差别的，请求保护的权利要求与对比文件1技术方案之间特征的对比属于按照单独对比原则进行的客观对比，即，将该权利要求的技术特征与对比文件1同一个技术方案中的技术特征进行对比，无需掺杂过多的主观考量；然而，在确定了区别特征之后，如果区别特征“客观的公开”在对比文件2中，不能将其等同于对比文件2给出了使用该区别特征去解决实际解决技术问题的启示，还需要借助“实际解决的技术问题”作为能够将该其引入对比文件1技术方案中的桥梁，有了这一“桥梁”的搭接作用，本领域技术人员才有动机将其引入对比文件1。由此可见，在审查过程中，我们需要关注的并不仅仅是区别技术特征是否在对比文件2中公开，而更需要关注该特征在对比文件2的技术方案中起到了何种作用，带来了何种技术效果，本领域技术人员据此可以获得何种启示，这点在本案判断创造性的过程中体现的尤为明显。