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美国电动汽车领域的”高富帅”特斯拉与中国商标注册人占某之间关于的”TESLA”系列商标的所有权之争，因为所涉商标的高昂价值，以及占氏的父母为他取的这个极富”前瞻性”的名字，成为一场名副其实的”占宝”之战。
之后，北京市第三中级人民法院成功的调解最终使这一复杂案件得以一揽子解决，”双方握手言和，占某放弃使用TESLA等有关标识，特斯拉则放弃向占某主张赔偿的要求”.
然而，对于外界普遍关注的诸多具体细节，尤其是曾将特斯拉200万美元报价鄙视为”屌丝价”,而提出3000万美元天价转让费的占某最终究竟从和解中得到了多少好处，法院避而不谈，双方当事人三缄其口，可以推测应该存在保密协议。
在商标抢注案件如此多发的当下，这一案件却可以成为商标律师准备同类法律意见的绝佳模拟教材。让我们从一个有趣的角度来挑战一下：如果我们成为特斯拉的律师，如何起草一份全面而专业的法律意见，帮助我们的委托人赢得这场”占宝”之战？
一、商标检索
根据商标局公布的商标信息，特斯拉发动机有限公司在中国的最早一批TESLA及T图形商标于2009年10月提交申请（后推测因被占某的商标所阻，遭到部分驳回，仅在”舱盖”商品上获得了注册）。
那么就让我们回到那个时点，来场角色扮演。假设2009年10月份的一天，我们被特斯拉发动机有限公司（下称”特斯拉公司”或”委托人”）聘请为中国的商标律师。
我们的这位新客户刚刚获得美国能源部4.65亿美元低息贷款，从第一批Roadster成本超预算的内忧外患中赢得喘息之机。雄心勃勃的埃隆。马斯克开始将中国市场纳入未来几年的发展规划，于是我们被告知（更可能是主动建议）需要将特斯拉公司的商标在中国提前申请注册。就此，我们需要为委托人准备一份正式的法律意见。
在有关商标申请的法律意见之中，商标检索报告是必要的第一步。通过商标检索能够预先评估商标获准注册的成功机会，了解可能对商标注册造成障碍的情况，以便及早采取措施清除障碍。
委托人需要申请的商标主要是”特斯拉”、”TESLA”中英文商标以及”T”图形商标，而最核心的商品是与汽车相关的第12类商品。在针对这些商标和类别进行商标检索之后，我们发现了以下的在先商标可能对特斯拉公司的商标申请构成障碍：
二、对商标检索结果的分析和清除障碍的总体策略
法律意见的第二部分，需要对商标检索中发现的五枚商标，从对委托人商标申请的阻却效果上逐一进行分析。
商标法规定申请的商标不得与他人在相同或类似商品上在先申请或注册的商标相同或近似。五枚在先商标中乔某的5819809号商标核定使用商品为铁路车辆等，与特斯拉公司主营商品汽车一般不判为类似商品，因此5819809号商标对委托人商标申请的阻却效果相对较小。相反，占某的四枚商标均覆盖汽车商品，将构成委托人商标申请的最主要障碍。
通常来说，如果有在先商标阻挡，欲清除障碍使得己方的申请商标获准注册，主要有三种途径：
1. 通过异议、争议（新法称为无效，下同）或撤销使在先商标成为无效状态，则障碍可以清除；
2. 与在先商标权人签署共存协议或购买在先商标；
3. 调整申请商标或商品，使之与在先商标产生显著区别，以期获准注册。
实践中，因为任何一种途径均难免有其不确定性，而且几种途径之间可能有彼此影响、彼此促进的关系，因此往往将三种途径结合使用。
三者中，第一种途径是重点和基础，需要从法律层面认真分析。在先商标是否能够有较大机会被异议、争议或撤销掉，直接影响到有没有必要进行共存或购买谈判，以及己方的谈判能力、筹码和可接受价格。
第三种途径是不得已而为之，因为最初希望申请的商标一般都是委托人已经使用的商标或准备作为首选使用的商标，委托人轻易不愿意接受改变的结果。
三、异议、争议、撤销的分析和评估
在类似的商标抢注案件中，最常用的异议、争议理由无非是代理人、代表人未经授权抢注被代理人、被代表人的商标、以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标、侵犯他人在先权利以及复制、模仿、翻译他人未注册驰名商标等几条。本案中由于特斯拉公司与在先商标注册/申请人并无代理、代表关系，而且特斯拉公司产品尚未正式进入中国市场，未在中国市场上产生一定影响或较高知名度，所以上述法律规定大多难以满足。
经过分析，我们认为特斯拉公司应主要基于以下几点理由对在先商标提出异议、争议、撤销：
1. 商标法（指修改前的2001年法，下同）第四条一款及第四十一条一款
商标法第四条一款规定了商标申请的目的应是出于真实的商业经营需要；第四十一条一款规定以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；最高法司法解释进一步规定了”不正当手段”包括不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。这些法律规定、司法解释隐含了遏制恶意抢注商标的精神。
本案中，在先商标可以基于上述理由提出异议或争议。首先，占某申请的四枚商标既包括TESLA的英文也包括中文以及图形，乔某申请的商标也是如此。且不说TESLA中英文及图形各自的显著性就已经很强，它们的结合使用更是唯一指向特斯拉公司。占某和乔某明知特斯拉公司的商标而故意申请相同商标的事实明显，无从辩驳。其次，汽车生产和销售需要严格的资质审查和经营条件，占某和乔某在无法证明其具有相关资质、条件或正在准备取得相关资质、条件的情况下，难以说服人们相信其申请该等商标是以从事相关商品经营为目的。再次，经检索发现，除上述与本案直接相关的商标之外，占某还申请了LOREMO（12类）、CUILL（42类）以及COBASYS（12类）三枚商标，其中LOREMO是德国汽车品牌，COBASYS是美国混合动力用汽车电池品牌，故占氏有惯于抢注国外相关行业品牌的记录。最后，如果后续占某或乔某提出以不合理的高价出售其商标，将更进一步表明其申请商标的目的不纯（后来占某3000万美金的要价证明事实确实如此）。
2. 商标法第三十一条
商标法第三十一条要求申请注册的商标不得与他人在先权利相冲突。诚然，特斯拉公司可以主张其在先的商号权，但在先商号权的保护是以该商号在中国大陆地区已经使用并具有一定知名度为前提，所以这一理由获得支持的可能性很低。但别忘了，我们还有另一件杀手锏——著作权。
在五件在先商标中，有三件包含了特斯拉公司的T图形商标，通过证明特斯拉公司对该图形享有在先著作权，将可能干净利落地一举解决这三件包含图形部分的在先商标。
3. 连续三年不使用撤销
商标法第四十四条（四）款规定了连续三年不使用的注册商标应予以撤销。因此，对于已注册的5588947号商标，在提出争议的同时，待其注册满三年提出三年不使用撤销将是一个重要的”双保险”.
5588947号商标的注册人占某为一自然人，通过网络搜索未发现该商标已由该自然人使用或宣传的任何信息，也未发现该自然人从事相关行业的任何信息。这些情况均初步说明，提起三年不使用撤销将有较大的成功可能性。
四、律师提出行动步骤建议
所有的检索、分析和评估，最终将落实于为委托人策划的行动方案。律师提交委托人的行动建议，应力求简洁明了地回答如下问题：做什么？为什么做？什么时间做？花多少钱（因大家可以理解的原因本文中省略报价部分）？
根据本案的前期检索和分析，我们将为特斯拉公司提供如下的行动方案：
1. 尽快提交己方商标申请，以免后续出现更多在先商标，形成更多阻却委托人商标注册的障碍。
2. 同时申请备用商标。鉴于2009年时”特斯拉”中文在中国影响力还不是很高，特斯拉公司可以为”TESLA”选择另一中文翻译（如后来特斯拉公司为避免侵犯占某注册商标权，而注册和使用过的”拓速乐”）作为备用。一旦”特斯拉”商标注册失败，即可以启用备用的中文商标。
3. 对五枚在先商标进行商标监视。一个完备的商标监视系统，对于从事商标业务的律师事务所是必不可少的。将五枚在先商标及时放入监视系统，可以在相关时点适时发现并提醒客户提起相应程序。
4. 调查取证，主要包括查明在先商标的申请/注册人是否有意转让该商标及期待的价格，收集委托人对T图形享有在先著作权的证据，以及在先商标申请/注册人恶意方面的证据等。
5. 基于调查取证结果适时针对在先商标提起争议、异议、撤销等程序。
6. 如果在先商标申请/注册人有转让相关商标意向，建议与其接触协商转让事宜。事实上，特斯拉公司后来正是与乔某协商谈判，成功购买了他所有的5819809号商标，为其后与占某的对抗增添了一件筹码。但转让谈判的启动应谨慎，若在提起相关法律程序及保全所需证据之前贸然与对方接触，可能引起对方警觉和防范。
结语
如今特斯拉与占某的纠葛已成昨日黄花，只留下看客们的纷纷议论和种种猜测。从公开报道的内容看，事件后续的很多发展与笔者所模拟的方案多少有不谋而合之处。尤其在占某为显示其确有使用相关商标的意图，而推出他的”特斯拉官网”之后，特斯拉公司以著作权侵权为由起诉占某，可谓”以汝之矛，攻汝之盾”的漂亮一击。至于占氏所注册的域名相关争议，因域名脱离了商标即成无本之木，囿于篇幅本文不做提及了。作为”事后诸葛”的我们不敢讲是说非，仅以一篇习作稍解技痒之癖耳。
作者：杨宁
来源：互联网法律评论