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来源 | 知产力
作 者 | 赵保春 汪妍瑜 北京市振邦律师事务所
用外观设计专利作为现有技术去无效发明专利？相信对于大部分人来说只是个传说，有幸的是，笔者最近碰到一个这样的案子，而且专利复审委的决定是将发明专利全部无效。
一、背景介绍
去年年底接到一有关钓鱼用鱼线轮的发明专利侵权诉讼，我们代理被告一方。原告一方为古洛布莱株式会社。不查不知道，原来古洛布莱株式会社是日本东证上市公司原名大和精工，世界最大鱼线轮制造商，其鱼线轮走的是高端路线，价格是全世界首屈一指的。
然而我们的当事人不算国内大型企业，走的中端市场，鱼线轮的价格恨不得跟原告差个数量级，在市场上双方客户从无交叉，不属于竞争对手的范畴。行业老大来找我们时我们也很不理解，但来都来了绝不怕事。只是后来原告对此事之重视，不在我们预料范围，这是后话按下不表。
二、案情介绍
涉案专利（下称本专利）专利号为ZL201010207216.7，其涉及一种钓鱼用的鱼线轮，存在欧洲、美国、韩国专利同族且均已被授权。该方案基本内容如下：
“一种钓鱼用旋转卷线器，具有安装有支承构件的转子，在转子主体部的两侧相对地形成一对臂部，在一个所述臂部的顶端部具备钓线导向部，根据所述转子的旋转将钓线通过所述钓线导向部卷回于卷筒，其特征在于，具备从所述一对臂部的各顶端部向所述转子主体部的后部延伸出的增强构件”。
浏览了本专利的一些基本信息以后，笔者脑中浮现了以下几个关键词：方案结构简单；权利要求保护范围大；有欧美韩同族且均授权；申请人日本企业且是行业老大。这不正是体现检索能力的大好时机嘛，随后笔者的肾上腺激素爆棚。
三、检索过程
一般来说检索之前，根据掌握的信息要初步拟定个检索思路，或者起码有个前期检索思路，随后再根据情况调整。需考虑的信息包括专利领域、发明特点、申请人国别、行业情况、同族审查情况等等，且这些信息考虑的顺序和侧重点随案子不同而不同。
1.特点分析
具体到本专利，一个非常重要的特点是同族在欧美中韩四大局均获得授权。但居然没在本土日本申请，这是一个值得深究的问题。
根据笔者多年的主观经验，客观地说，五大局的检索文件范围特点如下（在不参考同族的前提下），说美日韩基本只检索本国专利文件，欧洲检索欧美国家专利文件，中国检索所有国家专利文件。
本专利同族在欧美中韩均已授权，这些国家审查过程中均未引用日本专利文件，而且，鱼线轮行业日本的技术水平最高，通过检索A01K89这一鱼线轮相关分类号，发现总共有30710篇专利，合计18429个专利族，其中，日本专利为14241篇， 9773个专利族，即该领域所有专利文件中日本专利文件约占一半，因此，可以看出，实际上相当于本专利所有同族在审查过程中，对申请量最大技术最为先进的日本专利文件没有检索，漏检可能性最高的文件应该就是日本专利文件，所以笔者以此为突破点，初步检索思路为重点在日本专利文件中检索。
2.初步检索
通过使用IPC（国际专利分类号）、FI/FT（日本专利分类号）及其它分类号、关键词等组合检索，初步未发现特别相关的专利文件。
3.思路调整
此时笔者又对本专利的信息进行了回顾，1）本专利申请人为日本公司，却偏偏不在日本申请专利；2）本专利的方案，较为简单，从外部附图就可以看出来。
根据1），笔者怀疑申请人不在日本申请，是不是怕申请之后会出现什么不利的后果；根据2），外观设计专利完全可以公开本发明专利的部分方案。因此，笔者推断，可能存在日本外观设计专利对比文件，因为，审查员在审查过程中一般不会去检索别国的外观设计专利文件。而在如果存在这样的文件，日本本国审查员找到的可能性很大，所以，申请人可能是避免这一情况发生，而不在日本就该方案申请发明专利。笔者认为需要考虑在日本外观设计专利中去寻找对比文件。
4.再检索-利用洛迦诺分类
利用洛迦诺分类22-05（狩猎和捕鱼器械），结合主题关键词、申请人名称等继续检索，未发现有效的对比文件，不过发现了一些在后的相关专利文件。
此时笔者有注意到很多日本外观设计专利在数据库中并没有洛迦诺分类，而是存在日本自己的外观分类号K2-590（鱼线轮部件及配件）等。
5.再检索-利用日本外观专利分类
用日本外观专利分类号检索，只有不到一百篇专利，很快就找到了JPD1340736S（公开日2008年9月29日）及一些类似专利。其外观图与本发明方案限定的权利要求较像，于是对专利内容进行了仔细阅读，随后发现其可以作为对比文件使用。
通过对比发现，本专利的专利权人为古洛布莱株式会社，其原名为大和精工株式会社。外观设计专利的专利权人为DAIWA精工株式会社，其实就是大和精工株式会社，即本专利和外观设计对比文件均为一个专利权人所有。
四、方案比对
a)附图对比
b)各方观点比对
c)口审主要争议焦点及结论
口审时到庭一看，对方代理人上了四个，旁听席原告来了3名员工（日本人），一名中国人，华丽丽的一大片啊，原告很重视嘛。反观我们这里两名委托代理人，当事人没有到场。只是那一刻我猜中了开头，却没猜中六个小时庭审的结局。
庭审时四个代理人各个活跃，负责陈述的、负责挖坑的（当然能被识破的坑儿那都不是事儿）、负责演示ppt的、负责总结并挑错的。我们兵来将挡水来土掩，坚持自己的逻辑不被捎带着走，顺带着指出对方一些逻辑缺陷，六小时高强度唇枪舌战不知不觉就过去了。
庭审的焦点很多，我们庭后唯一不确定的只有一点，因为之前的确没有单独用外观设计结合公知常识无效掉发明专利的先例不知道合议组最后会如何认定。很幸运最后合议组还是以事实为依据法律为准绳做出了公证的评价，摘录如下。
外观设计专利的图片或照片通常能够在一定程度上反映出产品外观部结构等技术要素，若本领域技术人员根据外观设计专利的图片或者照片并结合其简要说明，能够直接地、毫无异议地确定其部件的名称、结构、位置关系以及功能和作用等技术要素以及它们组合所形成的技术方案，则应该认为该外观设计专利可以用于评价发明或实用新型的专利的创造性。
五、心得体会
通过本专利的检索及无效过程的处理，笔者觉得有以下一些简单体会可以和大家分享。
对于无效请求人的来说：
1.无效中检索是最大的王道，检索成功了案子就成功了80%。
2.当面对发明专利检索时，一定要不走寻常路。因为有过专业训练的审查员在寻常路上一定已经尝试过。
3.检索中要时刻注意调整检索思路，不要局限于固有思维方式。
4.检索中要注意积累知识，积累的越多，对案件的认识就越全面、客观。
5.几大专利局的检索都各有优缺点，检索过程中要注意参考使用但不要过分迷信。
6.外观设计专利公开的内容如果能够构成方技术案，则可以作为现有技术文件。
7.简单的结构类专利可以考虑去检索外观设计专利文件。
对于专利权人或代理人来说：
对于功能性限定的撰写方式，在从属权利要求及说明书中一定要有实现该功能的结构的描述，本专利中，增强构件是其核心发明点，如果权利要求中及说明书对于增强构件的参数有进一步的限定的话，由于外观设计专利只能看出定性的内容，无法得到定量的内容，因此，则无效决定的结果也未可知。