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来源 | 超凡知识产权
作者 | 李楠
《专利审查指南》（以下简称《指南》）将“功能性限定特征”的保护范围解释为：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”（请参见《指南》第二部分第二章3.2.1第八段，第145页）
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第四条规定了“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”
由上可知，对于权利要求中的“功能性限定特征”保护范围的解释，在《解释》中做出了与《指南》不同的规定。这种不一致的解释导致申请人/专利权人和公众的利益有可能受到一定损失。
我们可以比较得出，对于“功能性限定特征”的保护范围的解释，《指南》中的“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”明显大于《解释》中的“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式”所产生的保护范围。也就是说，《解释》中将“功能性限定特征”的保护范围缩小为说明书中公布的具体实施方式及与其等同的实施方式。
由于《指南》与《解释》中规定不同，由此导致了在专利申请审查阶段与专利维权阶段对以“功能性限定特征”限定权利要求的保护范围的不相一致的确定，给申请人/专利权人带来了一定的问题：在专利申请审查阶段，当申请人在无法用结构特征来限定技术特征，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当的情况下采用功能性限定特征时（请参见第二部分第二章3.2.1第七段，《指南》第145页），审查员依据《指南》的规定，将功能性限定技术特征理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，对此《指南》中提出了高标准的要求：除了说明书中记载的实施方式，所属技术领域的技术人员能够明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成。这样的严格要求导致“功能性限定特征”限定的权利要求极其不容易通过审查。将功能性限定技术特征理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，其中不仅包括说明书中记载的具体实施方式及与其等同的实施方式（与《解释》范围相同），而且还包括如下的实施方式：它们并非是说明书中记载实施方式的等同实施方式，但包含在功能性限定特征范围中。首先对于“以说明书为依据”要求更多数量的具体实施方式，其次，审查员会检索出更多的对比文件，使得这样的权利要求更难于获得授权。然而，当专利申请获得授权后，在侵权情况中，根据《解释》重新确定的专利保护范围却不包括那些并非是说明书中记载实施方式的等同实施方式，但包含在功能性限定特征范围中的实施方式。也就是说，专利权人在专利审查阶段必须满足非常高标准才获得的保护范围在面对侵权纠纷时被明显缩小地确定，而且，如果侵权人对授权专利中该“功能性限定特征”限定权利要求提出无效会更加容易实现。这就在一定程度上损害了申请人/专利权人的利益。
另一方面，对于社会公众来说，当公众看到授权专利中“功能性限定特征”限定权利要求时，由于其不仅包括说明书中记载的具体实施方式及与其等同的实施方式，还包括上述以外的能够实现所述功能的实施方式，对于公众来说，难于确定公众自身研发的哪些技术方案属于能够实现所述功能的实施方式，落入授权专利的保护范围内，会导致侵权的发生，因此在一定程度上限制了公众的创新热情，阻碍了技术进步，其实也是损害了公众的利益。而且，由于《指南》与《解释》中规定不同，公众难以确认授权专利的保护范围，容易造成侵权纠纷，造成社会资源的浪费。
基于上面的情况，使《指南》中关于功能性限定特征的保护范围的判定标准与《解释》相一致，使得对于“功能性限定特征”限定的权利要求在专利申请审查阶段与侵权判定阶段确定一致的专利保护范围，从而更好地激发申请人/发明人对发明创造申请专利保护的热情，推动社会科技进步。
对于现阶段，作为专利代理人，可以考虑在撰写功能性限定特征的权利要求时，要从申请人在专利审查及将来可能面对的侵权纠纷角度出发，在说明书中给出尽量多的具体实施方式，尽可能多地列举出其他替代方式，以便能够顺利通过专利申请审查阶段获得授权，并且使得在侵权纠纷中《解释》确定的保护范围与专利申请审查阶段中《指南》确定的保护范围相差更小，更有利于保护申请人/专利权人和社会公众利益，节约社会资源，促进发明创造和科技进步。
参考文献：
1.袁博：《功能性限定特征保护范围的边界》
2.党晓林：《功能性限定特征的审查与保护范围之探讨》