合肥知识产权律师网
作者：王国浩
来源：中国知识产权报
编者按：商标权利人主体资格消亡后商标的法律状态应当如何判定？商标侵权案件中，人民法院是否可以直接审查涉案商标的有效性？营业执照被吊销是否导致主体资格的消亡？一起商标侵权纠纷案中牵涉的众多问题引发业内人士的思考。
原标题：“仙都”酱板鸭不容他人“攀亲”，展开维权历时3年终审获胜——
商标侵权纠纷中如何审查权利商标的有效性？
凭借“香、辣、鲜、醇”的独特口味，湖南省醴陵市仙都酱鸭加工厂（下称仙都酱鸭厂）旗下的“仙都”酱板鸭赢得了众多食客的青睐。而随着“仙都”酱板鸭知名度的不断提升，其在湖南当地遭遇了被同行“搭便车”的困扰。为此，仙都酱鸭厂展开了一场长达3年的权利“保卫战”。
日前，根据湖南省长沙市中级人民法院作出的（2015）长中民五终字第08118号民事判决书，法院认定湖南仙都辣酱食品有限公司（下称仙都食品公司）在其生产销售的鸭制品包装上突出使用“仙都山水”字样，侵犯了仙都酱鸭厂享有的的“仙都”注册商标专用权，湖南家润多超市有限公司（下称家润多超市）在经营活动中突出使用“仙都”“仙都集团辣酱鸭脖”“仙都集团辣酱鸭爪”字样侵犯了仙都酱鸭厂享有的“仙都”“仙都及图”与“仙都辣酱食品”注册商标专用权。据此，法院终审判决维持了原判，即判令仙都食品公司与家润多超市停止商标侵权行为，同时判令仙都食品公司与家润多超市赔偿仙都酱鸭厂经济损失及合理开支15万元。
据了解，仙都酱鸭厂于2010年5月注册成立，系第1615300号“仙都及图”商标、第9181927号“仙都”商标与第9181965号“仙都辣酱食品”商标（下统称涉案商标）的权利人，目前上述商标均在专用权有效期限内。其中，第1615300号“仙都及图”商标由揭阳市榕城区仙桥仙都付食品厂（下称仙都付食品厂）注册，该厂经营者陈某于2009年11月声明自愿转让该商标给案外人陈某，并于2009年12月向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）申请转让后，再由陈某转让给仙都酱鸭厂。2008年4月，仙都付食品厂因未验照被当地工商行政管理局吊销。
2009年3月，仙都食品公司注册成立。2012年4月，宋某受让取得第3173632号“仙都山水及图”商标，后授权仙都食品公司使用。
2013年，因认为仙都食品公司在袋装鸭制品外包装袋上突出使用了“仙都山水”字样，家润多超市在经营活动中突出使用“仙都”“仙都集团辣酱鸭脖”“仙都集团辣酱鸭爪”字样，侵犯了其享有的涉案注册商标专用权，仙都酱鸭厂将两者诉至长沙市天心区人民法院，请求法院判令两被告停止侵权行为并赔偿其相应经济损失及合理支出。
经审理，长沙市天心区人民法院一审判决仙都食品公司与家润多超市停止商标侵权行为，同时判令仙都食品公司与家润多超市分别赔偿仙都酱鸭厂经济损失及合理开支10万元与5万元。
仙都食品公司与家润多超市不服一审判决，向长沙市中级人民法院提起上诉。
据悉，2015年11月，仙都酱鸭厂与家润多超市针对该案签订和解协议。
长沙市中级人民法院经审理认为，仙都付食品厂系个人经营的个体工商户，虽然被工商行政管理部门吊销执照，但其民事主体资格仍然存在，其根据我国商标法的相关规定将第1615300号“仙都及图”商标转让给陈某的行为有效，仙都酱鸭厂的第1615300号和第9181927号商标均处于有效状态。
该案中，仙都食品公司在其生产销售的鸭制品包装的醒目位置突出使用“仙都山水”字样，且使用了与仙都酱鸭厂的产品十分相似的外包装，使相关公众难以分辨商品来源，极易引起混淆，据此二审法院认定仙都食品公司侵犯了仙都酱鸭厂的涉案注册商标专用权。
同时，二审法院认为，仙都酱鸭厂提交的证据不能证明宋某与仙都食品公司在人员、财务等方面存在混同的情形，其主张宋某因与仙都食品公司存在人格混同而承担连带赔偿责任的理由不成立。
综上，法院终审判决维持了原审判决。 （王国浩）
行家点评
陈利亚 上海大邦律师事务所 律师：该案中，有以下几点值得关注：其一，商标侵权案件中，人民法院是否可以直接审查涉案商标的有效性；其二，营业执照被吊销是否导致主体资格的消亡；其三，商标权利人主体资格消亡后商标的法律状态的判定。
首先，商标无效应通过行政程序处理，商标侵权案件中，人民法院不应对涉案商标作出无效判决。
我国商标法主要是保护注册商标，偶尔旁及保护未注册商标，但主要是基于阻止他人抢注的角度。也就是说商标权固然系私权，但注册商标权的获得需通过行政程序，由商标局核准授权，与此相对应，注册商标权的无效宣告也需通过行政程序，由商标局或国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）宣告无效。当事人对商标局或商评委的决定不服可提起行政诉讼。在民事案件中，人民法院不适合对商标作出无效判决。该案中，被告辩称涉案商标的有效性不是该案审查的范围，原告主张涉案商标的权利是否有效应通过行政程序处理，此答辩有理有据。
其次，企业营业执照被吊销，并不导致企业民事主体资格的消亡。行政主管机关吊销企业的营业执照属于行政处罚行为，其取消的仅仅是企业的经营资格，并不必然直接产生永久消灭企业法律主体资格的法律后果，涉案第1615300号“仙都及图”商标作为仙都付食品厂的合法有效商标，仙都付食品厂对该商标权的转让仍可以独立承担相应的民事责任。
另外，商标的功能在于标识商品来源，商标权利人主体资格的消亡前，如没有对商标专用权作出处理，则随着商标权利主体资格的终止，商标权利人不再使用该商标，其区分商品来源的功能也随之消失，最终该商标进入公共领域。
贾宏 浙江六和律师事务所律师：该案存在较多争议焦点，如原告的商标权是否合法、稳定？被告使用“仙都山水”商标是否侵犯原告享有的“仙都”注册商标专用权？该案应否适用惩罚性赔偿方式计算赔偿数额？
对于该案中原告的商标权是否合法、稳定，原告仙都酱鸭厂的“仙都及图”商标于2009年从仙都付食品厂受让而来，而仙都付食品厂于2008年就已被吊销营业执照。被告仙都食品公司据此认为原告的商标受让行为无效，丧失了提起该案的法律基础。
但在该案中，仙都付食品厂系个人经营的个体工商户。根据我国民法通则规定，个体工商户是指以个人财产或者家庭财产作为经营资本，依法经核准登记，并在法定的范围内从事工商经营活动的个体经营者。由此可见，个体工商户实质是以“户”的形式存在的依法从事工商业经营的自然人或家庭。所以，仙都付食品厂虽被吊销营业执照，但其经营者仍然有权将以仙都付食品厂名义注册的商标转让给他人。因此，原告仙都酱鸭厂持有的“仙都及图”商标权利合法、稳定。
此外，我国现行商标法第二条规定，国务院工商行政管理部门设立商评委，负责处理商标争议事宜。因此，如果被告仙都食品公司认为原告的商标应予以无效宣告，应当向商评委提出商标无效宣告申请。
针对该案应否适用惩罚性赔偿方式计算赔偿数额，根据我国现行商标法第六十三条规定，对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在原告损失、被告获利、商标许可使用费的倍数基础上确定1倍以上3倍以下的赔偿数额。即只有在实际损失、侵权获利、商标许可使用费中的任意一项能够确定时，人民法院才能基于此适用惩罚性赔偿方式。
该案中，因原告损失、被告获利、商标许可使用费均无法确定，故无法按照恶意侵权的惩罚性赔偿方式计算赔偿数额，只能由人民法院酌定。该案虽然不能直接适用惩罚性赔偿，但可以充分考虑被告的重复侵权情节、侵权时间等因素来确定赔偿数额，以实现商标法制止和打击恶意侵权的立法目的。
该案对以个体工商户名义注册的商标权利归属的认定，以及在侵权案件中如何适用惩罚性赔偿的理解，具有一定的指导意义。同时也说明对自身损失、被告获利、商标许可使用费用等证据的收集，在侵权案件中的重要意义。