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作者：凌宗亮 陈璐旸
来源：中国知识产权报
编者按：司法实践中，由于各种原因，适用法定赔偿的情况比较普遍，这导致惩罚赔偿在实践中很难得到适用。对于这一问题，本文作者认为，法定赔偿制度在遵循填平原则的基础上，应兼具惩罚性功能，对于重复侵权等恶意侵权，在确定法定赔偿数额时，应将侵权人的恶意作为重要考量因素。
——评江苏红蚂蚁公司诉上海红蚂蚁公司商标侵权案
【案号】
（2014）杨民三（知）初字第319号
（2015）沪知民终字第4号
【裁判要旨】
我国商标法规定的惩罚性赔偿要求以权利人的损失、侵权获利或许可使用费作为计算基数，但由于实践中权利人的损失、侵权获利以及许可使用费均很难查清，绝大多数案件适用法定赔偿，这导致惩罚赔偿在实践中很难得到适用。为此，法定赔偿制度在遵循填平原则的基础上，应兼具惩罚性功能，对于重复侵权等恶意侵权，在确定法定赔偿数额时，应将侵权人的恶意作为重要考量因素，进而弥补惩罚性赔偿制度的适用困境。
【案情介绍】
原告江苏红蚂蚁公司系第3145605号，核定服务项目为第42类（室内装饰设计等）“紅螞蟻REDANT及图”商标专有权人。涉案商标被评为苏州市知名商标。
被告上海红蚂蚁公司成立于2003年，经营范围为室内外装潢等。上海红蚂蚁宝山分公司成立于2008年，经营范围为室内外装潢设计等。
2013年，上海市高级人民法院就江苏红蚂蚁公司起诉上海红蚂蚁公司侵犯商标权、不正当竞争纠纷作出判决，判令上海红蚂蚁公司立即停止侵犯江苏红蚂蚁公司涉案商标专用权的行为。在该份生效判决中认定的侵权行为包括上海红蚂蚁公司在经营活动中使用“红蚂蚁” “红蚂蚁装潢”等文字。
在江苏红蚂蚁公司向上海市杨浦区人民法院提起的诉讼中，其主张的侵权行为与之前的诉讼相比有如下区别：一是门头店招从红底白字变成了白底红字；二是玻璃门上的“红蚂蚁装潢”文字字体有变化；三是比之前的诉讼多出楼顶广告牌；四是宣传画册中使用“紅螞蟻裝潢設計”等。
江苏红蚂蚁公司诉称，上海红蚂蚁公司并未依照判决要求，立即停止侵犯江苏红蚂蚁公司的商标专用权，而是在其经营场所仍然突出使用“红蚂蚁”文字，侵犯了江苏红蚂蚁公司的商标专用权，主观恶意明显。故请求判令两被告停止侵权，赔偿经济损失10万元。
上海红蚂蚁宝山分公司和上海红蚂蚁公司共同辩称，“红蚂蚁”字号在江苏红蚂蚁公司商标注册前即登记使用，不会使相关公众产生混淆和误认，不构成对江苏红蚂蚁公司商标权的侵犯，故请求驳回江苏红蚂蚁公司的诉讼请求。
一审法院认为，上海红蚂蚁宝山分公司在该案被指控实施的侵权行为是新的侵权行为。鉴于上海红蚂蚁公司已经就相类似的行为被生效判决认定构成侵权的情况下，仍再次实施侵权行为，其主观故意明显，因此综合考虑上海红蚂蚁宝山分公司侵权行为的性质、情节等因素，判决上海红蚂蚁宝山分公司等8家公司停止侵权、赔偿原告经济损失共计15万元。
被告上海红蚂蚁宝山分公司不服原审判决，上诉至上海知识产权法院。二审法院经审理判决驳回上诉，维持原判。
【法官评析】
该案被告在生效判决判令其停止侵权的情况下，没有积极履行判决，仍然实施侵犯商标权行为，主观恶意明显，本应给予惩罚，但囿于惩罚性赔偿的适用条件，法院最终通过法定赔偿实现惩罚的功能。该案反映的惩罚性赔偿适用难的问题应引起司法实践的重视，也可以为正在修订的著作权法、专利法引入惩罚性赔偿制度提供有益启示。
一、侵权人系重复侵权应给予惩罚性赔偿
我国商标法第六十三条第一款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”因此，如果满足以下条件，权利人可以请求法院适用惩罚性赔偿。
第一，侵权人主观上存在恶意。侵权人的主观状态一般包括故意和过失，商标法并没有针对什么是恶意给出明确界定。有人认为，商标法规定的恶意应理解为主观上故意。第二种观点认为，商标法中规定的恶意侵权包括故意和重大过失。第三种观点认为，根据商标法的立法宗旨、立法体例及相关条款的文义，恶意应当理解为故意中过错程度特别严重的部分，是故意中的直接故意，间接故意不属于恶意。笔者同意第三种观点，即恶意是较严重的故意，恶意侵权者不仅主观上明知会侵犯他人商标权而希望侵权结果的发生，而且还具有较为恶劣的动机。司法实践中常见的“应当知道”“过失”等均不属于恶意。
第二，应当是情节严重的侵权行为。侵权行为不仅要求行为人主观上具有恶意，客观上还要造成情节严重的后果。对于“情节严重”的理解，可以考虑以下几种情形：一是侵权行为涉及食品、药品等涉及民生安全的商品，侵犯商标权的商品由于质量低劣，极有可能对人身健康、生命安全造成影响；二是侵权行为被行政处罚或法院判决后5年内再次实施侵权行为，重复侵权不要求侵犯的是相同的权利人或相同的商标，只要侵权人系重复侵权、多次侵权，即属于情节严重；三是侵犯的商标系为相关公众所熟知的驰名商标，假冒商品往往会给驰名商标造成严重的不良影响；四是侵权行为持续时间长、涉及地域范围广、生产规模大等。
该案中被告上海红蚂蚁公司在生效判决判令其停止侵权的前提下，仅对侵权标识进行了微小改动，仍然实施容易导致相关公众混淆误认的侵权行为，主观上存在明显恶意，且拒绝执行法院生效判决，属于重复侵权，应当给予惩罚性赔偿。
二、惩罚性赔偿制度的适用困境
根据商标法第六十三条第一款规定，适用惩罚性赔偿应当在“按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”，由于法定赔偿并非规定在该款项中，因此，上述方法确定的数额只包括权利人损失、侵权人获利以及许可使用费。但是，惩罚性赔偿计算基数中缺少法定赔偿，导致惩罚性赔偿在实践中很难得到适用，严重背离商标法引入该制度的初衷，也导致惩罚性赔偿的制度功效大打折扣。
一方面，在知识产权司法实践中，由于举证难等各方面原因，权利人往往很难举证证明其因侵权受到的损失，也无法证明侵权人的获利，而权利人提交的许可使用合同因为许可条件、许可范围等差异，也很难被法院采信，故很多案件均采取法定赔偿的方式确定侵权人应承担的损害赔偿数额。另一方面，在权利人没有相应证据证明损失的情况下，即使侵权人实施重复侵权、恶意侵权，惩罚性赔偿同样没有办法适用。
三、法定赔偿制度应兼具补偿和惩罚功能
围绕知识产权损害赔偿责任应坚持全面赔偿原则还是惩罚性赔偿，理论及司法实践一直存在争议，这也影响了法定赔偿在司法实践中的准确适用。
笔者认为，关于知识产权法定赔偿的定位，应从司法实践对法定赔偿的实际适用进行把握。首先，从法律规定看，知识产权损害赔偿数额有可能高于权利人实际受到的损失，并非完全遵循全面赔偿原则。无论是著作权法、商标法还是专利法，都规定确定损害赔偿的方法既可以按照权利人实际受到的损失，也可以按照侵权人因侵权而获得的利益。而侵权人因侵权所获利益有可能会高于权利人因被侵权而受到的损失，超出部分实际上是对侵权人的惩罚。其次，专利法及相关司法解释明确规定人民法院可以参照专利许可使用费的合理倍数确定损害赔偿数额；而且专利法规定法定赔偿的最低限额为1万元，这在某种轻微侵权行为中，体现了对侵权人的惩罚。再次，从具体案件的裁判看，在适用法定赔偿考虑的因素中一般都包括侵权人的主观过错程度，对于主观恶意较为明显，或者对于重复侵权、反复侵权行为，人民法院确定的法定赔偿数额往往较高。
因此，在司法实践中，法定赔偿制度体现出的实际样态应以补偿性为主，兼具惩罚性功能。在大多数案件中，在确定法定赔偿数额时，法官应以权利人受到的损失为依归，但有时也要考虑对侵权人的惩戒和制裁。法定赔偿制度应具有双重目的：一方面，当实际损失和侵权利润均不清晰时，通过法定赔偿的方式补偿权利人受到的损失；另一方面，当权利人的损害非常轻微和侵权人获利非常小时，法定赔偿具有增加赔偿额的功能，从而起到吓阻侵权人的作用，而当侵权人恶意侵犯著作权时，法定赔偿即具有惩罚性，用以抚慰受害人、惩诫侵权人。此时，即使权利人没有经济损失，考虑到侵权人的主观恶意，法院也可以通过法定赔偿的方式对侵权人予以惩罚。
正是考虑到法定赔偿具有惩戒功能，该案在没有证据证明权利人因侵权受到损失的情况下，通过适用法定赔偿对侵权人重复侵权的行为予以惩戒，能够促使侵权人及时端正自己的经营行为，厘清企业名称（字号）的合理使用范围和他人商标权之间的界限，保护商标权人的正当利益，并通过惩戒恶意侵权、屡教不改的行为，对其他存有侥幸心理、潜在的侵权人起到一定威慑作用。（上海知识产权法院 凌宗亮 陈璐旸）