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作者 | 陈军 安徽中天恒律师事务所律师 专利代理人
2016年6月24日，国家知识产权发布了《2016年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》，文中再次提出探索建立专利律师制度，推动在知识产权管理部门普遍设立公职律师，开展专利代理人担任律师事务所特别合伙人试点工作。在加强知识产权司法保护的呼声一浪高过一浪的背景下，专利律师如何在其中发挥重要作用，越发成为每位专利律师应该思考的问题。本文无意探讨如何建设专利律师制度，只想结合自身执业经历，和大家聊聊专利检索在专利律师执业过程中的重要性，以此更好的维护当事人的合法权益。
文章开始，想和大家聊一起专利侵权诉讼。原被告均是国内同一地区的模具生产厂家，前几年，原告在政府鼓励之下，将本地区某项现有技术申请实用新型专利，并意外得到授权。授权后，其第一时间将被告起诉至法院，要求其停止侵权并赔偿损失。被告收到诉状后第一时间，委托律师积极应诉，于开庭时邀请了同地区、同行业的其他模具经营者作为证人，以证实在专利申请日前，涉案专利已被公开，同时提交了一份远赴千里从被告客户处所取得申请日前被诉侵权产品的销售证据材料，但前述证据，后均应证据的真实性问题未被法院采纳，结果一审被判定侵权。案件进入二审后，笔者接受委托，第一时间进行了专利性检索，并检索出一份专利申请日前的对比文件，基于该份证据作现有技术抗辩，二审法院后支持我方抗辩意见，二审改判驳回原告全部诉请。
通过前述案例，可以看出，因一审代理律师未能进行有效专利检索，导致被告花费了大量的人力、物力，结果却未能如愿。由此可以看出，一份有效的专利检索是何等的重要。
对于专利诉讼律师来说，通常要求专利律师具有较强的专利法律状态检索及专利性检索能力。
专利法律状态检索是指对一项专利或专利申请当前所处的状态进行的检索，其目的是了解专利申请是否能够授权，授权专利是否有效，专利权人是否变更，以及与专利法律状态相关的信息。
专利诉讼案件中，于被告而言，当遇有专利纠纷时，必须检索原告是否为涉案专利专利权人，若为专利被许可人是否有权单独提起诉讼等。实务中，笔者曾遇到某专利共有权人之一，未经全体权利人协商一致，一方单独提起诉讼，根据现行法律规定，这是不允许的。此外，涉案专利在诉讼前，国知局是否给出过专利权评价（或检索）报告，考虑到部分专利检索报告无法通过有效查询，诉讼中，专利权人若无正当理由，不向法院提交专利权评价报告，法院可以作出不利于原告的事实推定，这也包括程序上，一旦被告因无效宣告申请请求法院诉讼中止，法院多半也会同意。还比如，通过专利检索，被告律师若能够检索出涉案专利已被专利复审委员会宣告专利无效的决定，根据现行法律规定，即便该决定未生效，法院也可径行作出驳回原告诉请的判决。
专利性检索属于技术主题检索，通过对发明创造的技术主题进行对比文献的查找来判断一项发明创造是不是具备新颖性、创造性。根据检索要达到的目的可分为新颖性检索和创造性检索。有关新颖性检索，可以直接检索出有效对比文件作为专利侵权诉讼中的现有技术抗辩。当然，如果能够检索出抵触申请对比文件，根据当前司法政策及最高院相关判例，法院也会参考适用现有技术进行抗辩。
在这里笔者想花更多笔墨的是专利创造性检索。鉴于我国专利授权与保护分治的现状，诉讼过程中，若被告认为涉案专利因不具有创造性而提出无效宣告请求的，其只能向专利复审委员会提出。在此过程中，有效检索出破坏专利创造性的对比文件是重中之重。而检索过程中，需要专利律师使用诸多检索要素，而对涉案专利文件的理解程度直接影响到检索要素的选择与表达，技术主题如何进行有效国际专利分类给出IPC分类号，究竟是使用关键词检索，还是分类号检索，关键词检索与分类号检索的逻辑表达式如何构建，关键词检索应该使用数据库的哪一检索入口，均考验着专利律师对于涉案专利的理解。如果能检索到有效破坏专利性的对比文件，对于专利侵权诉讼而言，则可以起到釜底抽薪之奇效。
以上内容为笔者从事专利诉讼多年的点执业浅见。当然，有些专利律师会说，专利检索的工作我们可以委外交由他人处理，但笔者想说的是，委外检索首先会加大当事人的维权成本，此外，专利检索过程也是律师对涉案专利理解的过程，理解越深对诸如等同侵权侵权判定等也有相当大的帮助。当然，对于原告而言，向法院提起诉讼前，若能够委托专利律师对涉案专利进行有效性检索，则后期不会因程序启动，涉案专利被无效，而功亏一篑。
最后笔者想说的是，专利检索是专利律师的基本功之体现，也为代理专利诉讼的核心本领，作为一名合格的专利律师不得不时常修炼。