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作者：商标评审委臧宝清
来源：知产库
编者按：
今年4月，北京市高级人民法院发布了2015年北京市法院审判的知识产权司法保护十大典型案例，其中在“清样”商标异议复审案中明确了可以在异议复审程序中参照适用2001年《商标法》第四十一条第一款的规定。此后，”FACEBOOK”商标异议复审案、“维多利亚的秘密”商标异议复审案等判决相继发布，表明现阶段司法机关在新《商标法》第四十四条第一款（注：新44.1条款对应旧41.1条款）适用程序、适用要件等在实务中发生了相当大的变化，作者加以总结评析。本文由中国工商报刊登，授权知产库推送电子文档版。
一、从“诚实信用”到“公序良俗”的深化
可以撤销以欺骗或者其他不正当手段取得注册的商标的规定，首次出现在1993年《商标法》第二十七条第一款中，2001年《商标法》第四十一条第一款沿袭了这一规定。由于2001年《商标法》施行之前，国家工商总局商评委对评审案件享有终局裁决权，关于这一法条的理解及适用基本没有争议。2001年《商标法》施行后，随着商标确权规则的变化及实务部门对相关法条逻辑关系、含义的理解不断深化，对“其他不正当手段”含义的理解经历了一个认识上不断深化的过程。
（一）2001年至2008年
与1993年《商标法》配套的《商标法实施细则》第二十五条对《商标法》第二十七条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为作出了解释，包括：（1）虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的；（2）违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；（3）未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的；（4）侵犯他人合法的在先权利进行注册的；（5）以其他不正当手段取得注册的。显然，（2）至（5）是对“其他不正当手段”的解释，其中（2）（3）（4）是具体情形，（5）是兜底规定。从具体规定看，“其他不正当手段”涵盖了几种明显有违诚实信用原则的情形，作为兜底规定的（5）在性质上大抵与（2）（3）（4）项相同。
2001年《商标法》修改时，将《商标法实施细则》第二十五条的（2）（3）（4）的规定上升为法的第十三条、第十五条、第三十一条，留存于第四十一条第一款中的“其他不正当手段”延续了此前的理解。因此，2005年商标局和商评委制定《商标审查及审理标准》时明确，以“其他不正当手段”取得注册是指基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。此种情形是指在《商标法》第十三条、第十五条、第三十一条等条款规定的情形之外，确有充分证据证明系争商标注册人明知或者应知该商标为他人在先使用而申请注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了他人的合法权益和公平竞争的市场秩序，系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。
由以上立法渊源和审理标准可以看出，商评委将“其他不正当手段”理解为违反诚实信用原则的兜底条款，对于明显违背诚实信用原则损害特定主体民事权益，但无法通过《商标法》第十三条、第十五条、第三十一条予以制止的，通过第四十一条第一款予以规制。在评审实务中，商评委适用这一条款制止了不少违反诚实信用原则注册的行为，如蜡笔小新商标案、无印良品商标案等。
（二）2008年至2014年
《商标法》2001年第二次修改后，允许自然人申请注册商标，由此产生了一批“职业注标人”，随之出现了不正当注册商标的另一种典型形式，即非以使用为目的，大量注册商标甚至以此牟取不当利益的情形。这种情形获得初步审定或者核准注册的商标，在2010年以后开始出现在异议和争议程序中，商标局和商评委一般依据第十条第一款第（八）项的规定予以规制。
同一时期，对“其他不正当手段”的理解也发生了变化。最高人民法院在（2006）行监字第118-1号驳回再审申请通知书中认为，《商标法》第四十一条第一款涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨碍商标注册管理秩序的行为。在涉及在先权利的注册商标争议中，应当适用同条第二款、第三款的规定。自此，人民法院改变了以往支持商评委将第四十一条第一款作为相对理由适用的观点，在多起案件中以适用法律错误判决商评委败诉。
在以上双重因素存在的背景下，2010年最高人民法院发布了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，该《意见》对于《商标法》相关确权条款进行了重新定位和阐释。关于《商标法》第十条第一款第（八）项，明确应当考虑“标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响”，而对于第四十一条第一款的“其他不正当手段”，则“考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段”。该两条都明确将损害特定民事权益的情形排除出适用范围，从而确立了这两个法条重在维护“公序良俗”的地位，前者重点考察标志本身，后者则关注注册行为的正当与否。
从《意见》确立的标准考量，大量注册行为所涉标志本身往往不属于具有不良影响的情况，而更符合第四十一条第一款“其他不正当手段”的范畴。但由于《意见》真正落实到司法机关和行政机关确权实务中需要一个过程，因此，在一段时间内，对于大量抢注行为，在法律适用上，出现了《商标法》第十条第一款第（八）项和第四十一条第一款均有适用的状况。如在乔治威斯汀豪斯GEORGE WESTINGHOUSE、劳斯.莱斯ROUSI REISI及图、花花公子PARTYBOY及图等商标异议复审案件中，商评委均是考虑到被异议人有大量复制、抄袭及摹仿他人高知名度商标的行为，适用《商标法》第十条第一款第（八）项不予核准被异议商标注册并被法院判决维持。而在A.O.SMITH史密斯、VILLEROY&BOCH唯宝五金、路易十三、海飞丝等商标异议复审案件中，商评委适用第十条第一款第（八）项不予核准被异议商标注册，相关裁定均被法院以涉案标志不具有不良影响为由撤销。
（三）2014年以后
恶意注册商标行为严重扰乱市场秩序，受到社会公众高度关注。在《商标法》第三次修改过程中，商标确权行政主管部门曾提出一系列法条设计意图，希望加大制止恶意注册力度。例如，在《商标法》修改建议稿中曾设想加入“申请注册的商标是抄袭他人在不相同或者不相类似商品上有较强显著性且具有一定影响的注册商标，容易误导公众的，不予注册”的规定，这条规定对于制止在非类似商品或服务上大量注册与他人较高知名度商标相同或近似的商标的情形，是非常有针对性的。但由于各种原因，最后仅有部分修改建议得到采纳。新法施行后，随着知识产权保护力度进一步加大和诚实信用原则的践行，商标确权实务中制止恶意注册的需求仍在继续扩大。在此背景下，适应最高人民法院厘清法条之间界线的司法政策，新《商标法》第四十四条第一款作为制止此种类型的恶意注册的地位得到了加强。经过一段时间的磨合，目前评审机关和三级法院已经就此形成共识。
二、从争议（无效宣告）程序到异议复审（不予注册）程序的扩张
从在《商标法》中所处位置及法条用语来看，该法条应仅适用于对已注册商标在争议（无效宣告）程序中予以撤销或宣告无效。但仅从字面含义理解和适用该法条，与确权实践的需要相矛盾，并可能产生明显不合理的结果。因此，在2001年《商标法》第二次修改以后，商评委就在事实上将第四十一条第一款类推适用于异议复审程序，该做法亦得到了人民法院支持。如在第1063044号the gap及图商标异议复审案中，商评委认定被异议人的行为违反了诚实信用原则，被异议商标属于以其他不正当手段申请注册的情形。该案一审判决维持了评审裁定，在第四十一条的适用问题上亦支持了商评委的观点：从《商标法》第四十一条的立法本意看，其宗旨在于本着诚实信用原则，制止恶意申请注册商标的行为，维护良好的市场秩序。这一宗旨应当贯穿于商标审查、核准程序，异议程序和争议程序的始终。
如果商标局或商评委在商标申请注册阶段即发现该商标申请人系企图以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册，可以适用该条款不予核准该商标获得注册，而不必待该商标申请被核准注册后再适用该条款撤销不当注册商标。
此后，在相当长一段时间内，对该条款可以适用于异议复审程序，商评委与人民法院意见是一致的。但是，2013年，在关于第4001295号banny OFFICE DEPOT商标异议复审的二审判决中，北京市高院认为第四十一条第一款的适用范围是“已经注册的商标”，将其适用于异议复审程序系扩大法律适用，与行政职权法定原则相冲突。于是，对于商评委在异议复审程序中适用第四十一条第一款的做法，不少判决不予支持，导致评审机关与人民法院、人民法院不同的合议庭之间在法律适用问题上出现了不统一的情况。
2015年，在以清样商标、关汉卿商标异议复审案为代表的一批案件中，北京市高院的态度发生了转变，明确了可以在异议复审程序中“参照适用”新《商标法》第四十四条第一款的意见，并在2016年以典型案例的方式对外发布。至此，关于该法条适用程序的争论暂时告一段落。
三、以目的解释的方法对“其他不正当手段”加以界定
从前文所述可见，商评委以历史解释的方法对2001年《商标法》第四十一条实体内容的理解最终为最高人民法院以逻辑解释的方法所替代，适用程序也经历了扩张解释—文义解释—扩张解释的发展过程。因此，对法条含义的确定是由法律解释的方法决定的，最终反映了商标确权实践的具体需求。如何界定“其他不正当手段”的内涵和外延，亦应结合本法条的目的，兼顾与其他法条以及本法条中“欺骗”的关系，以适应商标授权确权实践的具体需求。
从广义上讲，意图以注册商标谋取不正当利益显然也是一种违反诚实信用原则的行为，但由于本法条“公序良俗”条款的定位，还应该区别具体情况，对于既违反诚实信用原则又扰乱商标注册秩序的行为，适用新《商标法》第四十四条第一款。但对于仅损害特定民事权益的行为即仅违反诚实信用原则的行为，则不应适用本条款，而应当结合案件事实，运用《商标法》有关诚信的具体条款审理。
从法条用语上讲，本条的不正当手段与欺骗手段并列，“不正当”应为“手段”的修饰语，但事实上很难以具体列举取得商标注册时除了欺骗手段以外还有哪些“不正当手段”，此处的“不正当”更多是指行为的目的和后果。按照确权部门在实务中较有共识的理解，不正当手段是指“扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益”的情形，一般认为是指非以使用为目的的大量或者多次注册商标的行为。这种不正当性无论是作为手段，还是作为意图，一般都是可以通过行为人的客观行为表现判断的，个案中应该综合考虑注册商标的数量、性质，注册人有无真实使用的意图和可能性，注册人注册商标后的其他行为等因素具体判定。
（一）注册商标的数量
这是认定不正当手段最基本的考量因素，但目前没有也不宜划定一个量化的标准。认定“较大数量”时有几点应注意：
一是排除出于正当需要或防御目的进行的注册。对于市场主体出于自身经营或维护自身权益需要的注册，即使数量较大，也不应认定为不当注册。
二是避免孤立看待案件事实。在实务中，单就个案事实衡量，所涉不当注册行为均是以有违诚实信用原则的形式表现出来，即仅损害了提出主张的特定主体的权益，此种情形明显难以认定构成扰乱商标注册秩序的行为。因此，对是否属于以“其他不正当手段”取得注册，实际上是在考虑其他案件事实或者其他商标注册情况（有的情况下其他商标并未被提出异议或无效宣告申请）的基础上，综合认定的结果。当事人在主张和举证时也应当尽量列明系争商标注册人注册商标的情况以证明其不当性。
三是考察行为主体之间的关联性。对于注册商标数量的考察，不限于系争商标申请人本人申请注册的商标，也包括与系争商标申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或其他特定联系的自然人、法人或其他组织。
（二）注册商标标志的来源
就所涉商标而言，与他人具有较强显著性的商标，与地名、景点、建筑物等公共资源名称，与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、域名、姓名等构成相同或者近似。上述注册行为或意图损害他人合法权益，混淆商品或服务来源，或意图不当占用公共资源，均难谓正当。
具体行为方式上既可能表现为申请注册上述所有或者部分类型的标志，也可能表现为集中申请一种类型的标志，甚至在部分案件中表现为围绕他人某一具有高知名度的商标在多个商品或服务类别上进行注册。
（三）商标注册人注册商标后的行为
系争商标注册后，系争商标注册人出于谋取不正当利益的目的，进行兜售或者胁迫他人与其进行贸易合作，或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等。上述行为，显然不是以发挥商标功能的使用为目的，而是将商标本身作为谋利的工具，印证了该注册行为的不正当性。
四、实务中有关该条款法律适用的几个具体程序问题
（一）关于贯穿于审查、异议、争议全过程的问题
按照北京市高院在清样商标案中的表述，2001年《商标法》第四十一条第一款的立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终，商标局、商评委及法院在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中，若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的，可以参照前述规定，制止不正当的商标申请注册行为。
司法机关将该法条定位为商标拒绝注册的绝对事由，按照商标审查的一般规则，在审查程序中，主管机关发现申请商标存在法律规定禁止使用或注册的情形的，应该依职权驳回商标注册申请。但由于此类大量注册行为在单个商标的审查程序中难以被发现，因此，在审查程序中驳回该类商标注册申请存在操作上的困难。当然，如果主管机关有效建立起“黑名单”制度，则在审查程序中依新《商标法》第四十四条第一款驳回此种不当申请注册的商标，也是具有可行性的。
（二）关于在异议程序中适用的问题
作为商标异议程序的入口，商标局对异议理由的审查和接受是新《商标法》第四十四条第一款得以进入后续程序的前提。但是，关于异议理由的新《商标法》第三十三条规定，对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。新《商标法实施条例》第二十六条规定，商标异议申请有下列情形的，商标局不予受理，书面通知申请人并说明理由：……（二）申请人主体资格、异议理由不符合商标法第三十三条规定的。
因此，从新《商标法》及其《实施条例》的规定来看，对异议理由确实采取了明确列举的方式，而第四十四条第一款确实不在其中。这就造成了实务中第四十四条第一款在异议复审及诉讼程序中被作为实体依据适用，但在异议程序中难以作为有效的异议理由被接纳的困境。
（三）关于如何实现程序有效衔接的问题
在实务中，商标局虽然不接受将新《商标法》第四十四条第一款作为异议理由，但对于非以使用为目的大量抢注商标的行为亦予以规制，方法是适用《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。
在不予注册复审案件中，被异议商标如果存在新《商标法》第四十四条第一款情形，被依据第十条第一款第（八）项的理由接纳进来，会依据新《商标法》第四十四条第一款不予核准注册。
如果被异议人不服申请复审，由于在复审程序中商评委不适用《商标法》第十条第一款第（八）项作为此种情形的规制依据，那么如何实现法律条款的转换从而使得这种不正当注册行为得到有效规制呢？具体途径有两条：
一是商评委根据原异议人请求的具体内容和所提交的证据，认定被异议人行为构成不正当大量抢注从而直接适用新《商标法》第四十四条第一款不予核准被异议商标注册。由于商标局决定理由适用的是《商标法》第十条第一款第（八）项，被异议人申请复审也是直接针对该条款，如果商评委直接转换法律依据，后续诉讼中可能存在一定的风险。
第二种途径是原异议人积极参加复审程序，并在陈述意见时积极主张新《商标法》第四十四条第一款，那么根据新《商标法实施条例》第五十三条第二款“原异议人的意见对案件审理结果有实质影响的，可以作为评审的依据”的规定，商评委可以依据新《商标法》第四十四条第一款的规定不予核准被异议商标注册。
相比之下，第二种途径显然法律依据更充分，法律风险较小。对于案件当事人来说，充分了解并积极适应目前商标确权部门在法律适用方面的具体要求，对于提高维权成功率显然是至关重要的。
相关链接
◎”清样”商标异议复审行政纠纷案
商评委认定：金泰公司的大量商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人较高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册秩序，损害公平竞争的市场秩序，已构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形，应不予核准注册，据此裁定，被异议商标不予核准注册。
一审法院认为，2001年《商标法》第四十一条第一款的规定适用于注册商标撤销程序，不适用于商标异议程序，商评委适用法律错误，据此判决撤销商评委作出的被诉裁定。
二审法院认为，2001年《商标法》第四十一条第一款规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册秩序，营造良好的商标市场环境，该项规定的立法精神应当贯穿于商标授权及撤销程序的始终，故商标异议程序中可以参照前述规定。商评委应当参照而不是直接适用前述规定，其法律适用方法确有不妥，但其裁定结论正确，并无撤销必要。二审法院判决：撤销原审判决，驳回金泰公司的一审诉讼请求。
【点评】
二审法院对前述两种观点均未采纳，而是从法律解释的角度，认为《商标法》在商标授权程序中未规定与前述条款类似的条款，属于法律漏洞，执法机关在个案中应当填补该漏洞，填补的方法是参照适用（或称类推适用）2001年《商标法》第四十一条第一款的规定。二审法院在本案中阐明的法律适用方法，对于指导类似案件具有重要意义。
◎第116793741号”灵隐”商标无效宣告案
商评委经审理认为，灵隐寺是浙江省杭州市一座历史悠久的佛教寺院，在佛教界享有较高知名度，普通公众一般易将“灵隐”视为该寺庙的简称。“灵隐”一词含义独特，具有较强的独创性，被申请人将“灵隐”二字作为商标进行注册和商业使用，容易使普通消费者误认为争议商标标示服务与申请人之间存有某种特定联系，有损灵隐寺的对外形象、声誉，伤害宗教感情。
且除争议商标外，被申请人还在第6、16、25、30、35、42类等多个类别的商品或服务上申请注册了苏堤春晓、南屏晚钟、雷峰夕照、断桥残雪、六巡江南、月上柳梢头、人约黄昏后、姚启圣等上千件商标，多涉及景点名称、古诗古词等，考虑到灵隐寺的知名度以及被申请人对其申请注册大量商标的情况并无合理解释，据此，可以认定被申请人的注册行为违反了诚实信用原则，不仅会导致相关消费者对商品或服务来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，被申请人申请注册争议商标的行为已构成2001年《商标法》第四十一条第一款规定的情形。争议商标依法应予以无效宣告。
【点评】
新《商标法》第四十四条第一款中的“其他不正当手段”是指属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。目前，商标评审实践和司法实践均认为，不以使用为目的，大量或多次抢注商标的行为应认定为扰乱商标注册秩序的行为，应适用新《商标法》第四十四条第一款来进行规制，此种做法对打击恶意抢注行为具有重要意义。