专利审查文档在发明专利侵权纠纷中的使用

　　作 者 | 毛加俊 曾 博 江苏张林芳律师事务所

　　案情介绍

　　上海某医疗器械有限公司（下称原告）诉常州某公司（下称被告）发明专利侵权纠纷一案，原告在本案中要求保护的利权范围，其技术特征包括：一种医用扩张器，其扩张固定结构由单侧位置设置的钩和扣组成；扣体上设有供钩滑行的斜面；钩和扣中应有一件具有弹性。被告将其产品与原告专利技术特征进行比对，发现二者并不完全相同，区别特征在于：被告产品上的钩和扣设置在扩张固定结构的中间位置，而不是单侧位置。

　　因双方各持己见，被告遂调取了原告申请专利过程中的审查文档。文档内容显示，原告申请专利过程中，在回答专利局的审查意见中陈述，其发明点同对比文献的区别点及积极效果是：扩张固定机构是单侧设置的，动作准确，克服了两侧设置的扩张固定结构动作不同步的缺点。专利局认可了原告对其申请文件作出的修改和称述，并授予其发明专利。

　　结合专利审查文档记载的原告对其技术发明点的陈述意见，被告进一步阐述了其产品技术特征与原告专利技术特征的区别，即两者在组成扩张固定结构的钩和扣的位置设置上是有明显区别的，被告产品不构成专利侵权。法院采纳了被告的不侵权抗辩意见，并以原告撤诉结案。

　　本案中，被告胜诉的关键在于，在双方对涉案专利权利保护范围的解释存在分歧时，被告以原告专利审查文档为依据，限定了原告专利的权利保护范围，即技术特征。在此基础上，被告找出其产品与原告专利技术特征的不同之处，避开了原告的侵权指控。

　　司法实践中，对专利侵权案件，当事人及法院往往将关注重点集中在专利证书记载的权利要求书、权利说明书、实施例及附图等外部文件上，对专利权人在专利申请、专利无效宣告等程序中所作出的有关其权利要求的陈述和修改，即专利审查档案，往往会忽视掉；有的被控侵权方，甚至不知道专利审查档案对专利侵权纠纷案件的价值和作用，导致本方处于被动，甚至不侵权也可能变成侵权。

　　本文以发明专利为例，对专利审查文档在专利侵权纠纷案件审理的价值和实际应用等相关问题，作一简单介绍。

　　一、专利审查文档的范围

　　最高院最近公布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下称《若干问题解释》（二））第六条规定“专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等”。本文认为，该规定仅属于狭义上的理解。

　　根据《专利法》以及《专利行政执法办法》等的规定，在专利侵权行政投诉以及相关的诉讼程序中，专利权人对其专利所作的意见陈述，同样会影响对专利权利保护范围的确认。因此，这些程序所中形成的文档材料，也应属于专利审查文档的组成部分。

　　本文认为，专利审查文档应当从广义上进行理解，即包括专利授权、确权、侵权争议处理过程中所形成的，由国家知识产权局、各地知识产权局以及人民法院（包括北京市知识产权法院、北京市高级人民法院以及最高人民法院以及其他各级法院）存档保管的信息资料，具体包括：

　　1、专利申请审查文档。

　　（1）申请人提交的专利申请文件及其他相关文件；

　　（2）在专利局对专利申请文件进行审查过程中，申请人应审查员要求作出的各种答复意见或陈述；

　　（3）申请人提出专利申请后办理各种手续时提交的文件及证明材料。

　　（4）在专利申请审查程序中，任何人依法对专利申请（或专利）提交的各种文件以及专利局、人民法院等对这些文件的审理意见。

　　2、专利无效宣告审查文档。

　　（1）宣告专利无效请求书、证据材料；

　　（2）权利人答辩状、证据材料；

　　（3）权利人陈述、修改内容；

　　（4）口头审理笔录等。

　　3、因专利无效宣告所引发的行政诉讼卷宗材料。

　　当事人不服专利无效审查决定后，依法可以向人民法院提起行政诉讼，在行政诉讼程序中，所形成的卷宗材料。

　　4、其他文档。

　　专利权人在专利行政投诉口审、专利侵权诉讼等阶段对于专利权利要求的解释和陈述，理论上也属于专利文档的组成部分。

　　二、在专利侵权纠纷中使用专利审查文档的必要性和意义

　　《专利法》第五十九条规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”该法条确立了专利权利保护范围的基本原则，即权利要求书加说明书和附图，以权利要求书为主，说明书和附图为辅。为在司法实践中进一步贯彻实施此基本原则，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称《若干问题解释》）中，又列举增加了使用说明书及附图、专利审查文档、工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解等必要手段，在必要时对专利权利的保护范围进行解释和限定。若干问题解释》（二）则进一步对专利审查文档范围进行了明确。最高院的司法解释将专利审查文档作为确定专利权利范围的规制依据之一，有其现实意义。主要原因如下：

　　1、权利人专利申请文件书写质量不高，影响专利权利保护范围。

　　由于专利申请工作的专业性较强，多数申请人通过专利代理机构进行专利申请，现实操作中，有的专利代理人不分自身专业背景，对各个领域的专利申请均代理办理，包括撰写专利申请文件。对自己不熟悉的技术领域，或技术原理、结构构造较为复杂的发明创造，代理人因自身能力所限，相关专利申请文件的书写质量不高，存在比较明显的瑕疵或者缺陷。事实上，由于我国对专利申请较为宽松的审查方式，现实中有相当部分被授予专利权的发明创造，其专利文书的写作均存在瑕疵，包括语法错误、创新技术（发明创造点）表述不清或不准确、现有技术特征与区别技术特征界限模糊、必要技术特征与非必要技术特征区分不当，等等。由于专利文件的书写水平所限，有的专利，并不能起到或充分起到保护申请人发明创造新成果的应有作用。

　　另外，有的专利申请人申请专利的目的并不正当，申请专利只是为争取和享受国家优惠的知识产权奖励政策，甚至以此作为谋利手段。在此目的下，其所谓的发明创造在新颖性、创造性、实用性方面可能存在先天不足，经不起认真和严格推敲。

　　2、权利人为获得专利授权或为维护专利有效，在专利审查过程中放弃某些权利要求，导致专利权利范围被限缩。

　　目前国内发明专利审查程序大致包括初步审查、实质审查与复审、无效审查三个阶段。申请人在向国家知识产权局提交专利申请文件后，专利审查员在审查过程中，可能要求申请人就某些权利要求进行陈述或者修改。申请人为了获得专利授权，往往通过采用对权利要求进行限缩的方式进行陈述或者修改，并被记录在专利审查文档中。这些经过修改后的权利要求，其权利范围往往与申请人最初申请时的发明点并不完全相符。与此相似的情况，在专利无效宣告程序和相关行政诉讼程序中同样会发生。

　　3、禁止反悔原则与捐献原则的需要。

　　禁止反悔是专利侵权纠纷司法实践中的一项重要原则，即专利申请人、专利权人在专利申请、无效宣告审查程序中，为满足有关授予专利的实质条件，或为维护其专利的有效性，通过书面声明、口述记录在案等方式，对专利权利要求作出具有限缩作用的修改或陈述，并且对于这些修改或陈述，专利权人在专利侵权纠纷中不得反悔。最高人民法院《若干问题解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。

　　捐献原则是专利侵权纠纷司法实践中又一项重要原则，即专利权人仅在专利说明书或者附图中公开而在专利申请过程中没有将其纳入权利要求中，则该等未纳入权利要求的技术方案被视为捐献给了公众，当专利申请被授权后，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。《若干问题解释》第五条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。根据该司法解释精神，我们可以作进一步理解，即对于专利申请人或专利权人自愿向公众捐献的技术内容不应仅限于说明书或者附图，还应包括其在专利审查文档中陈述而在权利要求中未记载的技术方案。

　　基于以上方面的原因，当一项发明专利的权利保护范围如何确定发生争议时，通过查阅相关专利审查文档，可以进一步明确专利权人在专利申请过程中，以及专利无效宣告程序中，其要求保护和真正应当受到保护的权利范围或者说技术方案是什么，不应当受到保护或者不应当予以考虑的技术特征有哪些，据此，案件审理机构可以相对容易地判定被控侵权产品或方法，是否构成专利侵权。

　　三、专利审查文档在专利侵权纠纷中的使用方式

　　1、确定专利权利保护范围。

　　1.1 专利发明点的确定。

　　专利发明点，即专利本身应当具备的新颖性、创造性和实用性，以示其对社会实质性进步的贡献。除专利申请人在权利说明书中介绍的技术背景和实施例外，在专利申请过程中，申请人应审查员的要求作出的各种答复、修改和补充提交的材料通常都比申请文件中的权利要求说明更为详细和具体，而这从另一个方面讲即是对专利技术范围本身的一种限制和固定，其在明确了专利发明点的同时也限制了申请人请求保护的权利范围。

　　1.2 权利要求技术特征的确定。

　　与专利审查制度不同，在专利侵权诉讼中，人民法院对于专利权利要求本身的技术特征的理解和确定，往往局限于权利要求书、说明书及附图所披露的内容，而不是从专利授权的角度去考量专利权利要求本身在技术上的合理内涵和外延。但是，在专利审查文档中，专利权人往往对其专利权利要求及相关技术特征有更为具体的称述，或者是修改，而这些内容在专利证书中往往并不体现，但对确定专利权利保护范围却意义重大。司法实践中，以专利审查文档作为确定权利保护范围的依据，并不涉及对专利有效与否的评价，也不改变专利授权的既定范围。因此，通过专利审查文档，可以准确确定专利的发明点；通过确定发明点，可以准确确定专利的技术特征，并进而明确专利权利的保护范围。

　　2、适用禁止反悔原则和捐献原则。

　　前文中已经论述了禁止反悔原则与捐献原则对专利权人在主张权利时的限制作用。通过查阅专利审查文档，被控侵权方或其他利害关系方，可以更具体地了解相关专利的权利要求的内涵和外延，进而更为有效地行使有关抗辩权利，也有利于纠纷审理机构查明案件事实，公正裁决。

　　四、在发明专利侵权纠纷中使用专利审查文档的注意事项

　　1、如何取得专利审查文档。

　　专利审查文档作为国家信息档案资料，相关当事人或者社会公众，可以有条件地向有关部门申请查阅和复制，根据专利所处的不同阶段，分以下情形处理：

　　（1）对公布前的发明专利申请，只有申请人及其专利代理人有权申请查询和复制专利审查文档。

　　（2）对于公布后的发明专利，任何人均可申请查询和复制专利审查文档。值得注意的是，国家知识产权局专利检索与服务系统改版后，对于审查过程中的文件信息会有一定的公示，可以根据公示的信息，确定要调取的档案内容。

　　（3）对处于复审和无效宣告程序中的专利，只有该案当事人和其代理人可以申请查阅复制专利审查文档；

　　（4）对于已经审结的复审案件和无效宣告案件的案卷，原则上任何人均可以查申请查阅和复制；

　　（5）对于视为未提出、不予受理、主动撤回、视为撤回的专利复审和无效案件的卷宗，只有该案当事人和其代理人可以申请查阅和复制。

　　另外，根据国家知识产权局的工作指南，申请调取专利审查文档，应提交书面申请并说明理由。在专利侵权纠纷案件中，当事人凭案件审理机构出具的案件受理或应诉通知等法律文书，即可以向国家知识产权局申请查询、复制相关专利的审查文档。

　　如果相关专利还涉及行政投诉口审、诉讼程序的，对于相关卷宗材料，可以向审理机构和法院申请查阅和复制。

　　2、使用专利审查文档解释权利要求时，应当遵循一致性原则。

　　发明专利侵权纠纷中，如果使用专利审查文档，则对专利权利要求的解释，应当结合权利要求书、权利说明书及附图、专利审查文档等全部资料，并结合禁止反悔原则和捐献原则，对专利权利要求作出最终且唯一的释解；在进行权利解释时，前述任何一项资料都不应被忽视，当权利要求书、权利说明书及附图与专利审查文档存在冲突时，应当以记载于专利审查文档中且没有争议的内容为准进行权利解释。此即为专利权利解释的一致性原则。

　　3、使用专利审查文档解释权利要求时，应当遵循完整性原则。

　　正如本文前述介绍，专利审查文档包含的内容众多，特别是经过多个不同程序后，相关文档记载的内容往往会出现前后不一致甚至相互矛盾的情形。例如专利权人在专利无效宣告程序中，为了维持专利的有效性，对权利要求进行解释的内容，在专利申请文档中是不会有记载的，或者与专利申请文档中的记载是冲突的。在专利侵权纠中，当事人向案件审理机构提交专利审查文档时，往往只选择提交对其有利的内容，而对其不利的内容则不予提交。这种做法是片面和误导性的，不是使用专利审查文档的正确方式。以专利审查文档作为专利权利解释依据时，应当提供相对完整、独立的文档资料，方能反映事实的本质和权利的应有范围。

　　参考资料：

　　1、《专利审查指南》（2010）

　　2、《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南》（2010）

　　3、《专利审查文档对专利权保护范围的影响》，作者路传亮，2010年3月发表于《电子知识产权杂志》。