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作者 | 华政灰太狼
引言：尽管目前理论界和实务界就抵触申请能否适用以及如何适用现有技术抗辩的问题仍然均存在较大分歧，但是以最高人民法院和北京、上海两地法院为代表的司法实务界已经通过发布相关司法政策和裁判具体案例的方式，率先确认了抵触申请可以类推适用现有技术抗辩的司法原则。那么上述争议的焦点到底在哪里？抵触申请抗辩的适用到底是否应该受到限制？带着上述问题，笔者对抵触申请技术抗辩的渊源及其司法现状进行了简单梳理，谨供各位学友、IP达人们分享和讨论。
所谓“抵触申请”，从词源上来讲，它并非《专利法》上的规范用语，而是取自国家知识产权局发布的部门规章《专利审查指南》中的定义，即“根据专利法第二十二条第二款[1]的规定，在发明或者实用新型的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型已在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。”[2]从上述定义可以看出，抵触申请须满足两个条件：一是时间要件，即必须是在先申请、在后公开的专利申请；二是内容要件，必须是就同样的发明或者实用新型提出的申请。
根据《专利法》（2008年修正）第62条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计“属于现有技术或者现有设计的”，不构成侵犯专利权。从该条的表述上看，似乎并未包含抵触申请，那么在现行立法之下，抵触申请是否可以用于现有技术抗辩？如果可以，又当如何具体适用？对于这些问题的讨论在《专利法》第三次修改前后理论界和实务界均有少部分学者和司法案例涉及，而且在最近几年，关于上述问题的讨论逐渐发生了一些新的变化，讨论的重点也随之得到了进一步深化。笔者根据逻辑层次的不同将上述 变化分为以下两个部分，具体分述如下：
一、抵触申请能否适用现有技术抗辩之争
在立法引入现有技术抗辩之前，关于抵触申请能否适用现有技术抗辩的问题并未引起学界的广泛关注，有关的讨论仅在少数学者之间有所展开。当时业界主流观点认为，只有在申请日前已知的公知技术才能援引现有技术抗辩，抵触申请不属于公知技术。其中某位业界最具代表性的学者很早就明确提出，公知技术抗辩不包括抵触申请，也就是说不能以其实施的是与原告专利的申请日相比申请在先、公开在后的专利申请所记载的技术方案进行抗辩；[3]
直到2007年，有学者首次撰文提出了与上述主流观点不同的新见解。该学者主张，在判断被控侵权人实施的技术相对于现有技术是否具有新颖性时，该对比现有技术可以是抵触申请，且对比文件是指抵触申请的全文，不仅限于与权力要求记载的技术。[4] 但是，就在上述文章发表不久，有学者马上就撰文对上述新观点予以了反驳，该学者的主要理由是，根据《专利法》（2000年修正）的规定，该条文中所述“抵触申请”与“现有技术”是并列设置的，抵触申请显然不属于现有技术；而且在《专利法实施细则》第30条中对现有技术所作的定义中也没有涉及抵触申请，因此，就概念本身而言，抵触申请不属于现有技术，亦即不可以作为现有技术抗辩的依据。[5]之后，上述主张抵触申请可以适用现有技术抗辩的学者又撰文针对上述质疑予以了针锋相对的回应，该学者从现有技术抗辩的法理基础即“授权纠正理论”[6]出发，认为上述《专利法实施细则》第30条对现有技术的定义，仅是用于评价发明或者实用新型专利创造性的现有技术，而用于现有技术抗辩的现有技术并不必然受上述界定的限制。既然抵触申请可以破坏专利申请案的专利性，其当然就应当可以用于现有技术抗辩。[7]再之后，又有第三方学者分别对上述两位学者的观点进行了分析和总结，在首先支持抵触申请可以适用现有技术抗辩的基础上进一步提出，抵触申请与现有技术在现有技术抗辩中所起的作用一样，即可以作为相同侵权中现有技术抗辩的依据，也可以作为等同侵权中现有技术抗辩的依据。他认为，根据《专利审查指南》对《专利法》第22条第2款所述抵触申请的内容要件“同样的发明或者实用新型”的解释和说明可知，“同样的发明或者实用新型”既包含相同内容的发明或者实用新型，也包含等同的发明或者实用新型。因此他主张抵触申请在等同侵权下也可以适用现有技术抗辩。[8]
再到2008年经全国人大常务委员会第三次修正的《专利法》明确引入现有技术抗辩的规定之后，主张抵触申请不适用现有技术抗辩的观点进一步加强。其中最具代表性的观点与上述理由基本一致，即主张依据《专利法》（2008年修正）第62条的规定，判断现有技术抗辩是否成立时，不能考虑“抵触申请”，这是因为“抵触申请”的内容在专利侵权纠纷所涉及的那一专利权的申请日之前还没有为公众所知，因而不属于现有技术或者现有设计的范畴，亦即不能依抵触申请主张现有技术抗辩。[9] 然而，有意思的是最高人民法院似乎并不满足上述《专利法》第62条仅仅明确允许现有技术抗辩的规定。如在2010年4月28日举行的全国法院知识产权审判工作座谈会上，最高人民法院副院长奚晓明就在讲话中明确提出：“要准却适用现有技术抗辩规则，在等同侵权与相同侵权中均可以主张现有技术抗辩。被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”[10]
也正是在上述司法政策的指引下，2010年之后实践中开始出现少量适用抵触申请抗辩的案例，但主要还是集中在北上广深等知识产权审判业务发达及审判经验和能力相对较高的地区，其中上海市高级人民法院与北京市高级人民法院更是先后出台了更加细化的专利侵权审判指引，用以指导和规范现有技术抗辩在本辖区内的适用，且其中均明确抵触申请可以类推适用现有技术抗辩，只是适用条件有所不同而已。[11]
二、抵触申请技术抗辩具体适用规则之争
在支持抵触申请可以适用现有技术抗辩的学说与判例中，关于抵触申请技术抗辩的适用范围以及比对规则还有具体裁判案件时的法律依据等问题，在理论界和仅有的判例观点中仍然均存在较大分歧。
（一）抵触申请可以类推适用现有技术抗辩，但仅限于相同侵权成立且被控侵权技术与现有技术相比构成相同的情况
早在现行《专利法》（2008年修正）颁布实施之前，有学者就提出，抵触申请用于现有技术抗辩的规则是，当被控侵权人实施的技术与涉案专利相比构成相同侵权时，抵触申请才可以用于现有技术抗辩，并且，只有在判断被控侵权人实施的技术相对于对比现有技术是否具有新颖性时，对比现有技术才可以是抵触申请，而在判断被控侵权人实施的技术相对于现有技术是否明显无创造性时，对比现有技术则不能是抵触申请。笔者将其简称为“两相同理论”。[12][13]这一主张在上海市高级人民法院发布的《专利侵权纠纷审理指引（2011）》中得到了完全体现，根据上述指引第14条的规定：“在相同侵权中,被控侵权技术方案与抵触申请中的技术方案相同时,可类推适用现有技术抗辩。被诉侵权人以实施的技术是抵触申请中公开的技术方案主张不构成专利侵权的，在相同侵权中才可以类推适用现有技术抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中公开的技术方案相同时，不侵权抗辩才能够成立。”从该条可以看出上海市高级人民法院倾向于认为，抵触申请抗辩仅适用于相同侵权成立并且被控侵权技术与抵触申请中公开的技术方案相同时，才可以类推适用现有技术抗辩。这一观点在司法实践中也得到应用，如在上海市高级人民法院2011年审结的邱则有与上海灵拓建材有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉一案中，二审法院认为：“现有技术可以破坏专利的有效性（可用于评价新颖性与创造性），但由于专利有效性审理与专利侵权判断职权的分工，在专利侵权民事诉讼程序中，法院不能直接评判专利的有效性，但在被控侵权技术属于现有技术的情况下，如果因为不能评判专利的有效性，就直接认定侵权成立，则明显不合理，故才有了现有技术抗辩的制度设计。”二审法院还认为：“由于抵触申请也可以破坏专利的有效性，故依据现有技术可以用于不侵权抗辩的法理，抵触申请应可以类推适用现有技术抗辩。但抵触申请与现有技术相比，其破坏专利有效性的效力有限，抵触申请申请只能评价新颖性，而不能用于评价创造性，故抵触申请类推适用现有技术抗辩时，其抗辩的效力也应受到相应一致的限制。为此，抵触申请类推适用现有技术抗辩应限于在相同侵权中才能进行抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中记载的技术方案相同时，不侵权抗辩才能成立。”[14]截止目前，上海市各级人民法院所作的涉及抵触申请抗辩的几个案例，均是采纳的上述指引中的做法。[15][16]
（二）抵触申请可以类推适用现有技术抗辩，且无须受上述“两相同理论”的限制
在最高人民法院上述司法政策出台以前，有学者就主张，抵触申请即可以作为相同侵权中现有技术抗辩的依据，也可以作为等同侵权中现有技术抗辩的依据。该学者的主要理由在于，根据《专利审查指南》对《专利法》第22条第2款所述抵触申请的内容要件“同样的发明或者实用新型”的解释和说明可知，“同样的发明或者实用新型”既包含相同内容的发明或者实用新型，也包含等同的发明或者实用新型。故抵触申请在等同侵权下也可以适用现有技术抗辩。[17]在前述最高人民法院出台的司法政策明确“抵触申请可以参照现有技术抗辩的审判标准”之后，各地司法实践对此仍存在不同理解，如上所述上海市高级人民法院倾向于将抵触申请抗辩限于“两相同”的范围，然而北京市高级人民法院在其2013年发布的《专利侵权判定指南》中却采取了与上述最高人民法院的司法政策类似的表述，并未作上述限制。上述《专利侵权判定指南》第127条规定：“抵触申请不属于现有技术，不能作为现有技术抗辩的理由。但是，被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照本意见第125条[18]关于现有技术抗辩的规定予以处理。”从该条文的表述看，北京市高级人民法院并未像上海市高级人民那样对抵触申请抗辩的适用进一步作出“两相同”的限制。这一主张在实践中也得到了部分判决的支持，如在最高人民法院2013年审结的再审申请人浙江乐雪儿家居用品有限公司与被申请人陈顺弟等侵害发明专利权纠纷提审一案中，最高人民法院认为：“由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被控侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张不构成侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”而且最高人民法院在本案中采取的是在优先认定抵触申请技术抗辩不成立的情况下，再行认定被控侵权技术是否落入专利权的保护范围的比对顺序，从中不难看出，最高人民法院在本案中倾向于认为抵触申请抗辩与现有技术抗辩一样与被控侵权技术是否落入专利权的保护范围无关，亦即抵触申请在相同侵权或者等同侵权中均可以适用。[19]
综上可知，尽管目前理论界就抵触申请能否适用现有技术抗辩的问题以及司法界就抵触申请类推适用现有技术抗辩的具体适用条件等问题仍然存在较大分歧，但是毫无疑问的是以最高人民法院和北京、上海两地法院为代表的司法实务界已经通过发布相关司法政策和裁判具体案例的方式，率先确认了抵触申请可以类推适用现有技术抗辩的司法原则。因此，了解和熟悉各级司法机关在上述问题上的态度，对引导实务界人士尤其是专利律师，承办具体案件具有重要意义。
作者简介：
王超，华东政法大学2011级法律硕士，知识产权实务方向硕士研究生。
电子邮箱：734213608@qq.com.
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附录：有关现有技术抗辩最新司法政策一览（包含地方司法政策）
1.摘自《最高人民法院副院长奚晓明在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话－－能动司法，服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展》（2010年4月发布）
“要准确适用现有技术抗辩规则，在等同侵权和相同侵权中均可以适用该规则，且允许以一份对比文献中记载的一项现有技术方案与公知常识的简单组合主张现有技术抗辩。被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”
2. 摘自：上海市高级人民法院《专利侵权纠纷审理指引（2011）》
13、现有技术抗辩规则在等同侵权和相同侵权中均可适用：被控侵权技术方案与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同的，或者该领域普通技术人员认为被控侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，现有技术抗辩成立。
被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同的，或者该领域普通技术人员认为被控侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，现有技术抗辩能够成立。
14、在相同侵权中,被控侵权技术方案与抵触申请中的技术方案相同时,可类推适用现有技术抗辩。
被诉侵权人以实施的技术是抵触申请中公开的技术方案主张不构成专利侵权的，在相同侵权中才可以类推适用现有技术抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中公开的技术方案相同时，不侵权抗辩才能够成立。
3. 摘自：北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2013）》
125、现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。
127、抵触申请不属于现有技术，不能作为现有技术抗辩的理由。但是，被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照本意见第125条关于现有技术抗辩的规定予以处理。
抵触申请，是指由任何单位或者个人就与专利权人的发明创造同样的发明创造在申请日以前向国务院专利行政部门提出申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的专利申请。
[1]该条第2款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利申请文件中。
[2] 国家知识产权局令第55号发布《专利审查指南2010》第二部分第三章2.2：抵触申请。
[3] 尹新天著：《专利权的保护》（第2版），知识产权出版社2005年版，第487页脚注1。
[4] 张晓都：《现有技术抗辩的认定——以“防伪铆钉”实用新型专利侵权纠纷案为例》，载《中国专利与商标》2007年第2期。
[5] 张荣彦：《也谈现有技术抗辩的认定》，载《中国专利与商标》2007年第4期。
[6] 依该学者表述：“允许现有技术抗辩的最根本原因在于，将现有技术中已经存在的技术申请专利，主张权利的专利权人所获得的专利不符合《专利法》关于新颖性和创造性的规定。”载张晓都：《再谈现有技术抗辩的认定标准与现有技术抗辩中的抵触申请》，载《中国专利与商标》2008年第1期。
[7] 张晓都：《再谈现有技术抗辩的认定标准与现有技术抗辩中的抵触申请》，载《中国专利与商标》2008年第1期。
[8] 黄敏：《浅议现有技术抗辩中的抵触申请》，载《中国专利与商标》2008年第3期。
[9] 尹新天著：《专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第696-697页。
[10] 最高人民法院于同日发布的《最高人民法院副院长奚晓明在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话——能动司法，服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展》。
[11] 参见上海市高级人民法院2011年发布《专利侵权审判指引（2011）》和北京市高级人民法院与2013年发布的《专利侵权判定指南（2013）》。
[12] 张晓都：《再谈现有技术抗辩的认定标准与现有技术抗辩中的抵触申请》，载《中国专利与商标》2008年第1期。
[13] 张晓都著：《专利侵权判定理论探讨与审判实践》，法律出版社2008年版，第111页。
[14] 上海市高级人民法院（2011）沪高民三（知）终字第77号民事判决书。
[15] 参见上海高级人民法院（2012）沪高民三（知）终字第68号民事判决书。
[16] 参见上海市第一中级人民法院（2013）沪一中民五（知）初字第2号民事判决书。
[17] 黄敏：《浅议现有技术抗辩中的抵触申请》，载《中国专利与商标》2008年第3期。
[18] 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第125条：现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。
[19] 参见最高人民法院（2013）民提字第225号民事判决书。