合肥知识产权律师网
标签： 专利 异地管辖 侵权 实用新型
随着市场经济的发展，我国的企业也越来越认识到做好知识产权保护工作的重要性。而在知识产权保护中，专利保护是一种比较强的保护手段。对于技术含量高的产品，企业一般会选择用专利保护。专利保护的意义在于：一是通过法定程序确定发明创造的权利归属于专利申请人，从而有效保护发明创造成果，独占市场，以此换取最大的经济利益；二是及时申请专利是为了在市场竞争中争取主动，防止竞争对手将相同的发明创造抢先申请专利，从而确保自身产品生产与销售的安全可靠性。当遇到专利侵权时，由于专利案件既涉及法律问题又涉及复杂的专业技术问题，因此这类诉讼需要具有专利知识的专业法律人才能胜任。要取得诉讼的成功，必须仔细研究和确立诉讼策略。笔者根据专利侵权诉讼经验浅析专利侵权诉讼策略与技巧。
一、专利侵权诉讼策略
（一）起诉地的选择
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第5条规定，因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。该司法解释第6条规定，原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。对于专利侵权案件，如果选择被告的住所地起诉，往往会受到地方保护主义的干扰。按照最高人民法院的司法解释，向侵权行为发生地有管辖权的法院起诉是一个很好的选择。另外，根据具体案情，并结合起诉对象的不同可选择最佳的起诉地点，从而有效保护自己的合法权益。
（二）诉讼时机的选择
选择什么样的时机起诉，起诉前是否要发律师函，以及是先谈判后诉讼还是先诉讼后谈判等问题，也是诉讼开始前要考虑的。时机的选择，有时决定案件的成败。有些情况利用律师函、谈判等手段固定证据是一种非常有效的收集证据的方法。总之，何时诉讼，要根据案情合理选择。
（三）起诉对象的选择
对起诉对象的选择也是专利侵权诉讼是否成功的一个重要方面。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第6条规定：原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。根据这条法律规定，针对不同案情选择起诉侵权产品制造者还是销售者抑或列为共同被告是必须研究的问题。对于存在众多侵权者的案件来说，是全部同时起诉以免有些侵权者掩盖证据还是只起诉几个侵权者以达到“敲山震虎”的目的也是要研究的问题。另外，起诉哪些侵权者会降低侵权认定难度，排除地方保护干扰均是应当研究的问题。
二、专利侵权诉讼技巧
（一）研透专利技术
专利诉讼技术性很强，研究分析并吃透专利技术及与其相关的背景技术是非常重要的。专利诉讼要求律师不仅懂得法律条文及有关规定，更重要的是要求律师必须理解专利技术。不懂法律打不好官司，不懂专利技术同样胜任不了专利诉讼。单从法律条文上是不能解决专利诉讼的有关问题的，特别是在认定某一技术是否构成侵权、是否属于公知技术、是否属于显而易见的技术等等，都需要相当的技术知识。不钻研专利技术是很难胜任专利诉讼的，因而研透专利技术是专利侵权诉讼成功的前提。
（二）固定侵权证据
对于原告即专利权人一方的律师，最重要的是要收集侵权的证据。购买到侵权产品固然重要，但有些侵权产品本身就是假冒他人的产品，上面所写的生产厂家并不一定是真正的侵权厂家。因此，最好直接到生产厂家购买涉嫌侵权的产品，并采取公证取证（必要时进行隐蔽取证），或者通过工商行政管理部门或技术监督部门行使其职责时，顺便获取侵权证据。获得侵权与侵权数额的证据是原告取胜的关键。
（三）巧用诉前禁令
《专利法》第61条规定，专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。几乎所有的专利权人都非常关心诉前禁令的问题，因为诉前禁令的效力非常强，几乎所有的专利权人都希望通过诉前禁令的方式使侵权人诉前停止侵权行为。要申请诉前禁令，必须具备两个条件：首先，侵权的证据必须是确凿的、清楚的，关于侵权的判定也必须是明显的和有说服力的；其次，要有证据证明。如果不采取诉前禁令，会有无法弥补的损失，多数案件难以满足后一条件。
（四）合理确定赔偿数额
根据笔者的实践，不建议当事人在诉讼中把损害赔偿要求提得过高。《专利法》第60条规定：侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。该条规定了专利侵权赔偿的三种计算方式：1、被侵权人因侵权受到的损失，2、侵权人因侵权获得的收益，3、按照专利许可费的倍数确定。
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第21条规定：被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别，侵权人侵权的性质和情节，专利许可使用费的数额，该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的１至３倍合理确定赔偿数额；没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币50万元。这条规定了第4种计算方式，即法定赔偿。
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第20条规定：人民法院依照专利法第57条第1款的规定追究侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人的请求，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。该条规定专利被侵权人可以选择第一种或者第二种方式来计算侵权赔偿。在第一、第二种方式不能计算的情况下，可以选择适用第三种计算方式，如果第三种计算方式仍不能适用的话，那么再选择第四种计算方式，所以这四种计算方式是有前后适用顺序的。
损害赔偿的计算四种方式：
第一种计算方式（侵权人因侵权获得的利益）的适用
高院规定第20条第3款：“侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。” 规定如果侵权人以侵权为业的，按照销售利润计算，在会计制度上营业利润和销售利润是不一样的，销售利润应该是大于营业利润的，而且销售利润也比营业利润好计算一些，这样的规定给被侵权人提供了计算的便利。
第二种计算方式（被侵权人因为侵权而受到的损失）的适用
高院规定第20条第2款：“权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。”专利被侵权人因为侵权而受到的损失一般来讲也是很难计算的，但是规定具有可计算性，以侵权人的销售数量乘以专利权人每件专利产品的合理利润显然比较好计算，并且也大大减小了专利权人的举证难度，只有找到侵权人的销售数量就可以了，不必象商标那样还有找到依据计算单个侵权产品的利润，也排除了侵权人的销售并没有下降，而损失无法计算的情形。
第三种计算方式（按照专利许可费的倍数确定）的适用
高院规定第21条：“被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。”象美国的专利侵权赔偿可以给予3倍的惩罚。在我国知识产权侵权赔偿一般采取填平原则，即损失多少赔偿多少，没有惩罚性的赔偿，只有在著作权侵权赔偿中可以按照稿费的2－5倍来计算赔偿额，就专利侵权赔偿在适用许可费来计算侵权赔偿时可以带有一些惩罚性。
第四种计算方式（法定赔偿）的适用
高院规定第21条：“被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定……没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币50万元。”从我国目前专利审判的实践来看，提出高额的损害赔偿除了新闻炒作外，对当事人没有更多的好处。因为按照中国现行《专利法》的规定和赔偿计算方式，举证实在是太困难了，所以专利侵权案件的赔偿绝大多数都是法官根据侵权的性质和情节等自由裁量，法院的酌定赔偿，一般最高为30万元，对于50万元是不得超过，酌定赔偿的上限是50万元人民币，所以要提出几千万元的损害赔偿，除了付出高额的诉讼费外，最终实际能得到的赔偿会和提出的数字相差很远。在很多专利侵权案件中，适当的损害赔偿的提出是比较恰当的。据我们分析，专利损害赔偿额一般在20万元到30万元人民币左右作为诉讼请求提出比较有利。
（五）关于合理的开支
高院规定第22条：“人民法院根据权利人的请求以及具体案情，可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。”这个规定和商标相似，但是商标侵权赔偿规定明确指出了律师费用是可以作为合理开支的。在实务操作中，律师也会将律师费和调查取证的费用一起计算到合理的费用中去。
（六）连续侵权的赔偿计算问题
高院规定第23条：“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。”所以如果知道有人在侵权最好是在两年内就起诉，免得过了诉讼时效不能追究了。
总之，在专利维权诉讼中研究专利诉讼策略及技巧是十分必要的，对于不同的专利侵权案件确定有针对性的诉讼策略，才能确保成功维权。
最后，我们还是可以总结一下，如法院认定被告的行为构成侵权，原告就可以向侵权方要求损害赔偿。
快速计算损害赔偿数额的方式：
1、以专利权人因侵权行为而受到的实际经济损失作为赔偿金额。证明因对方的侵权行为，自己专利产品的销售量减少，或销售价格降低，以及其他多付出的费用或少收入的费用等损失。这种方法一般在专利产品已拥有一个较稳定的市场，并且销售量居于平稳或上升时使用。
2、以侵权人因侵权行为而获得的全部利润作为损失赔偿金额。这种方式有时无法得到对方利润情况。在进行诉讼时，可以先提供一些粗略的证据。但是可以在提起诉讼时请求法院对侵权者进行查帐，以确定侵权利润，在此基础上，再计算出侵权者应付的赔偿金额。
3、以专利许可使用费的合理倍数（1-3倍）作为损失赔偿金额。如果不能有效的提供第一和第二种计算方式，可以通过此致计算方式来确定赔偿金额。我们可以通常与公司的业务单位签订名义上的专利实施许可合同，并到当地专利代办处办理相应的备案手续，同时让业务单位从形式上出具专利许可使用费的付款和缴税凭证。该许可使用费的金额需根据《专利评价报告》（通过国家知识产权局出具）来大致确定。
4、以上损失均难以确定的，可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。