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作者 | 陈军 安徽中天恒律师事务所律师 专利代理人
专利侵权诉讼中，被告常以抵触申请专利进行不侵权抗辩，笔者现结合各地法院相关规定及司法判例，对抵触申请专利侵权抗辩思路及注意事项进行梳理总结。
根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。
在认定抵触申请时应注意以下几方面因素：第一，在先申请的申请日（有优先权的是指优先权日）早于在后申请的公开日期，但不包括两件申请的申请日相同的情况；第二，在先申请的公开日期晚于在后申请的申请日，包括在先申请的公开日期与在后申请的申请日相同的情况，在先申请为发明专利申请的情况下，所述公开日是指《专利法》三十四条规定的公布日，在先申请为实用新型专利申请的情况下，所述公开日期是指授权公告日；第三，在后申请的权利要求所要求保护的发明或实用新型已经被在先申请的整个申请文件所披露。
一、抵触申请抗辩相关规定
有关抵触申请专利侵权抗辩，法律及司法解释并未明文作出适用规定。当前主要散见于最高院知识产权司法政策及各地高院专利侵权判定指引中，诸如：
最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发〔2011〕18号)，及《能动司法，服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展──在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话》(2010年4月28日)规定有：
被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》 127规定有：
抵触申请不属于现有技术，不能作为现有技术抗辩的理由。但是，被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照本指南第125条关于现有技术抗辩的规定予以处理。
上海市高级人民法院《专利侵权纠纷审理指引》14规定有：
在相同侵权中，被控侵权技术方案与抵触申请中的技术方案相同时，可类推适用现有技术抗辩。
被诉侵权人以实施的技术是抵触申请中公开的技术方案主张不构成专利侵权的，在相同侵权中才可以类推适用现有技术抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中公开的技术方案相同时，不侵权抗辩才能够成立。
二、抵触申请抗辩司法适用判例
鉴于抵触申请不能等同于现有技术，而后者专利侵权抗辩有明文法律规定，故在适用抵触申请专利侵权抗辩时，当前司法实务也是较为谨慎，多为参考现有技术抗辩适用，笔者通过案例查询，检索相关法律文书如下：
再审申请人慈溪市博生塑料制品有限公司与被申请人陈剑侵害实用新型专利权纠纷案中，由于抵触申请与现有技术均可以用于评价涉案专利的新颖性。因此，如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开，则相较于抵触申请亦不应被授予专利权，相应地也不应被纳入涉案专利权的保护范围。因此，被诉侵权人以其实施的技术属于抵触申请为由，主张未侵犯涉案专利权的，人民法院可以参照适用专利法第六十二条、侵犯专利司法解释第十四条等有关现有技术抗辩的规定，对抵触申请抗辩进行认定。
原告郭其伟与被告深圳浩特尔电子技术有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案中，被告深圳浩特尔公司选择以我国台湾地区的抵触申请专利设计作不侵权抗辩，该专利的申请日在涉案专利申请日之前，被告可以援引该设计比照现有设计进行抗辩。
被评选为2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例的上诉人黄泽凤因与被上诉人李健开侵犯外观设计专利权纠纷案中，上诉人黄泽凤提交的对比文件三为网板折叠圆桌，该外观设计专利（注：抵触申请）的申请日在涉案专利申请日之前，上诉人可以援引该证据比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。
三、抵触申请抗辩相关注意事项
从前述内容可以看出，无论是最高院知识产权司法政策精神及判例，还是国内知识产权审判水平较高的北上广地区均对抵触申请专利侵权抗辩予以认可并实际适用。在此，笔者认为在适用抵触申请专利侵权抗辩时应注意如下几方面：
第一，2008年修改前的《专利法》规定抵触申请只能是“他人”提出的在先申请，出于禁止重复授权的考虑，在修改后的《专利法》中已取消这一规定，明确在先申请的主体为任何单位及个人，包括在后专利申请的申请人。
第二，确定是否存在抵触申请，不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书，而且要查阅其说明书(包括附图)，应当以其全文内容为准。
第三，抵触申请仅仅可以被用来单独评价涉案专利权的新颖性。因此，只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，才能认定抵触申请抗辩成立。如果被诉侵权的技术方案相较于抵触申请具有新颖性，或者被诉侵权人主张将抵触申请与现有技术或者公知常识结合后进行抗辩的，抵触申请抗辩均不能成立。