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作者 | 刘轶军
来源 | 无讼
最高法发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下文称专利司法解释二）于2016年4月1日生效了，本文旨在对该专利司法解释二的第八条进行一些思考及看法。
该司法解释二第八条是关于专利权利要求书中的功能性特征的定义及解释方法的规定：
“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”
一、何为功能性特征
按照专利司法解释二第八条，功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。并且明确排除了本领域内普通人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或效果的具体实施方式，这一点实际上是基于创造性及新颖性的考量。
具体而言，何为功能性特征，不妨举个例子。如”通过专用不锈钢螺钉、强力工程结构胶及工艺孔的相互配合，将装饰板和水泥粉刷层及墙体紧紧粘接固定成一体”，这段权利要求只是对该技术方案的功能（即将装饰板与墙粘在一起）进行了描述，而对于是如何粘在一起的方法或结构则没有描述；再如”其特征在于所述牵引竖条装置上设有橡胶滚筒和栅栏”，这也只是对功能进行了描述，或者说零散的部件进行陈述，而没有涉及到该装置的结构，或者说部件的具体组合方式。
其实，全国各地尤其是北上广深的法院对于功能性特征的含义在审判实践中都给予了许多认定的标准，北京高院在其《专利侵权判定指南》（2013）中对功能性特征是这样规定的：
”功能性技术特征，是指权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。
下列情形一般不宜认定为功能性技术特征：
（1）以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征，如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等；
（2）使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征。”
上海高院在其《专利侵权纠纷审理指引》（2011）中对功能性特征是这样规定的：
”5、权利要求中记载的某一特征只是记载了某一装置所要实现的功能而没有记载实现所述功能的装置的结构,或只是记载了某一步骤所要实现的功能而没有记载实现所述功能的步骤的工艺过程,则该特征为功能性特征。
如果权利要求中记载的某一特征只是记载了某一装置(或者称为设备、机器、仪器等等)所要实现的功能，而没有记载实现所述功能的装置(或者被称为设备、机器、仪器等等)的结构，则该特征为功能性特征。但是，并非只要权利要求中记载了某一装置所要实现的功能，就必然认定相应的特征是功能性特征。权利要求在记载某一装置所要实现功能的同时，还记载了实现所述功能的装置的结构，则相应的特征就不是功能性特征。
如果权利要求中记载的某一特征只是记载了某一步骤(或者被称为过程、方法、工艺等等)所要实现的功能，而没有记载实现所述功能的步骤(或者被称为过程、方法、工艺等等)的工艺过程，则该特征为功能性特征。但是，并非只要权利要求中记载了某一步骤所要实现的功能，就必然认定相应的特征是功能性特征。权利要求在记载了某一步骤所要实现的功能的同时，还记载了实现所述功能的步骤的工艺过程，则相应的特征就不是功能性特征。
6、在所属技术领域的技术人员看来,权利要求所记载的装置结构(或工艺过程)足以实现权利要求中某项技术特征所述功能的,该特征不应当被认定为功能性特征。
为避免被认定为功能性特征，并不要求权利要求要记载某一装置结构(或者工艺过程)的每一个特定具体结构(或者特定具体过程)，而只是要求，在所属技术领域的技术人员看来，所记载的装置结构(或者工艺过程)足以实现所述的功能即可。
在权利要求的撰写中，使用概括性的上位概念是常见的且是必要的，但上位概念如果上位到在所属技术领域的技术人员看来，所记载的装置结构(或者工艺过程)已不足以实现所述的功能，则用该种上位概念描述的技术特征就应当被认定为是功能性特征。
7、权利要求中的某一项特征是否为一项功能性特征，其判断主体是所属技术领域的技术人员。
权利要求中的某一项特征是否是一项功能性特征的判断主体是所属技术领域的技术人员，法院应当从所属技术领域的技术人员的角度，去判断权利要求中记载该项特征是否描述了实现该特征所述功能的装置结构(或者工艺过程)。”
当然，我们需要明确的一点是，在专利申请撰写过程中，对于权利要求书的内容往往要求其是关于技术方案的结构、材料、方法的撰写，而不是该方案要实现的功能、效果。只有在特定情况下，功能性特征才被允许。在专利《审查指南》中第二部分第二章3.2.1有这样一段话，”通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。”
二、功能性特征的解释标准
在本篇文章，笔者想顺便提一下功能性特征的解释问题，虽然是规定在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（专利司法解释一）第四条，即”对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”，但这与在国家知识产权局的《审查指南》中对于功能性特征的解释，即”应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”，是有点背道而驰的。
由于专利司法解释一是审判过程对功能性特征进行解释的指导依据，而申请审查过程中往往行政部门是以《审查指南》作为依据，进行审查。不难发现，这必将导致一个结果，即功能性特征的权利要求书通过的难度相对较大，而在授权后获得保护的的范围又相对较小，会造成对权利人的难言公允的结果。并且值得一提的是，对于《审查指南》的性质，其并不属于法律法规，其是由国家知识产权局依据专利法实施细则第一百二十二条制定而成，属于部门规章，而司法解释是一种有权的法律解释，具有法律效力，但对于司法解释与部门规章发生冲突时，应当如何处理两者之间的效力位阶，仍然是一个大问号，但这并不能因此而得以避开不谈，亟待解决！
三、等同原则在功能性特征的专利侵权判定上的适用
这也是本次专利司法解释二的一大争议点。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款之规定，”等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”，由于专利是公开获得保护，因而如果对一些非实质性变化或简单变型的专利进行保护，是显失公允的，也不利于促进科技的进步，因而等同原则一直是世界各国专利体系下判定侵权的重要原则之一。
而本次解释二第八条第二款的争议点在于，将三个基本（以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果）进行了限缩，变为一个基本两个相同（以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果），这相当于是给予了功能性特征以更低的保护，甚至可以理解为未给予功能性特征以等同原则保护，只是给予了更宽阔的相同原则(字面保护）的保护。本次专利司法解释二，规定在”侵权行为发生时”如果本领域普通技术人员认为满足一个基本两个相同，则仍然构成对功能性特征的技术方案的侵权，笔者也同样认为，这样或许会有违《专利法》立法精神及法理，毕竟，功能性特征在很多情况下是不可避免的，对于功能性特征的限制可以更多的体现在申请审查过程，以及对功能性特征进行解释上，而不应当给予其和结构特征不一样的法律救济，同时，从比较法的角度来看，纵观美国的专利，其对于功能性特征的保护比中国宽厚太多，甚至给予了一定的优待，如扩大了相同侵权原则的范围，同时赋予了三个基本相同的等同侵权原则的救济，这应当值得立法及解释法律的有权方进行考虑。当然，以上长篇大论的赘述，仅仅是笔者的个人解释，属于无权解释，不管这一规定是否合理，专利司法解释二仍然是法院在适用法律时的直接依据，在实务操作过程中，仍然需要被律师等法律人所考虑。