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作者：王国浩 中国知识产权报
编者按：同位于陕西榆林的两家酒企因使用的标识中均包含“榆林”爆发纠纷。针对本案中“小榆林”标识的使用是否具有攀附“老榆林”商标的主观恶意，以及如何判断含地名的商标是否构成近似等焦点问题，业内专家进行了解析。
原标题：“老榆林”与“小榆林”商标侵权纠纷终审有果——如何判断含地名的商标是否构成近似
围绕着仅有一字之差的“老榆林”与“小榆林”，同位于陕西省榆林市的两家酒企展开了一场长达两年的商标侵权纠纷。
因认为榆林醉乡酒业集团有限公司（下称醉乡公司）在其产品上突出使用“小榆林”标识，与其持有的“老榆林”商标相近似，容易导致相关公众产生混淆、误认，榆林市普惠酒业集团有限公司（下称普惠公司）将醉乡公司诉至法院，请求法院判令其停止商标侵权行为，并赔偿其经济损失及合理支出共计200万元。
日前，根据陕西省高级人民法院作出的（2016）陕民终55号民事判决书，法院终审判决认定醉乡公司在其产品上突出使用“小榆林”标识，与普惠公司持有的第4072651号“老榆林”商标相近似，容易导致相关公众产生混淆、误认，据此判令其立即停止生产、销售侵犯普惠公司享有的“老榆林”注册商标专用权的产品，并在今后的生产销售中，规范其对“小榆林”产品名称的使用，同时赔偿普惠公司经济损失及合理费用共计5万元。
据了解，普惠公司于2004年5月在烧酒、葡萄酒、米酒等产品上提出第4072651号“老榆林”商标的注册申请，并于2006年被核准注册。
普惠公司主张，醉乡公司未经其许可，在生产和销售的白酒产品上，刻意摹仿“老榆林”商标，使用含义、读音、字体与“老榆林”极为近似的“小榆林”，造成消费者混淆误认，侵犯了普惠公司的注册商标专用权。
经审理，一审法院判决驳回了普惠公司的诉讼请求。
普惠公司不服上述一审判决，随后向陕西省高级人民法院提起上诉。
二审法院经审理认为，醉乡公司在涉案产品包装上使用的“小榆林”标识起到了区别和指示商品来源的作用，构成我国现行商标法意义上的使用；在普惠公司持有的“老榆林”商标具有一定知名度的情况下，作为同处一地的同行企业，醉乡公司在涉案产品包装上使用与“老榆林”字体、书写形式、结构位置等近似，语意上亦存在一定内在联系的“小榆林”标识，容易导致相关消费者产生混淆误认；此外，在案证据亦不足以证明醉乡公司早于普惠公司“老榆林”商标的申请注册日使用“小榆林”标识。
综上，法院认定醉乡公司对普惠公司构成商标侵权，据此撤销了原审判决，并作出上述终审判决。（王国浩）
行家点评：
梁洁泉 北京市世纪律师事务所 合伙人：随着企业商标意识的提高，以及商品流通的地域范围不断扩大，原本相安无事的很多具有一定发展历史的品牌之间产生了或多或少的冲突，要厘清当事人的权利以及维护消费者的合法权益，应在执行相关法律、司法解决的基础上，尊重历史形成原则，妥善解决对于这种涉及到含有知名地名的商标近似判断问题。该案中，原告与被告均为陕西省榆林市的白酒生产企业，且持有的商标中均含有“榆林”二字。
对于醉乡公司使用“小榆林”标识的涉案行为是否存在攀附普惠公司持有的“老榆林”商标商誉的故意，二审法院认为，虽然醉乡公司涉案产品包装上印制有企业名称、地址、电话等信息，但是“小榆林”标识在产品包装显著位置单独突出使用，在字体大小以及颜色上，均比其他字样更加明显；同时，涉案“小榆林”标识与“老榆林”商标字体相同，书写形式几乎一致，排列以及在构图中心位置均相同，涉案白酒价格较低，相关消费者注意程度较低，施以普通人的注意义务，很难将二者相互区分。考虑到“老榆林”商标已经被认定为陕西省著名商标，在相关公众中具有较高知名度及影响力，法院综合判断涉案“小榆林”标识的使用具有攀附“老榆林”商标的主观恶意。
该案也为相关企业敲响了警钟，即在使用具有历史原因形成一定市场基础的商标时，首先要尽快提交商标注册申请，如果存在丧失优先注册的情形，则要合理避让他人在先注册商标，在原有使用产品范围之内，添加其他具有显著特征的识别标识，避免在日后的生产销售过程中与他人在先注册商标产生权利冲突，造成更大的经济损失。
汤学丽 北京市盈科律师事务所 律师：该案有两大争议焦点，即醉乡公司是否侵犯了普惠公司的注册商标专用权，以及如果构成商标侵权应如何承担侵权责任。
针对第一个争议焦点，该案一审法院与二审法院均认可了延安、榆林地区多企业已形成“某品牌”+“某榆林或榆林某”的使用方式。但在该案中，醉乡公司削弱商标、企业信息等元素而突出“小榆林”的使用方式构成了商标法意义上的使用，加之其字体、书写形式等方面与“老榆林”近似，容易造成消费者产生混淆，二审法院据此认定其构成商标侵权。同时，醉乡公司提供证据不能证明其早于普惠公司“老榆林”商标的申请注册日使用“小榆林”商标，因此其在先权利抗辩不能成立。
综上，该案二审法院在对一审法院查明的事实基本予以认同的同时却作出了完全不同的法律认定，其不仅考量了商标自身和当地特有因素，而且对于如何在尊重历史原因的同时厘清权利界限作出了清晰认定，起到了定纷止争的法律与社会效果。
针对该案第二大争议焦点，普惠公司主张的侵权赔偿及各项合理支出共计为200万元，但二审法院最终仅判令醉乡公司赔偿5万元。二审法院之所以作出这样的认定，系基于普惠公司在侵权损害赔偿部分举证不足。该案中，普惠公司并没有提交证据证明其因侵权遭受的损失、醉乡公司因侵权获取的收益，以及其为制止涉案侵权行为所支出的具体合理费用。据此，二审法院根据最高人民法院相关司法解释并综合相关实际因素，最终作出判令醉乡公司赔偿5万元的结果。
商标侵权诉讼落脚点之一在于侵权方对于权利方经济损失的赔偿，但在实践中存在着举证难与赔偿难的现实。虽然我国现行商标法将商标侵权赔偿额度提高至300万元，但具体到个案中，仍需要落脚于数据性的证据，权利方如果希望法院能够判如所请，则需要在此方面积极、充分举证。
（文章来源：中国知识产权报）