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作 者 | 吴立新 浙江子城律师事务所律师
来 源 | 知产力
笔者近日拜读了知产力发布的王颖、刘良勇律师撰写的《涉及新产品制造方法专利侵权纠纷的举证责任倒置问题研究》和赵千喜法官撰写的《也谈产品制造方法专利侵权案件中新产品的认定》，启发本人也对产品制造方法专利侵权案件中新产品如何认定的思考，粗浅看法略表一二。
上述二文中均讲到在新产品制造方法专利侵权案件中，专利权人负有初步证明专利方法制造的产品属新产品的举证义务。王颖、刘良勇律师认为，有说服力的初步证明是相关机构在国内外范围进行的查新检索报告，相关机构可以是专利局的检索部门，也可以是省市的科技情报信息查询机构等单位。专利权人只要完成了这些初步的证明义务，法院就可以认为专利权人尽到了举证责任，从而对于制造方法采用举证责任倒置的原则，除非被控侵权人能举出反例证明该产品在涉案专利申请日前已为公众所知。赵千喜法官则认为，在产品制造方法专利侵权案件中，不论被控侵权人是否提出反证，人民法院对权利人所提的有关专利方法所获产品为新产品的初步证据均应予以审查，而不能简单的以权利人是否提交相关查新检索报告为标准来判断。并认为，在判定专利方法所获产品是否为新产品时，除应考虑双方当事人各自所举证据之外，对专利说明书、专利审查档案等资料也应给予充分重视。笔者认为，在涉及产品制造方法的专利侵权案件中，证明用专利方法制造的产品是否属《专利法》第六十一条规定的新产品最主要的初步证据应是产品制造方法专利本身的申请文件、审查档案，如专利权利要求书、专利说明书等，而相关机关出具的查新检索报告等应是在根据专利文件本身尚不足以认定涉案方法专利制造的产品为新产品的情况下提交的补充证据。理由是：用方法专利制造的产品分二种情况，即专利产品和非专利产品，对于用方法专利制造专利产品的专利侵权，属产品专利侵权，在侵权诉讼中显然没有必要适用《专利法》第六十一条。而对于用方法专利制造非专利产品的情形，在方法专利申请日前，一般是已有同类产品在国内外出现。（如果没有，则产品本身可获得专利授权。）众所周知，制造产品的方法专利之所以能获得授权，说明该制造产品的技术方案与申请日前的现有技术相比具有新颖性和创造性。按发明专利新颖性、创造性要求，方法专利与现有技术相比，区别在于使用方法专利制造的产品，与已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能等方面有明显区别，解决了已有同类产品存在的某种缺陷或不足等技术问题；或者是方法专利与现有技术相比，虽然制造的产品本身没有区别，但方法专利相比较于现有技术，具有生产成本更轻、效率更高、污染更少等实质性特点和显著的进步。如果方法专利的技术方案属于前者，根据北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第102条规定，使用方法专利制造的产品自然属于《专利法》六十一条规定的新产品。鉴于发明专利的新颖性、创造性在专利权利要求书、说明书中有清楚、完整的记载。故，用方法专利制造的产品是否是《专利法》六十一条规定的新产品，一般情况下通过审查方法专利的权利要求书、说明书等即可初步确定。如最高人民法院在无锡市隆盛电缆材料厂、上海锡盛电缆材料有限公司与西安秦邦电信材料有限责任公司等侵犯专利权纠纷再审民事判决书【（2012）民提字第3号】中指出，“如果一种产品制造方法专利的技术方案给使用该专利方法制造的产品带来了区别于专利申请日前同类产品的新的结构特征，则使用该专利方法制造的产品可以认定为专利法（指2001年《专利法》，笔者注）第五十七条第二款意义上的新产品。根据本案专利权利要求书和说明书的记载，本案专利提供了一种新的平滑型金属屏蔽复合带产品制造方法。这种新制造方法要求塑料薄膜与金属箔带表面之间进行凹凸不平的非纯平面结合，与现有技术的纯平面粘合有了显著区别，使得使用该专利方法制造的平滑型金属屏蔽复合带形成了区别于本案专利申请日前同类产品的结构特征。这种新的结构特征导致使用本案专利方法制造的产品在质量和性能方面与本案专利申请日前同类产品具有明显差别。因此，可以认定利用本案专利方法制造的平滑型金属屏蔽复合带属于专利法第五十七条第二款意义上的新产品。原一、二审及再审判决认定利用本案专利方法所生产的平滑型金属屏蔽复合带为新产品，并无不当。”该案即是法院以涉案方法专利的权利要求书和说明书为依据，认定使用方法专利制造的产品为《专利法》第六十一条规定的新产品的典型案例。
笔者认为，在新产品制造方法专利侵权诉讼案件中，相关机构的查新检索报告并非权利人必须提交的证明涉案专利制造的产品属《专利法》第六十一条第一款规定的新产品的初步证据。因为涉案方法发明专利在授权实质审查时已对该发明的技术方案是否具有新颖性、创造性进行了充分的检索，涉案专利制造的产品是否是新产品的信息已记载在专利权利要求书、说明书等专利申请文件和审查档案中。因此，实务中，一般情况下权利人只要提交涉案专利的权利要求书、说明书和审查档案并以此能说明涉案方法专利及制造的产品不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定情形的，即应当认为权利人已完成涉案专利制造的产品系新产品的初步举证义务。