专利侵权抗辩事由一箩筐

　　欧洲历史上最伟大的四大军事统帅之一，被誉为战略之父的汉尼拔·巴卡曾经在他的战记中写下这样一句话“最好的防守就是进攻”。在庭审中，法律是一切辩论的落脚点，掌握并善用抗辩事由，即便处于被告的位置，也可以达成完美的进攻型防守。今天小e为大家总结一下在专利侵权诉讼中有哪些常用的抗辩事由。

　　法律名词解释——抗辩事由

　　抗辩事由，是指被告针对原告的诉讼请求而提出的证明原告的诉讼请求不成立或不完全成立的事实。在侵权法中，抗辩事由是针对承担民事责任的请求而提出来的，所以，又称为免责事由或减轻责任事由。

　　专利权保护范围不清楚抗辩

　　特别提示：本抗辩理由尚存争议，原本在最高人民法院的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（公开征求意见稿）第五条中有明确规定（“权利要求含义不明，运用法定的解释方法仍无法确定其限定的专利权保护范围，且不属于本解释第四条规定的情形的，人民法院可以裁定驳回起诉” ），但该条款在正式公布的司法解释里被删除了。被删除的含义并非否定这种抗辩理由的存在，但也确实未给予其明确肯定。

　　推荐参考司法案例

　　在柏万清与成都难寻物品营销服务中心、上海添香实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审案（（2012）民申字第1544号）中，最高人民法院认为，“如果权利要求的撰写存在明显瑕疵，结合涉案专利说明书、本领域的公知常识以及相关现有技术等，仍然不能确定权利要求中技术术语的含义，无法准确确定专利权的保护范围的，则无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比。因此对于保护范围明显不清楚的专利权，不应认定被诉侵权技术方案构成侵权。”

　　不落入保护范围抗辩

　　推荐参考法条和司法解释：

　　1、《专利法》第五十九条第一款：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

　　2、2009年12月《最高院专利侵权司法解释》第七条：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

　　被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；

　　被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

　　3、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2015年第二次修正）第十七条第二款：等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能、达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

　　4、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016年4月）第八条第二款：与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段、实现相同的功能、达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

　　变劣的技术方案抗辩

　　变劣的技术方案含义：省略权利要求中个别技术特征或者以简单或低级的技术特征替换权利要求中相应的技术特征，舍弃或显著降低权利要求中与该技术特征对应的功能和效果的技术方案。

　　早期观点构成侵权，目前主流观点认为是明显违背“全面技术特征”原则因此不侵权，但仍然有依据等同侵权原则被判定侵权的风险。

　　推荐参考法条和司法解释：参见“全面技术特征”原则相关法条。

　　禁止反悔原则抗辩

　　禁止反悔原则的确立：2009年12月《最高院专利侵权司法解释》第6条：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

　　禁止反悔原则的适用条件：

　　1、相关承诺必须是明示的，且记载在书面陈述、专利审查档案、生效的法律文书中

　　2、不管是专利权人主动还是应审查员要求所为，与专利授权条件是否具有法律上因果关系以及是否被审查员最终采信，均不影响该原则适用

　　3、相同侵权时不考虑，用于限制等同侵权的认定

　　4、不限于在新颖性、创造性审查中作的相关承诺

　　5、以被告提出请求为前提，并由其提供原告反悔的相应证据

　　6、在法院依法取得了反悔的证据的情况下，法院可以主动适用

　　捐献原则抗辩

　　捐献原则的确立：2009年12月《最高院专利侵权司法解释》第5条：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

　　捐献原则与禁止反悔原则均是对等同原则的限制，仅限制方式不同。

　　现有技术抗辩

　　推荐参考法条和司法解释：

　　1、2008年《专利法》第六十二条：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

　　2、最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009年）第十四条：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

　　被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

　　3、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（2016年4月）第二十二条：对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。

　　4、2008年《专利法》第二十二条第五款：本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。第二十二条第二款：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知。

　　注意事项：

　　1、另一有效专利能否成为援引的现有技术：主流观点认为可以援引，不管另一专利是原告还是被告的。

　　2、抵触申请能否成为援引的现有技术：主流观点认为不可以，抵触申请非现有技术，但可以参照现有技术抗辩，叫抵触申请抗辩。

　　3、能否援引多项现有技术组合比对：主流观点认为不可以，只能援引一项现有技术，或者一项现有技术和公知常识简单组合。原因在于两份或多份公知技术组合起来本身可能构成一项具有创造性的发明，既不属于现有技术，也不与任何一份单独的现有技术相似。

　　4、 法院能否主动适用：主流观点认为不能，这属于权利抗辩，即是对原告请求权效力的阻却，而不是否认或变更请求权。但法院可以向被告释明。

　　5、一审被告未主张现有技术抗辩，二审被告能否主张：一种观点认为不可以，避免审级损失和诉讼突袭；但也有另一种观点认为可以，考虑实事求是、救济原则。

　　先用权抗辩

　　推荐参考法条：

　　《专利法》第六十九条第二款：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

　　注意事项：

　　1、“必要准备”：已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

　　2、“原有范围”：专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。超出原有范围的制造、使用行为，构成侵犯专利权。

　　3、在先制造产品或者在先使用的方法或者设计，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，不应支持。

　　4、先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非连同所属企业一并转让。

　　抗辩事由很多，内容纷繁复杂，如果各位看官觉得小e总结的还不错，那么就敬请期待专利侵权抗辩事由一箩筐（下），希望能在荆棘丛生、陷阱遍布的知识产权抗辩之路上为您带来一缕阳光！

　　来源：北京三友