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来源：知产力（微信ID：zhichanli）
作者：赵千喜 湖北省武汉市中级人民法院知识产权庭
知产力网站5月17日刊发了王颖、刘良勇撰写的《涉及新产品制造方法专利侵权纠纷的举证责任倒置问题研究》一文，两位律师对最高院以及北京高院有关产品制造方法专利侵权案件中有关新产品判定的规定作了介绍，并提出权利人可以提交专利局、省市科技情报信息查询机构等单位所作的查新检索报告作为判断专利方法所获产品为新产品的初步证明。他们同时认为，只要专利权人完成了初步的证明义务，法院就可以认为专利权人尽到了举证责任，从而对于制造方法采用举证责任倒置的原则，除非被控侵权人能举出反例证明该产品在涉案专利申请日前已为公众所知。由于两位律师在文中并未谈及法院对权利人所提初步证明的审查认定问题，给人似乎以“只要权利人提交了查新检索报告且被控侵权人未提充足反证，法院即应认定专利方法所获产品为新产品”之印象。为此，笔者认为有必要就产品制造方法专利侵权案件中新产品的认定问题谈一下个人看法。
一、人民法院对有关专利方法所获产品为新产品的初步证明应进行审查
对两位律师有关产品制造方法中应由权利人举证其方法所获产品为新产品，且查新检索报告可以作为认定新产品的初步证明之观点，笔者不持异议。但就个人的实践经验和感受而言，在产品制造方法专利侵权案件中，不论被控侵权人是否提出反证，人民法院对权利人所提的有关专利方法所获产品为新产品的初步证明均应予以审查，而不能简单的以权利人是否提交相关查新检索报告为标准来判断。原因在于，在进行科技查新检索时，检索词的选择设置对检索结果具有直接而显著的影响，在检索词上稍加调整或限定，其所获得的检索结果就可能大为迥异。如不对查新检索报告采用的检索词和检索对象进行分析而草率的相信报告结论，很有可能会产生误判。
可能产生误判的情形一：权利人或检索机构使用的检索词过于具体或限定太多，导致没有检索到相应技术文献或专利。例如，在笔者承办的“短管桩的生产工艺”方法专利侵权案件中，权利人为证实专利方法所获得的短管桩为新产品，提交了在国家知识产权局网站上以“短管桩”为检索词进行专利检索后的页面打印件，结果显示除本案专利以外未有其他以“短管桩”为主题的专利存在。但法院并未依此认定本案专利方法生产的短管桩为新产品。在该案中，法院认为有关专利方法所获产品是否为新产品系依产品的技术特性而非依产品使用的名称来进行判断。在本案专利申请日前管桩产品的结构已经作为行业标准公开的情况下，没有以“短管桩”为主题词的发明创造被授予专利权不能代表本案专利方法获得的产品为新产品。①
可能产生误判的情形二：权利人或检索机构使用的检索词不准，不能切实反映专利方法所获产品的特性。在笔者承办的 “一种装饰塑料异型材及其生产方法”发明专利侵权案件中，权利人为证明专利方法所获产品为新产品，除提交客户出具的在本案专利申请日前未使用过同类产品的证明之外，还提交了某科技查新机构出具的查新报告。但法院经审查发现，该案专利方法生产的产品为一种装饰塑料异型材，其特性为在型材表面热熔涂覆上涂覆膜，而科技查新报告系以“塑料＊挤出＊涂、装饰塑料＊挤出”为主题词进行检索，由于查新机构使用的检索词未能准确反映专利方法所获产品的特性，法院认为该报告不能直接证明本案专利方法生产的在型材表面热熔涂覆上涂覆膜的产品为新产品。考虑到该案专利方法所获产品在内部结构、组分材料等方面相较已知产品并未有创新，仅是在功能特性上具有某些优点，而该功能特性上的优点又无法通过客观方式加以测定判明，法院未认定该专利方法所获产品为新产品。②
二、人民法院不认定专利方法所获产品为新产品并不代表该类案件无法正当维权
方法专利侵权案件中权利人举证困难是理论与实务界公认的事实。在该类案件中，要充分学习和领会最高院有关司法政策的精神。在使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。要针对方法专利侵权举证困难的实际，依法采取证据保全措施，适当减轻方法专利权利人的举证负担。③为此，在办理方法专利侵权案件中要廓清以下认识：
其一，不能简单的以案件涉及产品方法专利而径直认定应由被控侵权人对制造被控侵权产品的方法进行举证，忽视提出证据保全申请或不当拒绝权利人所提证据保全申请。在刚接触方法专利侵权案件时，很多人包括承办法官、律师在内往往只会大略的记得有关方法专利侵权案件可以适用举证责任倒置的规定，而忽略了产品制造方法专利侵权案件实行举证责任倒置是有前置条件的。要适用举证责任倒置规定，权利人要举证证明专利方法所获产品为新产品，且被控侵权人制造的产品与专利方法所获产品为相同产品。如果权利人怠于就这两项前置要求进行举证并忽视证据保全申请，往往就会面临指控被控侵权人侵权缺乏证据的窘境。
其二，专利方法获得的产品是否为新产品与权利人申请对被控侵权产品的制造方法进行证据保全并行不悖。实践中还存在这样的疑问，即在权利人已就专利方法所获产品为新产品、被控侵权产品为与专利方法相同产品进行举证后，还有无必要提出证据保全申请？在法院就举证责任分配作出决定之前，对权利人提出的证据保全申请应否予以同意并执行？对上述疑问，笔者认为，是否采取证据保全措施同专利方法所获产品是否为新产品之间不存在直接的关联，两者之间也不存在非此即彼的关系。在权利人提交证据反映被控侵权人存在未经许可使用专利方法制造产品的可能时，法院应权利人的申请对被控侵权人制造产品的方法采取录像、拍照等保全措施，不仅可以解决权利人在有关新产品主张不成立时指控侵权证据匮乏的问题，也可以在权利人新产品主张成立应适用举证责任倒置规定时，将证据保全所获资料用于对比核实被控侵权人嗣后所举侵权产品之制造方法是否真实、是否存在更改修正的情况。当然，在方法专利侵权案件中，法院在对被控侵权人采取证据保全措施时，应注意保护好被控侵权人的商业秘密，必要时可以要求权利人签署保密承诺书或提供相应的担保。
三、人民法院对专利方法所获产品是否为新产品可以作为先决问题先行判定
由于专利方法所获产品是否为新产品直接关涉到举证责任的分配问题，而双方当事人又很少能够就专利方法所获产品是否为新产品达成一致意见，因此人民法院在案件进展过程中无可避免的要对此问题进行表态。考虑到该类案件的复杂性，在程序上可以要求双方先就专利方法生产的产品是否为新产品以及被控侵权产品与专利方法所获产品是否相同进行举证质证，并由双方就该问题先行发表辩论意见。根据双方举证质证以及辩论的情况，人民法院可以先就举证责任分配问题作出决议后再行决定后续侵权诉讼部分的审理。
在判定专利方法所获产品是否为新产品时，除应考虑双方当事人各自所举证据之外，对专利说明书、专利审查档案等资料也应给予充分重视。原因在于，通过阅读专利说明书和专利审查档案，可以最为直接的知晓相关方法发明的背景技术情况和权利人自己对专利方法所获产品的认知态度。如果权利人在说明书或专利授权审查过程中自行认可该发明系有关已知产品的新的制造方法，按照“禁止反言”的原则，应不允许权利人在侵权程序中再行主张专利方法所获产品为新产品。在权利人有关专利方法所获产品为新产品的主张不成立时，人民法院应要求权利人明确据以起诉被控侵权人侵权的依据。此时，人民法院应权利人申请进行证据保全所获证据无疑可以作为指控侵权的依据。另外，如果被控侵权人在法院就举证责任进行分配前即主动的就其制造被控侵权产品的方法进行了举证，权利人也可以使用该证据作为指控侵权的依据使用。不过应予注意的是，诉讼双方均应受诉讼诚信原则和“禁止反言”原则的拘束，被控侵权人不得以法院认定其不负担举证责任为由反对权利人使用其先前所举证据，同时权利人也不得在本案此后的程序中推翻其认可被控侵权人所举证据真实性的立场。
（本文为个人观点，不代表所在单位立场）
注 释：
① 案号(2015)鄂武汉中知初字第02537号。该案判决为一审判决，目前尚未生效。
② 案号(2013)鄂武汉中知初字第03551号。
③ 参见《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》，法发〔2011〕18号。