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来源：知产力（微信ID：zhichanli）
作者：王 颖 刘良勇 安杰律师事务所
在专利侵权纠纷案件中，当事人举证责任分担的一般原则是谁主张，谁举证。对于方法专利而言，被控侵权人在企业内部实施专利方法具有相对的隐蔽性，专利权人往往面临举证难的问题。但是涉及方法专利侵权时，有时会发生举证责任的倒置。专利法61条第1款规定“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。也就是说，方法专利举证责任倒置的前提条件是，该方法专利是新产品的制造方法。但是，在实际案件中，何为专利法61条第1款中的“新产品”，以及原告如何证明涉案专利方法制造的产品是新产品一直存在争议。
在本文中，笔者就如何理解专利法61条第1款中的“新产品”，以及如何证明涉案专利方法制造的产品是新产品这两个问题做了研究。
一、专利法61条第1款中的“新产品”
2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定：产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。
而在此司法解释出台之前，对于专利法六十一条第一款“新产品”的解读，学界和司法界存在不同的看法。比较多的观点是认为，这里的“新产品”的含义是不同于专利法对产品“新颖性”的定义。
在(2005)一中民初字第7493号,通化安泰克生物工程有限公司诉法国礼来公司侵犯专利权纠纷一案中，北京第一中级人民法院认为：原告专利方法制备的产品属于本专利申请日之前已有的产品，是众所周知的常识，不是新产品，因此不符合举证责任倒置的条件。该案中，北京一中院对“新产品”的判断标准类似“新颖性”的标准。
北京第二中级人民法院则对“新产品”有不同的理解。在(2006)二中民初字第11593号，中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所诉北京四环制药有限公司及北京宝依普生物高技术有限责任公司侵犯专利权纠纷一案中，北京第二中级人民法院认为：对于新产品的认定应界定在国内第一次制造出的产品，而且该产品与专利申请日之前国内已有制造的同类产品相比有明显区别的范畴下。
在(2007)二中民初字第12860号，BASF公司诉南通施壮化工有限公司及北京阳光克劳沃生化技术有限公司侵犯专利权纠纷一案中，北京第二中级人民法院对新产品的认定也表达了与上述相同的观点，即，对于新产品的认定应界定在国内第一次制造出的产品。
2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条对“新产品”的认定其实采用了新颖性的判断标准。
在2010年之后的涉及新产品制造方法的绝大部分的侵权案件中，法院均依据申请日以前不为国内外公众所知来评价“新产品”。
例如，在(2011)苏中知民初字第304号，荷兰解决方案研究有限公司和迈图化工企业管理(上海)有限公司诉河北四友卓越科技有限公司和必博科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案，以及在(2014)浙杭知初字第769号，三门富达果蔬专业合作社诉浙江法朗德食品有限公司等专利权权属、侵权纠纷等案件中，法院均以产品本身或者制造产品的技术方案中有一项在方法专利的申请日之前已经为国内外公众所知的，该产品就不属于新产品来评判专利法61条的“新产品”。
2013年9月份印发的北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》对于“新产品”的判断问题表达了与上述司法解释相同的观点。只是，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》对于在司法实践中如何掌握该“新产品”的判断给出了一个更为可操作性的标准。在该《专利侵权判定指南》中的102条指出，专利法第六十一条规定的“新产品”，是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别；产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。由此，北京市高级人民法院，给出了对“新产品”的较为明确的判断标准。
笔者也认同对于专利法61条在专利侵权纠纷中对新产品的认定采用与专利法22条第2款新颖性相同的标准，这不仅使得专利法不同法条之间含义统一，在逻辑上也是比较合理的。没有必要为专利法61条中的“新产品”单独设立一个新的判断标准。
二、专利权人如何证明产品制造方法所获的产品是新产品
专利权人在侵权纠纷中对被诉侵权产品的制备方法,享有举证责任倒置的前提,专利权人必须先承担证明其产品制造方法所获的产品是新产品的义务。那么应当如何证明，以及这种证明需要举证到什么程度呢？
对于“新产品”的举证责任问题，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》中的102条指出，专利法第六十一条规定的“新产品”，应由专利权人举证证明；专利权人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的，视其尽到举证责任。
笔者总结了相关案例，认为比较有说服力的初步证明是相关机构在国内外范围进行的查新检索报告，相关机构可以是专利局的检索部门，也可以是省市的科技情报信息查询机构等单位。专利权人只要完成了这些初步的证明义务，法院就可以认为专利权人尽到了举证责任，从而对于制造方法采用举证责任倒置的原则，除非被控侵权人能举出反例证明该产品在涉案专利申请日前已为公众所知。
三、结束语
就专利法六十一条第一款中“新产品”的所采用的最严格的新颖性的判断标准，无疑加大了涉及方法的专利权人在专利侵权纠纷案件中主张举证责任倒置的难度。同时，如果方法权利要求制得的“新产品”符合专利法22条新颖性和创造性的标准，那么专利申请人完全可以在专利申请文件中同时要求保护产品，在侵权纠纷发生时，直接采用产品权利要求来主张权利。但是，如果产品制造方法制得的产品符合新颖性要求但不满足创造性要求，无法直接获得产品权利要求的保护时，在专利侵权纠纷发生的情况下，如果能通过产品的制造方法来主张权利，从而由被控侵权人承担制造方法不同于涉案专利的举证责任，倒不失为一种好的专利保护途径。