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职务发明专利权因出资入股被转让后，受让人没有义务支付职务发明报酬。最高人民法院在相关裁判文书的意见并不认为专利权转让或出资后受让人应当支付职务发明报酬。
在当前的中国知识产权理论界和实务界，对是否以及如何制定《职务发明条例》进行了热烈讨论。笔者认为，在讨论《职务发明条例》的时候，应当关心司法实践中职务发明报酬纠纷到底存在哪些问题，对法律资源有何需求。2015年最高人民法院审理的（2015）民申字第2945号魏某职务发明奖励报酬纠纷案，是非常典型的职务发明报酬纠纷案（本文所称的职务发明，是《专利法》所指的职务发明创造或《促进科技成果转化法》中职务科技成果的简称），其中涉及到的很多问题值得深入研究，例如将专利权作价出资入股其他公司的行为发生在2000年之前，但专利权转让公告却在2001年7月1日之后，因该专利产生的职务发明报酬纠纷应当适用2000年修正的还是之前的《专利法》？在司法实践中如何界定2000年修正的《专利法》前后分别规定的职务发明报酬支付主体“专利权的持有单位或所有单位”和“被授予专利权的单位”？基于职务发明产生的专利权被作价出资入股到其他公司，对职务发明报酬的支付主体和支付标准会产生什么影响？限于篇幅，本文拟对最后一个问题进行研究。
一、专利权作价出资后是否应当支付职务发明报酬
按照我国1984年以来的各个版本《专利法》的规定，发明创造可以分为职务发明创造和非职务发明创造。职务发明创造是指，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造。对于职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。《专利法》还规定，如果基于职务发明创造得到专利授权，职务发明创造的发明人或设计人（本文简称职务发明人）可以获得两个方面的回报：一是奖励，二是报酬。
《专利法》规定职务发明报酬的支付是有条件的，需要在“发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益”来确定。如果基于职务发明而产生的专利（简称职务发明专利）没有实施，专利权被作价出资入股到其他公司，在司法实践中就会出现这样一些问题：
1. 如果职务发明专利被作价出资，职务发明人是否还有权利要求支付职务发明报酬？
2. 谁有义务向职务发明人支付报酬？
3. 如果职务发明人有权获得报酬，应当按照什么标准计算报酬？前面所述魏某职务发明报酬纠纷案涉及的争议就包括上述问题。
笔者认为，如果职务发明专利被作价出资，职务发明人仍然有权要求获得报酬，主要理由有三个方面：
第一，职务发明专利被作价出资后职务发明人有权获得报酬，符合《专利法》的基本理论。专利权能够被作价，能够被被投资人接受，同样也是在实现经济价值，出资入股获得的经济利益在本质上与专利实施获得的经济利益是相同的。既然专利实施后取得经济效益应当分配一部分给职务发明人，那么专利权作价出资获得的经济利益同样应当分配一部分给职务发明人。另外，按照《公司法》的规定，在专利权作价出资之后，专利权作为财产性权利必须转让给被投资的公司，因此可以说专利权的出资入股在本质上就是专利权的转让，只不过从股东转让到被投资的公司而已。职务发明专利的转让产生的经济利益，与基于专利实施产生的经济利益一样，应当分配一部分给职务发明人。
第二，职务发明专利被作价出资后职务发明人仍然有权获得报酬，已经体现在法律规定中了。虽然在前面所述的魏某职务发明报酬案中的纠纷发生时，《专利法》和《专利法实施细则》等法律、行政法规并没有明确规定职务发明专利作价出资后职务发明人是否有权要求支付报酬，但是，2015年修正的《促进科技成果转化法》对此进行了明确规定，其中第四十五条规定，“科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的，按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬”，其中第（二）项规定“利用该项职务科技成果作价投资的，从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之五十的比例”。《促进科技成果转化法》的上述规定，佐证了在专利权作价出资入股后职务发明人仍然有权获得报酬，这样的规定既有合理性，又符合法理。
第三，职务发明专利被作价出资后职务发明人有权获得报酬也符合司法实践中的案例规则。在2014年中国法院50件典型知识产权案例之六，即(2014)鄂民三终字第00109号职务发明报酬纠纷上诉案中，甲大学将其拥有的属于职务发明的“铁钛复合系列云母珠光颜料生产专有技术”作为出资投入到乙公司，享有对该公司100万元的出资额，湖北省高级人民法院在(2014)鄂民三终字第00109号民事判决书中认为，出资入股并不影响专利权人向职务发明人支付报酬的义务，职务发明人彭某等仍然有权要求甲大学基于出资获得的经济利益而支付报酬。
二、专利权作价出资后谁应当支付职务发明报酬
前面的分析表明，专利权作价出资后职务发明人有权要求支付报酬，那么接下来的问题就是，谁应当支付职务发明报酬。在司法实践中几乎不会有争议的是，专利权人有义务支付报酬，因为专利权人要么属于2000年修正之前的《专利法》规定的“专利权持有或所有单位”，要么属于2000年修正的《专利法》所规定的“被授予专利权的单位”，但问题在于，被投资的公司是否也有义务支付报酬。
在前面所述的魏某职务发明报酬纠纷案中，魏某等人认为基于职务发明产生的专利权被作价投资入股了乙公司，因此作为专利权人的甲公司和作为被投资的乙公司应当共同向其支付职务发明报酬，但二审法院北京市高级人民法院在（2015）高民（知）终字第890号民事判决书中认为，只有专利权人甲公司有义务支付报酬，被投资的乙公司作为专利权受让人并没有义务支付职务发明报酬。最高人民法院在（2015）民申字第2945号再审裁定书中认为：二审法院仅仅依据对2001年《专利法》第十六条所称的“被授予专利权的单位”，简单地认定涉案专利权的受让人乙公司不具有支付职务发明报酬的义务，有所不妥。
最高人民法院的上述意见，在文字表述上有一定的模糊性，可能会有两种理解。第一种理解，专利权转让或者专利权作价出资后，专利权受让人没有义务支付职务发明报酬。但从本案事实来看，乙公司一方面是专利权转让合同中的受让人，另一方面同时也是《专利法》规定的职务发明报酬支付主体，即《专利法》所规定的“专利权持有单位或者所有单位”或者“被授权专利权的单位”，或者是《专利法》规定的职务发明报酬支付主体应当承担的报酬支付义务的继受者。第二种理解，专利权转让或专利权作价出资后，专利权受让人也有义务支付职务发明报酬。在本案中，乙公司作为专利权受让人，与甲公司同时负有向职务发明人支付职务发明报酬的义务。乙公司是否属于《专利法》规定的职务发明报酬支付主体，即是否属于《专利法》所规定的“专利权持有单位或者所有单位”或者“被授权专利权的单位”，需要结合该案证据进行具体分析，本文在此不进行讨论。值得讨论的问题是，在法律上来讲，专利权转让或专利权作价出资后专利权受让人是否也有义务支付职务发明报酬。
笔者认为，专利权转让或专利权作价出资后，专利权受让人没有义务支付职务发明报酬，主要理由为：
第一，受让人要承担职务发明报酬支付义务不符合法理。
首先，职务发明报酬支付主体应当直接或间接地与职务发明人具有“职务关系”，而被投资的公司或专利权受让人与职务发明人并不存在这种“职务关系”。《专利法》规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位。” 该规定隐含地表明职务发明人与单位存在“职务关系”。如果职务发明的专利申请人没有转让，“专利权的持有单位或所有单位”或“获得专利授权的单位”应当就是发明人所在单位或被所在单位派出工作的单位。如果职务发明专利申请权进行了转让，正如上海市高级人民法院(2014)沪高民三（知）终字第120号职务发明报酬纠纷案的民事判决书认为的那样，也应当“类推适用《专利法》关于被授予专利权单位应向职务发明人支付合理报酬的规定”。在该案中，虽然发明人所在单位将职务发明专利申请权转让给其他公司，法院同样认为“即使发明人所在单位并非涉案发明的专利权人，但其系张某的雇主，仍应当支付职务发明报酬”。北京市高级人民法院在魏某职务发明报酬纠纷案的二审判决书中也认为，“职务发明报酬、奖励的支付系发生于雇主与雇员之间的法律关系，且通常以雇主与雇员之间存在雇用或劳动关系为基础”。
其次，如果专利权转让之后受让人要承担职务发明报酬的支付义务，既不利于交易安全也不符合交易习惯。从交易习惯上来讲，专利权转让合同中约定的转让价款针对的一般是指一项完整而没有权利负担的专利权，如果认为专利权转让的同时，职务发明报酬支付义务跟随着专利权而转移，则会破坏现有的交易习惯。假设职务发明报酬支付义务随着专利权转让而转移给受让人是一个公开的规则，专利权的受让人将会在交易之前去调查原专利权人是否已经支付过职务发明报酬，这无疑将会增加专利权转让的交易成本，也不利于交易安全。尤其是，当专利权是作为出资入股到被投资的公司时，由于职务发明报酬往往需要根据专利实施后取得的经济效益来计算，附加在专利权上的职务发明报酬支付义务可能影响受让人实施专利的正常经营活动。当然，支付职务发明人报酬的义务是一项债务，可以通过合同约定来转移，但是，债务的转移需要债权人同意。如果职务发明人明确同意，法定的职务发明报酬支付主体可以合同约定将职务发明报酬支付义务转移给专利权受让人。
第二，受让人要承担职务发明报酬支付义务不符合法律规定。
首先，2015年修正的《促进科技成果转化法》第四十五条规定“科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的，按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬”，其中第（一）项规定“将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例”，第（二）项规定“利用该项职务科技成果作价投资的，从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之五十的比例”。从上述法律规定来看，无论构成第（一）项的转让，还是构成第（二）项的出资入股，法律都规定职务发明奖励和报酬的支付主体是“科技成果完成单位”，并不是专利权转让的受让人，也不是专利权作价出资入股的受让人。
其次，虽然《专利法》和《专利法实施细则》没有明确规定职务发明专利如果转让谁应当支付职务发明报酬，但却规定了“被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人”。按照相同的逻辑，在专利权作价出资或转让的情况下，仍然应当是“被授予专利权的单位”承担支付报酬的义务。再者，2013年上海市高级人民法院《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》第十条规定：“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定职务发明创造转让时报酬的方式和数额的，在专利有效期限内，被授予专利权的单位向他人转让专利技术的，应参考专利许可确定发明人或者设计人的报酬。”这里则是明确规定了，如果专利权转让，支付职务发明报酬的主体仍然是“被授予专利权的单位”。参照上述规定，可以非常明确地得知，专利权转让或作价出资后，专利权的受让人并不承担职务发明报酬支付义务。
第三，受让人要承担职务发明报酬支付义务不符合现有案例规则。
在前面所述的甲大学职务发明报酬纠纷案中，甲大学将其拥有的属于职务发明的“铁钛复合系列云母珠光颜料生产专有技术”作为出资投入乙公司，取得乙公司100万的出资，湖北省高级人民法院在(2014)鄂民三终字第00109号民事判决书中认为，出资入股并不影响专利权人向职务发明人支付报酬的义务。在该案中，职务发明人没有主张，法院也不认为，被投资的公司或受让专利权的公司有义务支付职务发明报酬。在前面所述的上海法院审理的职务发明报酬纠纷案中，上海市高级人民法院也认为，在工作单位将职务发明专利申请权转让给其他公司的情况下，即使工作单位并非涉案发明的专利权人，“但其系张某的雇主，仍应当支付职务发明报酬”。法院同样并不认为专利申请权的受让人有义务支付职务发明报酬。
三、小结
本文的分析表明，司法实践中存在的问题应当成为法律制定、修改和完善的重要出发点，在讨论《职务发明条例》制定中的相关问题时，建议有更多专家关注司法实践中职务发明奖励或报酬纠纷案件中对法律资源有何需求。本文的研究还表明：
第一，基于职务发明产生的专利权作价出资后，《专利法》规定的“专利权持有单位或所有单位”或者“被授予专利权的单位”仍然是支付职务发明报酬的义务主体。
第二，职务发明专利权作价出资后，作为专利权受让人的被投资公司，没有义务支付职务发明报酬。
第三，最高人民法院在魏某职务发明报酬纠纷案的再审裁定书中的相关表述，即“简单地认定涉案专利权的受让人乙公司不具有支付职务发明报酬的义务，有所不妥”，应当被理解为第一种含义，不能作为专利权转让或作价出资后专利权受让人应当支付职务发明报酬的依据。
作者：石必胜 中国政法大学兼职教授 中国知识产权杂志专栏作者
来源：《中国知识产权》杂志 总第111期