第二届中国知识产权法院论坛：专利保护新发展

　　第二届中国知识产权法院论坛继续进行，分会场一专题三围绕“专利保护新发展”展开研讨，由北京君策知识产权发展中心理事长尹新天主持。

　　最高人民法院民三庭审判长周翔专题发言：大家上午好，非常容幸参加此次论坛，今天介绍的题目是专利司法保护的新发展。专利法近年来引起了业界广泛关注，专利法已经超过30年了，在前年全国人大常委会对专利法进行了专项检查，对专利法的保护面临的困境做了总结，关健词是周期长、举证难、赔偿低、成本高、效果差，针对发现的问题国知局进行大修，现在已经向社会征求意见了，对于执法检查中提出的问题提了几个解决的方案和一系列的举措，对这一草案业界有广泛的评论，从业者对此的评论是要行政扩权，我们觉得专利面临的困境要从专利保护的基本体制机制层面对问题加以解决，具体而言，要对我们现在现行的专利司法保护和行政保护双轨制和专利授权确权行政诉讼程序以及专利诉讼程序二元制进行调整，具体涉及到包括我们在对于行政授权确权程序的按照民事诉讼法的程序把现有的专利复审委作为被告的模式，转化为有请求人和专利权人双方对抗的模式，直接作出司法确认，而不用判令行政复审委重作，在民事侵权的案件审理过程中对于专利权的效力问题我们可以作出判断及裁量，这也有境外的立法、判例作支持。第二点在专利保护中还是要强调利益平衡的原则，对于善意的使用者能不能把它确认为不侵权，对有损国家社会公众利益的行为是不是可以不适用禁令，而以赔偿金额来代替，用一种民事承担的方式，第三方面是要进一步发挥司法的主导作用，这点不用过多的阐述了，当然我们对于立法提建议是一回事情，我们面临的专利案件审理是紧迫需要解决的问题。专利法第四次修改草案提出了解决方案：为解决“周期长”问题，明确行政调解协议的效力；为解决“举证难”问题，完善相关证据规则；为解决“赔偿低”问题，增设对故意侵权的惩罚性赔偿制度；为解决“成本高、效果差”问题，增加对群体侵权、重复侵权等故意侵权行为的查处，加大对假冒专利的处罚力度，完善行政执法手段，明确间接侵权责任和网络服务提供者的法律责任，建立专利权保护信用信息档案。

　　我想谈一谈一个大家广泛关注的案件，本田和双环两个公司对外观设计专利发生侵权、反向确认不侵权、侵权损害赔偿的纠纷，这个案件去年我们陆续把两个相关联的案件做了二审裁判。本田的车投向中国市场时发现双环汽车（音译）侵犯了他的外观涉及专利权，之后本田提起了诉讼，分别发送了警告函，对外观侵权是否构成民事诉讼进行了争辩，专利复审委宣布了外观专利的无效，一直到一中和高院维持了，最高法院再审期间，进行了提审，并进行了改判，认为本田外观专利是有效的，这个判决着重在判例部分强调了涉案外观的产品前大灯等是有显著影响的，整体观察综合判断后认为外观是有专利权的，本田有胜诉判决后，继续民事诉讼，但是一审没有支持其诉求，我们在二审判决中着重论述了根据专利侵权司法解释一第十一条第二款第二项的规定，也就是说本田公司外观设计之所以得以维持专利权，现有设计的区别特征更重要，本案中恰恰这些关键的设计特征影响了是否侵权的结论，对于双环公司反过来诉本田，当然是和前面的裁决结果一样，双环公司还起诉本田公司赔偿，对于这个问题判赔了5000万，最高法院对警告函的效力等都给了具体裁量的标准，专利权人在维护自己权益的时候不论是提起诉讼前或期间发送警告函都是维护自己权益合法方式，因为法律并没有对此进行禁止性的规定，但发送警告函还是要有注意义务，跟双环公司等其他的经销商发送警告函的注意义务强度是不同的，因为在专利侵权诉讼中作为被告接到警告函后通常会停止销售，避免相关的诉讼和麻烦，制造商接到警告函后会非常重视，双环公司接到警告函后积极和本田公司联系，修改了自己的外观。我个人的理解是，把专利侵权诉讼作为行业竞争的手段，维护自己的专利权是正当合理合法的，但必须在法律框架下维持自己专利权的权益，本田公司起诉前发的警告函我们认为都是合理的，双环和本田都已经分别提起诉讼，并进入法院诉讼过程中本田继续向双环公司的经销商发送警告函，并且范围扩大，在第二批警告函的内容中本田公司没有进行充分的侵权比对，没有披露本田和双环已经在诉讼过程中解决这个问题，我们认为对于双环的经销商没有合理的预期，我们认为本田不合适做法恰恰在于起诉后向销售商发布的警告函给双环公司带来了相应的损害，最后我们支持了双环的索赔的请求，但把赔偿额调整到1600万元，这个案件判了后，网上也非常关注，今天也分享我们的思考，同时也紧扣今天的主题。

　　北京市高级人民法院民三庭副庭长焦彦专题发言：间接侵权问题在每次修法都是比较热议的问题，今天我分享自己对目前对于间接侵权存在内涵不明确的问题。什么是专利的间接侵权，主要有三种行为，一是核心的部件，虽然侵权人没有完整实施技术方案，但生产了涉案专利的核心部件，二是提供技术支持，比如提供侵犯专利权的图纸，以及转让等侵权的技术，三是提供辅助性的帮助行为，具体提供运输仓储网络销售平台等，大概分为以上三情况。专利间接侵权的类型主要有：生产无其他非侵权用途的专用部件、提供实施侵权行为的图纸、转让侵犯专利权的技术、提供辅助性帮助行为，如运输、仓储等，对于间接侵权我国没有明确的规定：《专利法》第十一条：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的…仅规定了直接侵权，未规定间接侵权。北京

　　2001年9月29日京高法发[2001]229号《关于专利侵权判定若干问题的意见》第73-80条、北京高院2013年9月4日京高法发[2013]301号《专利侵权判定指南》将间接侵权分为提供专用品的侵权行为和提供便利条件的侵权行为，将两种行为纳入共同侵权处理，同时认为受让技术侵权的，由受让人承担侵权责任。

　　相关法律司法解释的规定：《侵权责任法》第八条：二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。第九条第一款：教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（2016年1月通过4月施行）第二十一条：明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆侵权行为的，人民法院应予支持。

　　域外经验可以作为借鉴：比如说，美国 35 U.S.C. § 271(b)——诱导侵权（induced infringement）；35 U.S.C. § 271(c)——辅助侵权（contributory infringement）：Limelight Networks,Inc.v.Akamai Technologies, Inc.(2014)，判例这明确“诱导侵权责任必须以直接侵权为前提。”以及辅助侵权要件是专利重要的组成部分、明知、无非侵权目的。日本（08年）：101条——1、仅能用于生产产品专利的专用物品；2、生产产品专利的专用部件、明知、无非侵权用途；4、仅能用于实施该方法专利的专用物品；5、实施该专利方法专用物品、明知、无非侵权用途，明确间接侵权以直接侵权为前提。欧洲：欧共体专利共约第26条（德国专利法第10条）——禁止对发明的间接利用——与专利发明的实质性特征（relating to an essential element of that invention）有关的产品、明知、非常用产品（常用产品+诱导实施直接侵权行为）——单独的侵权行为。

　　专用部件和核心部件和实质性部件是一样吗？我认为不一样。专利技术方案中比如说有一个特殊的螺丝，是不是核心部件，我认为不能把权利拓展的这么宽，我作了这么一种归纳，第一是把具体的类型进行了划分，第二是规则不明确，专利法11条仅规定的是直接侵权并没有就间接侵权进行规定。有明确规定是北京高院的意见中30条和80条对间接侵权首次进行了规定，规定的比较宽泛，主观上有诱导唆使的故意，客观上要提供要件，间接侵权限定的是专利技术中的关键部件，77条对于帮助侵权也作出了规定，2013年北京高院专利指南106-110条中将提供核心部件侵权行为没有规定是关键部件，但提供一种专用部件作了明确规定，对于109条将辅助性的帮助行为，提供仓储运输等也进行了规定，纳入共同侵权进行了规范，排除了提供技术支持可以构成间接侵权而纳入共同侵权。2016年司法解释二21条针对间接侵权作出了规定，第一款将提供专用部件并非实质性部件的行为认定为帮助行为。第二款关于教唆侵权的规定虽然没有明确，但是否可以把提供技术支持的行为纳入到教唆侵权范围呢，没有明确，大家都知道教唆侵权是用引诱怂恿有道他人，帮助性的侵权是提供辅助性的，我个人认为提供技术支持的行为，应当纳入到教唆侵权中，否则教唆侵权意义不是很大了，根据2016年司法解释虽然没有规定，但根据侵权责任法地九条第一款不属于专利的间接侵权，专利间接侵权我认为应当指提供实现发明或实用新型专利方案中实质性部分的专用部件行为，视为帮助行为纳入共同侵权。现行司法解释二第21条第一款虽然没有对实质性部分进行规定，但应当作此理解，对于故意提供技术支持可以构成教唆行为应当纳入共同侵权，以及故意提供辅助性帮助行为可以纳入共同侵权中，第四次修法可以纳入，加强对专利的保护。简单的对间接侵权司法实践中的情况进行分享，传统专利间接侵权案件案件数量少、司法解释规则明确。软件专利间接侵权案件：发明的实质通常是无形的过程、步骤；不可避免地会涉及算法、数学运算等；实施发明的步骤可能涉及不同的设备操控主体之间的交互；发明往往涉及后台的运算过程，在最终产品上再现或验证发明的过程往往代价很大。难度在于：许多软件专利技术方案涉及多方侵权人，法律关系复杂，举证责任重，专利权人不愿意提起诉讼，获得保护的难度较大。司法解释二第21条软件专利功能模块架构的技术特征属于该技术方案所必备没有其他非侵权用途的，如果在对于引诱技术侵权两个以上的被控侵权人其中一个人的是支配的作用，这种情况下应当把它认定为直接侵权，对于权利要求中存在至少一个由非经营目的的行为人实施的技术特征的，由于不存在直接侵权行为则一般不构成间接侵权，但是如果原告通过举证证明必然存在以经营目的的行为人也会实施该技术特征的除外。我个人的看法主要有：一是权利要求中存在至少一个由非经营目的的行为人实施的技术特征的，由于不存在直接侵权行为，则一般不构成间接侵权，但是，如果原告通过举证证明必然存在以经营目的的行为人也会实施该技术特征除外（美国Symantec案）；二是两个以上的被控侵权人存在分工合作关系（存在共同的过错），各自的行为共同构成了实施专利技术方案的，按照侵权责任法第八条及专利法第十一条多方共同直接侵权处理。两个以上的被控侵权人中其中一人实际起支配作用（如通过合同或事实上的关联关系，美国BMC Resource案中称之为控制或指导control or direct），其属于直接侵权人。三是技术特征属于该技术方案所必备，没有其他非侵权用途的，（例如驱动硬件的专用软件）可以视为司法解释二中所称的“专门用于实施专利的零部件”。四是间接侵权构成主观过错是明知，即故意侵权，过失不构成。以上是我的个人观点，有不对之处还请指正。

　　高通无线通信技术（中国）有限公司副总裁、专利顾问Mark Snyder专题发言：非常高兴可以和北京和来自各地的知识产权学者进行分享。我在这儿想说在我们作为公司法务参加这样的论坛，我们平常参与很多的诉讼和商务纠纷的和解谈判，我们可以区别其他法律学者提供不同的观点，可以作为法院的参考。几周前也是在北京参加另外一个活动中法官指引我不用花时间去讨论案件，让我分享自己的经历，今天也会这样，我们作为公司法务的角度来讲尤其是禁令方面的考虑和经验。大家可能了解高通主要是作为专利的许可方，高通作为移动通信领域的创新者推动着整个产业知识产权生态的进步，同时我们也是移动通信领域芯片的供应商，说这些其实主要是强调我们公司是知识产权社区的重要参与者，参与标准化作出自己的贡献，我个人也参加了标准必要专利的许可谈判，大家知道我们通过许可来共享我们的技术，但我们在中国建立了很多伙伴合作关系，今天我主要分享三点，一是禁令对标准必要专利是非常重要的，二是标准必要专利谈判为什么会破裂，三是之后法院有哪些工具可以解决纠纷。技术或者专利技术与其他的产品的零部件一样是成本，对于实现我们向创新经济的转变来说是非常重要的。这句话听起来是显而易见的，但仔细考虑，在过去几十年里在技术研发或者推动技术进步上是有基本转化的，用标准举例，一方面技术的贡献方，作出一套标准文本，之后标准的实施方很容易可以看得懂，很快可以作出很好产品，但实际在制定标准的过程中是非常困难的成本及其高昂的。如果侵权方可以免费得到技术，开发方会有不同意见，两者的许可谈判会破裂，但我们的法律应促使大家能避免许可谈判的破裂，其中一种对标准必要权利人来说可用的法律工具就是禁令，促使大家回到谈判。谢谢。

　　中兴通讯股份有限公司知识产权总监赵启杉专题发言：今年4月，最高法院专利侵权司法解释出台，大家对第24条进行了讨论，其中一个原因就是大家觉得这个原则是比较笼统的，大家都觉得这个原则如何进行把握，这个司法解释展示出一个清晰的走向，禁令救济规则，合理许可费的计算规则等，需要有法律规则的支撑。FRAND许可规则的构建：1从前端预防走向后端救济与引导，从sso走向发源于反垄断执法机构，2通过具体纠纷案件的解决构件与丰富规则，关注个案的分析、具体流程的引导，3中国角色的转变：从规则的跟随着到规则的创造与推动者。构建FRAND许可规则所需要解决的法律问题：基础理论问题、专利法框架下的问题、反垄断法框架下的问题。结合司法解释二24条作一点点的讨论，关于禁令救济在全国有集中模式，美国是适用一般规则的模式，德国是竞争法引入专利法模式，日本、荷兰是民法、合同法一般原则引入专利法模式。我国最高院的司法解释二24条业界也是对此进行了关注和解读，我个人认为还是坚持了三个原则，一是专利侵权诉讼基本框架下：以认定侵权事实为前提。二是以尽量促使双方的协商谈判为目标，虽然没有提举证责任，但还是需要相应的证据。三是突出在个案中的证据支撑。中国法框架下FRAND许可禁令救济规则（业界关注问题）：第一层面是适用范围，一是适用标准的范围，二是是否明示判断，第二层面是判令标准，一是两个条件的关系，二是两个条件的具体化，第三层面许可裁判，一是程序问题，二是裁判范围。这次的司法解释二给了一定的方向，还需要相应的案件进行澄清。我认为目前FRAND构建许可规则的注意要点一是审时度势，要有全局观念，要用发展的眼光看待，中国企业扮演的角色从纯粹的被许可人变为许可人和被许可人两种角色都有。二是自身法律逻辑的周延，比如说要注重法理基础的研究。三是中国法律体系的匹配，四是在融合与相互影响中逐步形成国际规则。

　　湖南省长沙市中级人民法院知识产权庭庭长余晖点评：今天听了各位发言，特别有感受的就是证据妨碍制度，是明确了专利案件中证据保全的地位，证据保全的适用条件是难以取得或会灭失，比如说财务报表不是难以取得或会灭失，如果僵化用证据保全的条件，是不符合保全条件的，有的当事人非常理性的跟我说我们的财务报表怎么就难以取得或会灭失。这个矛盾用证据妨碍制度就可以解决了，回归到民事案件中谁主张谁举证本源上。关于利益平衡，也是为我们适用法律提供了明确的依据，在有的案件中侵权构成但确实不宜判成立，比如说围墙，判围墙拆了，但又没有人建，我们会花很长的篇幅说为什么不拆，现在就可以用利益平衡的原则。间接侵权在检索论文的时候是非常火的题目，特别是云环境下专利间接侵权，侵犯专利的人根本就不是为生产经营目的，而且都不知道是谁做的，教唆大家做的人或引导大家做的是否作为直接侵权为基础，我以前认为是要以直接侵权为基础的，今天听了大家讲的，如果说可以有确定的侵权事实可能存在或者必然存在，我同意把间接侵权加以规制，这样能比较好的维护专利权人的利益。外国人的专利很关注的是停止侵权，我们不能把眼光放在赔偿数额上，停止侵权的适用的效果本身应该是专利权人更加应该关注的问题，专利权人是通过自己使用取得经济效益，而不是获取赔偿取得经济效益。间接侵权还涉及到赔偿数额问题，原告是方法专利、产品专利，是一个侵权行为造成两种不同的后果还是说两个侵权行为，如果把两部分分开会导致每一个的赔偿数额过底，但并不是说数额是最值得关注的。

　　北京联德律师事务所律师蒋洪义点评：大家的发言都很精采，标准必要专利的侵权救济应该是专利保护中大家都关注的疑难问题，国际上没有形成可操作的做法，这个问题非常值得探讨和研究，刚刚公布的最高法院的司法解释二第24条作了相应的规定，我看这只是方向性和探索性的规定，不是法院以支持的角度做的规定，什么时候法院会作出支持性规定，现阶段制订这么一个规则难度还很大，恐怕还需要在司法实践中的案例归纳出相应的规则，以我个人来看24条，有三方面要在司法实践中进一步的探索归纳出更详细规则，一是标准必要专利的专利权人申请禁令的时候要考虑什么样的前提条件，因为不是一般的专利都有公权力在背后支撑的，从24条来看，第一款第二款规定要明示，明示的条件是怎样的？通讯的领域标准比较笼统，专利权人主张权利的时候要作到什么程度，是不是要提供详细的侵权对比表证明专利是标准必要专利，才能有一个权利基础，这在后面的司法实践中要探索，怎样的行为会认定违反FRAND原则，不仅仅是专利权人可能违反，标准实施者也会违反，也需要通过司法实践总结。第三点是司法解释24条第三款规定的情形，什么情况下当事人不管是专利权人还是标准的实施者才能在法院启动这个程序，这也需要实践中探索和明确。否则第三款很容易变成标准实施者滥用权利。我们期待着实务界会有相应的司法案例供指导。

　　速录/宋云燕 审核/朱蕾 摄影/石月炜