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作 者 | 刘雅静 湖南省高级人民法院民三庭
来 源 | 知产力
案情简介
上诉人（原审原告）东莞市华美食品有限公司
被上诉人（原审被告）湖南湘妹食品有限公司
法院查明：涉案第5530775号“福贵年年”商标的注册人为袁旭培，该商标核定使用商品为第30类，包括糖、饼干、饼干（曲奇）、月饼、糕点、巧克力、麦片、膨化水果片、蔬菜片、冰淇淋、蛋糕，目前尚在有效期内。2011年10月15日，袁旭培将该商标许可给东莞市华美食品有限公司（以下简称华美公司）使用。湖南湘妹食品有限公司（以下简称湘妹公司）系第4193885号“”商标的申请人，该商标核定使用商品为第30类，包括饺子、汤圆、冰淇淋、粽子、元宵、花卷、肉泡馍、包子、馒头。2013年8月6日，湘妹公司委托湖南鸿达园食品有限公司（以下简称鸿达园公司）生产各种口味的月饼。2013年9月30日，某公证处作出《公证书》，记载：2013年9月17日，在公证员的监督下，华美公司代理人杨某到长沙市韭菜园路16号金烨融府B座6068室，购得包装盒上分别标有“湘妹月饼 福贵年年”、“湘妹月饼 感恩月”字样的物品各五盒，还取得宣传册一份，并于2013年9月22日，取得“湖南增值税普通发票”。月饼外包装纸袋及包装盒上有“湘妹月饼”“xiangmeiyuebing”“福贵年年”“湖南湘妹食品有限公司出品”字样；月饼包装盒上还有以下信息：“出品商 湖南湘妹食品有限公司出品”“制造商 湖南鸿达园食品有限公司”；月饼的透明包装袋上印有“湘妹食品”字样。宣传册上显示了“湘妹福贵年年月饼”的相关信息。在湘妹公司主办的网址为www.hnxmsp.net的网站中发布有“湘妹福贵年年”月饼的相关信息以及显示“长沙分部地址 湖南省长沙市芙蓉区韭菜园南路16号金烨融府B单元6058-6078室”。湘妹公司在福贵年年系列月饼的外包装纸袋的醒目位置标注了“福贵年年”字样，并在该“福贵年年”字样的正下方较小标注了“中秋佳节人月团圆”；在外包装纸盒的右侧竖向标注了“福贵年年”字样，并在该“福贵年年”字样的旁边较小标注了“中秋佳节人月团圆”；还在外包装纸盒背面标注了其长沙营销公司的地址为湖南省长沙市芙蓉区韭菜园南路16号金烨融府B单元6058-6078。
法院裁判
一审法院认为，被诉侵权产品上“福贵年年”的使用方式为“湘妹月饼 福贵年年”；其包装上使用的“福贵年年”字样，字体及排列方式与华美公司注册商标并不完全相同；且“福贵年年”中的“福”、“贵”二字均是汉字中常用的用于祝福、表达美好愿景的文字，“福贵年年”与“富贵年年”等常用词极为类似，表达的祝福意思也非常直接和简单，尤其是用在我国传统佳节食品月饼之上，相关公众容易将该文字视为祝福用语而非识别来源的标识，而华美公司未举证证明其注册的“福贵年年”商标经使用已产生了足够知名度，使相关公众在看到该标识时，相对于文字本身的含义，实际上已将“福贵年年”标识与其商品形成更牢固的识别关系。湘妹公司在其月饼商品上及其销售过程中还使用了其注册商标及企业名称，因此，湘妹公司使用“福贵年年”文字的行为不构成侵权，判决驳回华美公司的诉讼请求。
湖南省高级人民法院二审审理认为，针对湘妹公司关于商标正当使用的抗辩，本案的争议焦点为被诉侵权标识的使用是否属于商标意义的使用。根据《商标法实施条例》（2002年制定）第四十九条的规定，二审法院将正当使用应当具备的构成要件界定为三条：1、使用只是为了说明或者描述自己的商品；2、使用出于善意；3、不是作为自己商品的商标使用。二审法院认为，第一，“福贵年年”是一个祝福词汇，若使用者为表达商品中所承载的情意，完全可以以正常的商业惯例予以标注。但湘妹公司却在该系列月饼外包装纸袋的中心位置、外包装纸盒的显著位置突出标注“福贵年年”字样；且外包装纸袋上的“福贵年年”字样明显大于同为祝福语的“中秋佳节人月团圆”，外包装纸盒上的“福贵年年”字样明显大于其自身商标“湘妹”，字体与华美公司的注册商标相近，排列方式也与华美公司的注册商标基本相同，都是从上到下垂直排列。该种使用方式已非合理和必要，超出了说明或客观描述商标的正当使用界限。第二，结合与本案相关的另外两起系列案（（2014）湘高法民三终字第79号与（2015）湘高法民三终字第46号）来看，湘妹公司在月饼上使用了华美公司的三个注册商标“福贵年年”、“礼月传情”、“感恩月”。上述注册商标虽有祝福之意，但并非常见固定搭配；在中秋祝福语众多，选择范围甚广的情况下，湘妹公司在同种商品上使用同一家公司三个注册商标，其主观上难谓善意。第三，湘妹公司作为一家大型食品企业，在生产、销售产品时应当有合理的注意义务。虽然其在使用“福贵年年”时，一并使用了自身商标“湘妹”，但其在明知自身商标“湘妹”核定使用商品范围并不包括月饼的情形下，于2013年开始委托他人生产月饼，并在三个系列的月饼商品上使用华美公司三个注册商标，有攀附他人注册商标、搭便车之故意。综上，湘妹公司关于其正当使用的抗辩不成立，涉案商品上“福贵年年”的使用系商标意义的使用。因此，二审法院认为，湘妹公司未经许可，在相同的商品上使用与华美公司注册商标相同商标的行为构成对华美公司注册商标专用权的侵害。二审判决：撤销一审判决；被上诉人湖南湘妹食品有限公司立即停止在其月饼外包装纸袋、外包装纸盒、宣传册、网站上使用侵犯上诉人东莞市华美食品有限公司第5530775号注册商标专用权的“福贵年年”文字标识；被上诉人湖南湘妹食品有限公司在本判决生效后十日内赔偿上诉人东莞市华美食品有限公司经济损失人民币1.5万元（包含上诉人为制止侵权所支出的合理费用）；驳回上诉人东莞市华美食品有限公司的其他诉讼请求。
法官评述
本案是涉及商标正当使用认定的典型案例。在侵犯商标权纠纷案件中，正当使用已成为一种常见的抗辩理由。正确理解商标的正当使用问题，不仅涉及到商标权的合理限制，更重要的是防止侵权人利用正当使用的规定实施侵权行为。在我国，正当使用抗辩的法律依据主要是《商标法实施条例》（2002年制定）第四十九条，但该条规定比较原则，没有具体的解释，因此法官只能依据该条款在具体案件明确认定标准。在本案二审中，法官对正当使用应当具备的构成要件进行了详细分析，明确了正当使用至少应当是合理、善意、描述性地使用。
一、正当使用的构成要件
（一）合理地使用。即，使用只是为了说明或者描述自己的商品。任何权利的行使都有其界限，虽然正当使用是对商标权的一种限制，但正当使用也应限定在一个合理范围内，不得以此为由扩大对商标权的对抗。判定使用行为是否合理，不仅仅在于标识本身的描述性，更强调使用方式的妥当性和必要性。这也是为什么同样一个标识，有些使用方式是正当的，有些使用方式就不是正当的。比如，本案中，一二审法院都对“福贵年年”是一个祝福词汇没有异议。但二审法院从正当的使用方式考量，认为若使用者仅仅是为了表达中秋祝福，完全可以以正常的商业惯例予以标注，从而构成正当使用。但湘妹公司却在其生产、销售月饼的包装装潢显著位置突出标明 “福贵年年”字样，该标识明显大于其自身商标及其他标注，并且所采用的字体与华美公司的注册商标相近，排列方式也与华美公司的注册商标基本相同。该种使用方式已非商业惯例做法，也非合理和必要。
（二）善意地使用。由于主观因素无法直接获知，往往需要通过外化的其他证据予以证明。一方面，可以从使用目的上进行分析。若使用他人注册商标并不是出于描述产品特征的需要，而是具有攀附注册商标的商誉或者知名度，以使消费者产生混淆或误认等不正当竞争意图的，则应认定为主观上存在恶意。另一方面，还可以从使用方式来推定分析。若行为人主观上出于善意，则通常不会突出、多次使用，刻意强调他人商标的显著性，也不会使用他人多枚商标，借撞车之名行搭便车之实。此外，注册商标本身的显著性和知名度也是一个重要的考量因素。本案中，湘妹公司作为一家大型食品企业，在生产月饼之前，应对市场上同类产品的相关信息包括注册商标等有基本的了解。然而，其不仅在包装装潢上突出使用华美公司注册商标“福贵年年”；还在包装装潢的多个位置反复、多次进行标注，增加消费者对该标识的印象；且结合其他两个案件，其在同种商品月饼上使用华美公司三个注册商标“福贵年年”、“礼月传情”、“感恩月”，主观上难谓善意。
（三）描述性使用。指使用人利用标识本身固有的描述性含义描述自己的产品或者服务的质量和特征等，而不是用以区别产品或者服务的来源。首先，被诉侵权标识应当是具有描述性的词汇。描述性的词汇大致包括两类：一类是描述商品或服务的名称、性质、用途、质量、主要原料的词语，另一类是通用词汇和公共词汇，例如地名和日常用语。其次，使用人在“第一含义”上使用上述描述性词汇。由于描述性词汇通常不可以注册为商标，只有具有了第二含义能够区别商品或服务来源之后才可以注册为商标。因此判断是否是描述性使用时，关键在于判断是否在使用描述性词汇的第一含义，而非第二含义。是否是第一含义，可以从以下几个方面进行综合判断：1、使用者对词汇的具体使用方式，2、若依据使用方式难以判断，则应结合使用目的、效果来综合分析。3、是否符合商业惯例和消费者习惯，4、商标的知名度，5、标识是否附记于商品上，6、是否加注其他说明性文字，7、是否标注自己的商标，等等。本案中，一审法院认为湘妹公司在使用“福贵年年”文字的同时加注了自身注册商标以及企业名称，故不构成侵权。二审法院则认为，虽然湘妹公司在使用“福贵年年”时一并使用了自身商标，但其自身商标核定使用商品范围不包括月饼，其在明知自身商标核定使用范围的情况下，仍然将该商标用于生产月饼商品上；其为表达中秋祝福，在使用其他祝福语也能达到同样效果时，刻意使用他人三个非固定搭配的注册商标，特别是本案中，在与“中秋佳节人月团圆” 祝福语同时使用时，突出、反复、多次强调“福贵年年”，攀附他人商誉的主观意图明显，显然不是对“福贵年年”等词汇第一含义的单纯使用。
二、正当使用与混淆的关系
由于我国立法对正当使用的构成要件没有明确规定，在适用正当使用时，有人认为还应该考虑混淆可能。正当使用与混淆可能是否能够共存，争议较大。即使在商标正当使用理论较发达的美国，对这个问题也存在截然不同的观点。直到2004年美国最高法院利用KP Permanent Make-up, Inc. V. Lasting Impression I, Inc.一案作出了最终的解释，是否构成混淆不应成为正当使用的要件。其理由主要从法律语义和立法目的两方面进行解释。语义方面的理由是兰哈姆法第1115节（b）4关于正当使用构成要件的规定并没有包含混淆可能。立法目的方面的理由是，商标权人无权阻却他人在“第一含义”上描述性地使用他人商标。若使用人能够证明不存在混淆可能，则商标侵权就不成立，其无须舍易求难，再证明正当使用之抗辩的其他要件，该抗辩就失去存在的必要，上述立法目的也无法实现。这与我国《商标法实施条例》（2002年制定）第四十九条的规定及其立法精神是一致的。该条例第四十九条并未要求构成正当使用需要有“不得误导公众”的条件，其立法目的同样在于限制商标权人对描述性词汇的独占，平衡权利人和他人的利益。故本案在对正当使用进行界定时，同样未将“不构成混淆”作为其构成要件。