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作者：方晓红
来源：知产库
1、台湾地区没有公开的”处于保密状态的技术”是否属于我国《专利法》所规定的现有技术？
2、台湾地区的外观设计是否适用抵触申请？
3、司法解释征求意见稿、最高法院负责人讲话、有关司法判例等是否都可以作为案件裁判依据？
一、引子
在一件名为“便携式数码显微镜”的外观设计专利侵权纠纷案件中，被告引证了一件我国台湾地区的证书号为D118565的外观设计专利文献，经过比对，被控侵权产品的外观设计与我国台湾地区的专利设计均为类似胶囊形状，两者在整体视觉效果上无任何实质性差异。
深圳中院经审理认为：
（1）被控侵权产品与原告的专利产品均为数码显微镜，两者属相同产品；
（2）将被控侵权产品的外观设计与原告专利设计进行对比，两者相近似，落入原告外观设计专利权的保护范围；
（3）被告选择我国台湾地区的专利设计作不侵权抗辩，该专利的申请日在涉案专利申请日之前，被告可以援引该设计比照现有设计进行抗辩。
因此，深圳中院的判决结果为：
被控侵权产品使用了申请在先的我国台湾地区的专利设计，并未侵犯原告的专利权，应当认定被告的不侵权抗辩成立。
深圳中院祝建军法官也撰文重申观点：
在专利侵权诉讼中，现有技术（或设计）可以作为专利不侵权抗辩的法定事由，而抵触申请可以参照现有技术（或设计）作为专利不侵权抗辩的事由。涉外在先专利申请可以进一步比照抵触申请，作为专利不侵权抗辩的事由。①
二、现有技术与抵触申请的定义梳理
（一）现有技术
2008年修正的《专利法》关于现有技术分别规定在第二十二、二十三条：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；……现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；……现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。
2008年《专利法》修正前，《专利法》并没有“现有技术”这一专业术语，仅是将它隐含在新颖性的定义之中。②“现有技术”最早出现在2002年修正的《实施细则》中，其第三十条这样表述：专利法第二十二条第三款所称已有的技术（包括外观设计，下同），是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。
2008年《专利法》第三次修正时将现有技术纳入《专利法》中，并将之修改为“申请日以前在国内外为公众所知的技术”，删除2002年《实施细则》“在国内公开使用或者以其他方式为公众所知”这一限制，拓宽了现有技术的范围，采用了国际通行的“绝对新颖性”标准。
拓宽现有技术概念范围的原因为：
（1）经济与技术的迅猛发展，尤其是网络技术的发展，出版物公开与非出版物公开之间的界限已经越来越模糊，将非出版物公开的现有技术限制在我国地域之内已逐渐变得没有实际意义，且缺乏可操作性。
（2）对没有公开发表过，但在国外已经被公开使用过或者公开销售过的产品或者方法，只要在我国国内还没有公开使用或者销售，就可以在我国被授予专利权，不利于鼓励真正的发明创造，提高我国授权专利的质量和水平。
（3）让国外已经能够为公众自由使用的技术在我国受到专利权的控制，会损害公众的合法利益，也不利于企业之间的公平竞争。③
（二）抵触申请
抵触申请也规定在《专利法》第二十二、二十三条中：授予专利权的发明、实用新型，应当具备新颖性，外观设计应当不属于现有设计，……，也没有任何单位或者个人就同样的发明、实用新型、外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
从前述规定中可以看出，《专利法》对于抵触申请规定了两个条件：
（1）时间条件：必须为申请日以前（不包含申请日）的申请，且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中；
（2）地点条件：必须是同样的专利申请没有向国务院专利行政部门提出过申请（包括满足条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请）。二者缺一不可。
三、深圳中院案件分析
（一）台湾地区的外观设计是否为现有技术？
在（2012）深中法知民初字第607号案件中，原告的外观设计申请时间为2007年1月20日，被告引证的台湾地区的外观设计专利申请为2006年9月6日，授权日期为2007年8月11日，按照《专利法》中现有技术的定义，引证专利必须是在2007年1月20日前为国内外公众所知的设计。也就是说，现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。《审查指南》在“现有技术”章节还特别提醒：应当注意，处于保密状态的技术内容不属于现有技术。④
联系到本案，原告在向国家知识产权局递交外观专利申请时，引证专利在台湾还没有公开，台湾专利行政主管部门没有公开的专利属于“处于保密状态的技术”，它不属于我国《专利法》所规定的现有技术。被告也没有其他证据证明引证专利在2007年1月20日前公开过，因此，单凭引证专利的申请日期、授权日期是不能评价原告专利的新颖性的。不能源引《专利法》第六十二作为抗辩理由。⑤
（二）台湾地区的外观设计是否为抵触申请？
对于抵触申请，前文已分析过，它必须具备时间条件与地点条件。时间条件为就同样的专利申请在申请日以前，也有其他单位或者个人申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。本案，原告专利申请于2007年1月20日，引证专利申请日为2006年9月6日，时间条件符合。地点条件为同样的专利申请没有向国务院专利行政部门提出过申请。本案，原告的专利申请地点是中国大陆国家知识产权局，引证专利的申请地点是台湾智慧财产局，申请地点虽然都在中国，但不是在同一个法律区域，专利审查也不适用同一标准，因此不能适用抵触申请。
另外，我国《专利法》所规定的抵触申请不能构成现有技术的一部分，原因为：
（1）抵触申请的专利，在在后申请专利的申请日以前没有公开；
（2）国务院专利行政部门的工作人员及有关人员，对没有申请公布或者公告前的专利申请内容负有保密责任⑥，公众不会因为在先申请的存在而自然知晓其专利内容。
（3）现有技术可以单独一份影响在后申请专利的新颖性，也可以将不同的现有技术结合起来，判断在后申请专利的创造性。而抵触申请只能影响在后申请专利的新颖性，不能与其他现有技术或者抵触申请结合起来，判决在后申请的创造性。
（4）抵触申请的设定初衷是为了解决《专利法》第九条第一款规定的重复授权问题（新颖性），而不是解决创造性问题。⑦由此而知，抵触申请不会也不可能是不构成不侵权的抗辩理由。
（三）深圳中院以抵触申请参照现有技术判决思维的孽根性
深圳中院以“2009年，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）第十七条、十八条规定，被诉侵权人以已公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的，法院可以参照适用现有技术抗辩。”、“2010年4月，最高人民法院有关负责人在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话中提出，被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查标准予以评判。”、“目前，许多有专利管辖权的法院在司法判例中均认定，被控侵权人以抵触申请比照现有设计进行专利不侵权抗辩的，应当予以支持。”这些观点来判决案件，明显违反独立审判、以事实为根据，以法律为准绳原则的民事诉讼基本原则。
首先，深圳中院作为地方法院，应当依照法律规定对案件进行独立审判。
《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释征求意见稿》⑧发布时间早于《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》【以下简称《司法解释》】⑨，其不属于规范性文件，且《司法解释》最终也没有采用《征求意见稿》中的第十七条、十八条，说明在社会公众与专家们并没有将抵触申请可以参照现有技术进行不侵权抗辩达成一致意见，深圳中院及其法官拿一个未达成一致意见且不是规范性文件的征求意见稿内容裁判案件，不知意欲何为，“以法律为准绳”的裁判原则在法官那里没有拘束力？
其次，“最高人民法院有关负责人在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话”是个什么性质的法律文件？
《专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。对于外观专利侵权，《司法解释》第八条至第十一条认为，应当以一般消费者的知识水平和认知能力，判断授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征。而现有技术与抵触申请，专利法也有明确规定。
《法官法》规定法官在履行职责时应遵守下列义务：（一）严格遵守宪法和法律；（二）审判案件必须以事实为根据，以法律为准绳……前述最高人民法院的有关负责人的讲话，既不是我国法律规定的规范性文件，也不是非规范性文件，就其讲话性质，充其量也就是一个学理解释而已。众所周知，严谨的学理解释也要围绕着法律规定本身，结合法理或从文义、语法，或从体系、立法目的、历史沿革扩大或缩小解释法律规定，而不是由解释者自行突破制定法而创新立意，尤其是坐在审判席上的法官，尤其要保护法律规定的谦抑性，如果突破法律的解释在法律适用时畅通无阻，实不是法院审判业务的进步，而是对制定法的肆意破坏。
再次，“许多有专利管辖权的法院在司法判例中均认定，被控侵权人以抵触申请比照现有设计进行专利不侵权抗辩的”。
我国目前还不判例法国家，虽然近几年来，最高人民法院都会发布一些指导性案件，其作用也仅限于指导，那些案件的判决思路与法律适用也仅供各级人民法院参考，不参考也没有什么不利的法律后果，最坏的结果也就是最高人民法院提审后改判。事实上，地方法院时有对最高人民法院判决意见不敢苟同的判决书存在，何况各级法院之间？
令人哭笑不得的是，鲜见各级法院去学习借鉴优良的判决文书，倒是类似于“微信”商标不良影响、“乔丹”姓名非姓名、OEM非商标性使用、抵触申请参照现有技术抗辩的案件借鉴屡见不鲜，法官积极寻求解决问题的态度应该鼓励、赞赏，但也不能病急乱投医，是不？其他法院的判决方式与判断思维不是不可以借鉴，而是借鉴也要讲理论与法律依据，是不？法院是讲理的地方，法官是讲理之人，如果法官把理讲偏了，如何让公众信服？
①祝建军：涉外在先专利申请可以比照抵触申请作不侵权抗辩日http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NDI3NjAyMg==&mid=402133677&idx=6&sn=25e4a7a77b4cefe9df1cc33127e38061&scene=1&srcid=0414iGPEO3pT0l4cuMnPZ0wY&from=groupmessage&isappinstalled=0#wechat_redirect，2016年5月8访问。
② 2000年《专利法》第二十二条第二款：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知……
③思博网:《新专利法详解》http://d.mysipo.com/attach/show/1605 ，2016年5月8日访问。
④国家知识产权局：《审查指南》（2014修订），知识产权出版社，2010年，第153页。
⑤《专利法》第六十二条：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。
⑥2008年《专利法》第二十一条第三款。
⑦ 伊新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年版，第260页。
⑧中国法院网：最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释http://old.chinacourt.org/html/article/200906/18/361606.shtml， 2016年5月8日访问。
⑨ 法释（2009)21号。