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——兼评第9587089号“平安PINGAN及图”商标无效宣告申请案
案情简介：江阴市卓莹针织制衣有限公司（下称卓莹制衣公司）于2011年6月13日向国家商标局申请注册了“平安PINGAN及图”商标（下称争议商标），并于2012年7月7日获准注册，核定的商品项目为“服装,内衣,童装,婴儿全套衣,帽子,袜,手套(服装),领带,围巾,皮带(服饰用)”。
中国平安保险(集团)股份有限公司（下称中国平安）以争议商标系对中国平安在先注册的“平安”（注册号：6974784）和“ PINGAN”商标（注册号：6974816）两个驰名商标在不相同或者不近似商品上的复制和摹仿，易导致相关公众的混淆和误认，致使中国平安的利益可能受到损害，违反《商标法》第十三条的规定，争议商标应当不予注册并禁止使用。
商标评审委员会经过审理认为：中国平安的“平安PINGAN”商标自核准注册后，其主营业务收入及净利润非常巨大，服务范围至全国大部分省市区，累计投入了大量的广告费用，并积极利用各种宣传方式，增加了平安商标的知名度，扩大了平安商标在国内外的影响力，加强了企业的知识产权保护，中国平安的“平安PINGAN”商标已在保险、银行、基本投资服务上等服务项目上享有较高的知名度，认定其属于在中国为相关公众广为知晓，并享有较高声誉的驰名商标。
虽然争议商标与中国平安的“平安”和“PINGAN”商标具有一定的近似性，但是“平安”和“PINGAN”商标指定使用在保险等服务上，与争议商标指定使用的“服装，内衣，童装，婴儿全套衣，帽子，袜，手套（服装），领带，围巾，皮带（服饰用）”商品功能、用途、所用原料、消费对象等方面区别明显，无密切关联，争议商标注册并使用在核定使用的商品上一般不会误导公众。
因此，卓莹制衣公司注册争议商标的行为未构成修改前《商标法》第十三条第二款所指的情形，中国平安无效宣告理由不成立，裁定争议商标予以维持。
案例点评：本案争议的焦点是引证商标“平安”、“PINGAN”是否构成驰名商标，争议商标的注册和使用是否会造成相关公众的混淆，引证商标是否可以跨类获得保护。
从我国《商标法》第十三条第三款规定可以看出驰名商标跨类保护必须要同时满足以下三个条件：
1.就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标；
2.误导公众；
3.致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。
实践中，认定在不相同或不相类似商品（或服务）上使用驰名商标的行为是否构成“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”，应主要考虑三个因素：
1.驰名商标的显著程度。如果商标本身的显著性越强，那么对它的使用就越可能造成对相关公众的误导，反之则越弱；
2.驰名商标在使用诉争商标指定的商品（服务）的相关公众中的知晓程度，即跨类的范围应当与相关公众的知晓范围相当。如果驰名商标在某一类别商品的相关公众中有非常高的知名度，但在其他类别商品的相关公众中并没有任何知名度，则该驰名商标的保护范围不能跨至此类商品；
3.使用驰名商标的商品（服务）与使用诉争商标指定的商品（服务）之间的关联程度等因素，即如果两者商品或服务分属于根本就没有任何关联的特定行业和领域，那么两者的相关公众就不具有任何重合和交叉，被告使用诉争商标的行为自然不会发生误导公众的后果。
本案中，中国平安的“平安”、“PINGAN”商标是否能获得跨范围的保护，中国平安需承担如下举证责任：第一，“平安”、“PINGAN”商标是否为驰名商标，案件中，中国平安提交了大量证明“平安”、“PINGAN”商标构成驰名的证明材料；第二，提交充分的证据证明卓莹制衣公司使用争议商标“平安PINGAN及图”商标易使相关公众被误导；第三，提交证据证明卓莹制衣公司使用争议商标“平安PINGAN及图”商标致使中国平安的利益可能受到损害。
案件中，中国平安提交了大量证据材料证明其“平安”、“PINGAN”商标自核准注册后，将其服务范围至全国大部分省市区，其“平安”、“PINGAN”商标已在保险、银行、基本投资服务上等服务项目上享有较高的知名度。上述事实也得到商标评审委员会的认可，商标评审委员会在评述意见中阐明：引证商标“平安”、“PINGAN”商标经过多年的使用和广泛宣传，在争议商标申请日之前，已经在保险、银行、资本投资服务商享有较高的知名度，可以认定其属于在中国为相关公众广为知晓，并享有较高声誉的驰名商标。
商标评审委员会裁定争议商标予以维持，是因为中国平安的“平安”和“PINGAN”商标指定使用在保险等服务上，与争议商标指定使用的“服装”等商品在功能、用途、所用原料、消费对象等方面存在较为明显的区别，且无密切关联，争议商标注册并使用在核定使用的商品上一般不会误导公众，致使中国平安的合法权益可能受到损害。
通过分析该案以及商标评审委员会以往的案例，我们发现商标评审委员会在商标评审案件中认定驰名和法院在认定驰名遵循的原则都是一致的，即对于商标驰名的认定，仅作为案件事实和评述/判决理由，不写入裁定/判决主文。驰名商标在本质上是商标所呈现的一种事实状态，即该商标在中国境内为相关公众广为知晓，同时，依据《商标法》的一般规定，运用混淆理论已无法制止理性的商标侵权人时，为了防止或救济已被侵害的商标权益，防止商标的显著性被稀释，维护正常的市场竞争秩序，保护消费者的合法权益，而在个案中为实现对商品或服务的跨类别保护而动态地认定该注册商标为驰名商标。
驰名商标制度的产生，是为了应对花样不断翻新的商标侵权行为而创设的一种救济制度，故驰名商标既不应被看作是一种独立的类型化民事权利，也不应被看作是一种新出现的商标专用权。也就是说，驰名商标不是一种特定的商标，而是所有的商标都可能获得的一种特别保护，只要其处于驰名的状态，创设驰名商标保护制度的目的不在于给予特殊权利，而在于保持《商标法》的底线不被突破的前提下而给予的临时性的、个案的处理。
在驰名商标的跨类保护问题上，“跨商品类别的保护”是商标权专有性原则的例外，驰名商标跨类保护的范围涉及公平竞争与自由竞争的平衡。我国给予驰名商标跨类保护是在构成“误导”和“损害”的限度内给予的保护，跨类保护既不能过宽的实行全类保护，也不能过窄对可能造成损害的不予保护，以适度保护为原则，合理确定驰名商标的保护范围。
来源：IPRdaily
作者：李丹意 深圳市精英商标事务所