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石必胜，（King & Wood Mallesons ）金杜律师事务所，比较法学博士，知识产权法学博士后，中国政法大学兼职教授。
摘要：专利申请人或专利权人通过意见陈述或修改，只是放弃技术方案，没有对某个技术特征进行限缩，不阻碍该技术特征适用等同侵权；如果在意见陈述或修改中对某个技术特征进行了限缩，在侵权纠纷中不能依据等同原则将限缩所排除的等同特征重新纳入专利权保护范围。
自最高人民法院在（2011）民提字第306号“一种舵机”案中对“银膜”这一技术特征是否应当适用等同侵权进行深入分析后，专利实务界对如何正确适用禁止反悔原则来限制等同侵权给予了较高的关注。笔者认为，关于禁止反悔原则与等同原则的关系，长期以来存在一些模糊认识，其中一个方面，就是没有清醒地认识到，不是所有构成禁止反悔的情形都限制等同原则的适用，只有对技术特征构成限缩的禁止反悔才能限制等同侵权。最高人民法院在“银膜”案中为纠正这些错误认识开了一个好头。为了准确理解禁止反悔原则在何种情形下构成对等同侵权的限制，应当紧紧抓住以下三个要点：第一，等同侵权的关键是技术特征的等同；第二，技术特征和技术方案的限缩都导致禁止反悔；第三，只有限缩技术特征的禁止反悔才限制等同侵权。下面围绕上述要点进行简要分析。
一、等同侵权的关键是技术特征的等同
从被控侵权产品或者方法的技术特征与涉案专利权利要求保护的技术特征完全相同还是等同的角度，专利侵权可以分为相同侵权与等同侵权。等同侵权是指，被控侵权技术方案的某一个或某些技术特征与专利权利要求中记载的相应技术特征不相同，但两者的区别实质上是被控侵权技术方案相对专利权利要求，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，能够达到基本相同的效果，并且是本领域技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的，此时，仍然认定被控侵权技术方案落入了专利权利要求的保护范围，构成侵权。1853年，美国最高法院在Winan v.Denmead一案中通过采用等同原则扩展了专利权的潜在保护范围，以防止对一项发明的实质性复制，开创了等同侵权的先河。在我国，虽然法律没有规定等同侵权，但《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。这表明，在我国的司法实践中是可以适用等同原则的。
需要强调的是，判定被控侵权技术方案是否构成等同侵权时，应当将相应的技术特征进行比较，避免将被控侵权技术方案与专利权利要求进行整体比较。在判断技术特征是否等同时，重要的是看被控侵权技术方案中是否存在与专利权利要求中的某一技术特征等同的技术特征，只要在被控侵权技术方案中能找到与专利权利要求相对应的技术特征，就不影响等同的认定。在判断是否构成等同侵权时，关键在于不构成字面侵权的技术特征之间的比较，这一点在考察禁止反悔原则如何限制等同侵权时尤为重要。
二、技术特征和技术方案的限缩都导致禁止反悔
禁止反悔原则是民法中的诚实信用原则在专利法中的体现。在专利法中，禁止反悔是一个上位概念，包括专利审查历史禁止反悔（prosecution history estoppel）、专利转让人禁止反悔（assignorestoppel）、专利被许可人禁止反悔（assignor estoppel）等下位概念。本文所述的禁止反悔原则是指专利审查历史禁止反悔，主要意思是说，专利说明书、权利要求书以及专利申请人或专利权人在专利授权或专利无效程序中的意见陈述或修改对专利权保护范围构成限制。不能允许专利权人在专利授权或无效程序中，为了获得授权或者维持专利权有效对专利权保护范围进行较窄的解释，而在专利侵权纠纷中，为了主张他人侵犯专利权而对专利权保护范围进行较宽的解释。为了确保专利权保护范围的稳定性和公示性，维持社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。
对专利权保护范围的限缩，有两种可能的方式，一是减少技术方案的数量，例如，通过删除或合并权利要求的方式减少权利要求的数量，或者删除权利要求中的部分技术方案；二是通过对权利要求增加限制条件而缩小保护范围，这又有两种可能的方式：一是在权利要求中增加技术特征，由于技术特征越多保护范围越小，增加技术特征必然限缩保护范围。例如，原权利要求中的技术特征是A和B，通过修改增加了技术特征C，从而限缩了保护范围。二是对权利要求中的某些技术特征进行限制，这实际上又可以分为两种情形，一是将其中的某些技术特征限缩为下位概念，例如，将技术特征A或C限缩为下位概念A1或C1，最终也限缩了权利要求的保护范围；二是将某些技术特征的等同特征排除在外，例如，在意见陈述或修改时明确地将技术特征A或C的等同特征A’或C’等排除在保护范围之外。前面的分析表明，专利权保护范围的限缩可能包括五种具体情形：第一，删除或合并权利要求；第二，删除权利要求中的部分技术方案；第三，在权利要求中增加技术特征；第四，将某个技术特征限缩为下位概念；第五，将某个技术特征的等同特征排除在外。上述五种具体情形都会产生禁止反悔的法律后果。但是，前三种具体情形中，禁止反悔的对象是技术方案的限缩而非具体技术特征的限缩，后面两种具体情形禁止反悔的对象才是具体技术特征的限缩。
三、只有限缩技术特征的禁止反悔才限制等同侵权
前面的分析表明，虽然前述五种具体情形都对保护范围产生限缩的法律后果，但上述前三种具体情形只是针对技术方案进行限缩，并不影响该权利要求中的具体技术特征的保护范围。虽然各个权利要求中相同的技术特征应当具备相同的含义和相同的保护范围，但在对其他权利要求进行修改或限缩但却没有直接影响其中的技术特征的情况下，其他权利要求的变化并不导致该技术特征的保护范围的变化。因此前面三种具体情形应当不影响技术特征的等同侵权，不产生限制等同原则适用的法律后果。在后面的两种具体情形中，由于专利申请人或专利权人对技术特征进行了限缩，禁止反悔原则要求不能将已经通过限缩而排除在保护范围之外的内容重新纳入保护范围，因此产生限制等同原则适用的法律后果。当我们说禁止反悔的时候，要具体分析保护范围的限缩是否对等同特征的认定产生影响，是否产生了限缩具体技术特征保护范围的法律后果，如果不产生此法律后果，则不会限制等同侵权的认定。在司法实践中，如果笼统地把构成专利权保护范围限缩的所有情形都认定为具体技术特征的限缩，从而认为所有限缩专利权保护范围的情形都会限制等同原则的适用，就会错误地以禁止反悔原则为由限制等同原则的适用。
在“银膜”案中，最高法院正确认定了禁止反悔原则与等同原则的关系。该案的争议焦点可以简化为：权利要求1的技术特征为A和B，权利要求2的技术特征为A、B和C，权利要求1被放弃的情况下，技术特征C是否应当适用等同原则。上海市高级法院认为，根据禁止反悔原则，专利权人将技术特征C明确限定为“银膜”，应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为技术特征C的技术方案。最高法院认为，权利要求1中并没有技术特征C，技术特征C在权利要求1中没有原始的参照，因此不能认为技术特征C之外的技术方案已经被全部放弃，技术特征C仍然可以适用等同原则。最高法院准确地指出了权利要求1被放弃与技术特征C的保护范围没有关系这一关键点。
在司法实践中还有另外一个问题，如果在“银膜”案中，当事人争议的焦点并不在技术特征C是否可以适用等同原则，而在于技术特征A或B是否可以适用等同原则，又应当如何处理。北京市高级人民法院在（2013）高民终字第1222号“一种自动滚按足浴盆”实用新型专利权侵权纠纷案中对这个问题进行了回答。该案的争议焦点可以抽象为：权利要求1的技术特征为A和B，权利要求2的技术特征为A、B和C。权利要求1因为不具备创造性被专利权人删除。技术特征A是否可以适用等同原则。北京市第二中级人民法院认为，权利要求1的删除导致权利要求1中的技术特征A在权利要求2中也不能再适用等同原则。北京市高级人民法院则认为，对权利要求1的删除，并不直接构成对权利要求2中技术特征A这一技术特征的限制，即使专利权人删除了权利要求1，其中的技术特征A和B在权利要求2的侵权纠纷中仍然可以适用等同原则。
四、结论
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”本文的分析表明，为了更加准确地表述禁止反悔原则对等同侵权的限制，可以在上述规定的基础上增加第二款：“专利申请人或专利权人通过意见陈述或修改，只是放弃技术方案，没有对某个技术特征进行限缩，不阻碍该技术特征适用等同侵权；如果在意见陈述或修改中对某个技术特征进行了限缩，在侵权纠纷中不能依据等同原则将限缩所排除的等同特征重新纳入专利权保护范围。”