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1、在北京高院就“微信”案作出的（2015）高行知终字第1538号判决中认为：
被异议商标由中文“微信”二字构成，指定使用在“信息传送、电话业务、电话通讯、移动电话通讯、电子邮件、传真发送、电信信息、提供全球计算机网络用户接入服务（服务商）、为电话购物提供电讯渠道、语音邮件服务”上。“微”具有“小”、“少”等含义，与“信”字组合使用在上述服务项目上，易使相关公众将其理解为是比电子邮件、手机短信等常见通信方式更为短小、便捷的信息沟通方式，是对上述服务功能、用途或其他特点的直接描述，而不易被相关公众作为区分服务来源的商标加以识别和对待，因此，被异议商标在上述服务项目上缺乏显著特征，属于《商标法》第十一条第一款第（二）项所指情形。
2、显然，该判决认为：
“微信”作为一个通讯服务的标识，既是“仅直接表示该服务用途和功能”的描述性文字，又不具有识别该服务的来源的能力或者说缺乏显著特征。对于这个结论是否符合事实，本文不予评判。这里只是想探讨一下：《商标法》规定“缺乏显著特征”的标识和“描述性”标识不得注册为商标的目的或理由到底是什么？“缺乏显著特征”的标识和“描述性”标识之间到底是什么关系？也许，会有助于对这个问题的理解和把握。
3、与原《商标法》相比，
新《商标法》第十一条规定的拒绝商标注册的理由之第（三）项“缺乏显著特征”增加了“其他”两字，意味着新法将“（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号和（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”这两个理由，都定性为是属于“缺乏显著特征”的情形之一。也就是说“描述性”标识只是属于缺乏显著特征的一个特定情形而已。
4、《商标法》的这个规定和《巴黎公约》的规定看起来差不多：
Article 6quinquies
B. — Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases:
2. when they are
（1）【缺乏显著特征】devoid of any distinctive character, or
（2）【描述性符号（descriptive indication ）】consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind（类型）， quality, quantity, intended purpose, value（价值）， place of origin（产地）， of the goods, or the time of production, or
（3）【习惯性指称（generic indications，a customary designation of the goods）】have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed【在主张保护国目前的语言中，或者在诚信和已有的商业实践中，已经成为一种习惯指称】；
5、但是，从《巴黎公约》以及欧盟和欧洲国家的立法表述来看，缺乏显著特征与描述性符号、通用符号之间明显是一种并列关系，而不是包含关系。也就是说，任何一个商标注册，必须同时满足这些要件，才不至于被拒绝。
6、欧洲学者试图从立法目的上对两者作出区分：规定商标注册的“显著特征”要件，主要目的是“保障商标的来源指示功能”，以确保消费者可以毫无混淆地将一个产品与另一个来源的产品区别开来，以便相关公众重复其购买经历（repeat the experience of purchase），而原则上并不是为了让竞争对手自由使用该标识——这是禁止描述性符号、习惯性指称以及功能性形状注册所要实现的目的，即保护竞争自由，禁止垄断）。【参见Gielen & Bomhard： Consice EU Trade Mark & Design Law，Kluwer 2011， 以下简称“该书”，第27页】
7、在对《巴黎公约》的解释中，有学者也明确指出：描述性符号禁止注册的目的也主要是公共利益的考虑，即允许公众自由使用；而规定三维立体商标拒绝注册的那些理由其实和《巴黎公约》关于描述性符号不得注册的理由是一致的，都是出于对产品形状变形自由使用（free use of a variety of shapes）的公共利益考量。【参见Cottier & Veron： Concise Int. & EU IP Law，Kluwer 2008，第240页】而“显著特征”的要求，则在于保证商标具有识别商品来源的能力。【同前，第239页】
8、比如，颜色商标（颜色本身或颜色组合）被拒绝注册的主要理由往往是因为缺乏显著特征，而很少是因为它是描述性符号或者其他理由。【该书，第32页】“欧盟法院认为，因为颜色通常是为了用于广告和推销产品或服务，几乎不带有任何关于商业来源的信息，它们可以传播某种理念、引发某种情感，但几乎不能传递产品或服务来源的信息。如果缺乏任何图形或文字元素或者没有（通过使用）获得显著特征，公众也不习惯根据颜色来判断产品来源。”
9、反过来，即使一个商标具有显著特征，仍然有可能会损害公共利益（自由使用）。例如，禁止对一个姓氏商标的垄断，与该商标是否缺乏显著特征并没有关系。【参见该书，第27页】在Nichols案件中，法院认为，
30 In the same way as a term used in everyday language, a common surname may serve the trade mark function of indicating origin and therefore distinguish the products or services concerned where is it not subject to a ground of refusal of registration other than the one referred to in Article 3（1）（b）[缺乏显著特征] of Directive 89/104, such as, for example, the generic or descriptive character of the mark or the existence of an earlier right.
10、一个普通的姓氏（common surname）尽管可以起到识别来源的作用、具有显著特征，但是仍然要考虑不能对一个名字（name）进行垄断——如果该商标是一个描述性的符号或者存在在先权利的话。【比如，“张氏”电器的注册，可能并不会妨碍自由竞争；而“张记”馄饨的注册，是有可能损害公共利益和自由使用的。】
11、因此，缺乏显著特征的商标并不见得就是描述性符号和习惯性指称；而具备显著特征的商标也并不必然不损害公共利益（妨碍自由竞争）。
12、但是，这并不意味着缺乏显著特征与描述性符号、习惯性指称以及功能性外观之间没有交叉或内在联系。
13、一方面，显著特征的要求其实也是为了维护竞争秩序不被扭曲。在Libertel Orange案关于基础颜色本身（basic color per se）是否能被注册的问题上，欧盟法院认为：禁止缺乏显著特征的商标注册，也是为了实现商标制度所具有的功能——保证欧共体条约所要建立或维护的竞争秩序不被扭曲（维护自由竞争）。【参见该书第27页】
48. It is settled case-law that trade mark rights constitute an essential element in the system of undistorted competition which the EC Treaty seeks to establish and maintain （see Case C-10/89 HAG II [1990] ECR I-3711, paragraph 13, and Case C-63/97 BMW [1999] ECR I-905, paragraph 62）。 The rights and powers that trade marks confer on their proprietors must be considered in the light of that objective.
14、另一方面，描述性符号、习惯性指称和功能性外形原则上也是缺乏显著特征的。“描述性符号通常不能保证识别商品来源，因此，原则上会导致其缺乏显著特征。”【参见该书，第29-30页】“包含产品外形或其包装的三维符号或者展示该产品外形的二维图案，经常会被认为是缺乏显著性的。……总体上，普通消费者通常不会有根据产品外形来判断其来源的习惯，而是把外形看成某种设计或装饰。所使用的外形越是接近产品的通常形状，就越有可能被认为是缺乏显著特征。……原创性或者高质量的设计并不足以断定其具有显著性。”【参见该书，第30-31页】“具有技术功能的外观，…通常不会被认为具有显著特征”。【参见该书，第31-32页】“习惯性指称被拒绝注册背后的公共利益考量是因为它缺乏显著特征，尽管也考虑到了一个标识一旦变为通用名称就应该允许其他经营者可以自由使用该术语。”【参见该书，第37-38页】
15、综上所述，缺乏显著特征与描述性符号和习惯性指称之间并不是简单的并列关系，也不是简单的包含关系，而是既有不同的存在价值，又有一定的交叉和重叠。
16、缺乏显著特征，描述性符号，习惯性指称三个拒绝注册的理由虽然存在和重叠和交叉，但是，在商标注册中，这三个条件需要进行一一评估。【参见Kur， EU IP Law，P174-5】虽然一个商标可能是具有一定的显著特征的——比如，只有部分相关公众认为该标识具有足够的显著性，这时，判断该商标是否可以得到注册保护，就取决于一般公众在该商品上使用该标识中所存在的公共利益的延伸（the extend to which a general public’s interest in the free use of the sign for the good in question）。自由使用该标识的合法利益越少，就越可以不理睬那一部分认为该标识不具有显著特征的公众。【参见：Cottier & Veron，第239页】反过来说，如果存在自由使用该标识的大量利益，就要考虑这个注册是否会损害公共利益和自由竞争。
17、总之，商标注册不仅要考虑该标识是否具有识别功能，还要考虑是否会损害公众的自由使用和其他竞争者的自由竞争。
18、但是，无论是描述性符号还是习惯性指称，只要通过使用获得显著特征，都可以获准注册。因为一旦获得显著特征，就意味着市场中已经不存在使用该商标标识的商品，相关公众已经将该符号与特定来源的产品之间建立起了实际的唯一联系，这时不仅没有缺乏显著性的问题，也不会对公共利益或自由竞争造成损害了。
19、我国新修改的《商标法》把描述性符号和习惯性指称都直接视为缺乏显著特征的一个情形，虽然这在绝大多数情形下也是成立的，但是，这样的表述抹杀了商标注册的拒绝理由中描述性符号和习惯性指称与缺乏显著特征之间的区别和立法目的，只考虑商标的显著特征和识别功能，却忽视了对公共利益和自由竞争保护的考虑，是不符合《巴黎公约》关于这个规定的内在目的的。
20、当然，就“微信”作为通讯服务的商标注册而言，我个人认为：
这个商标既是符合识别能力的要求的，也不至于损害公共利益和妨碍自由竞争，因此，是自始就可以注册的。
注1：The main proceedings and the questions for the Court of Justice：Nichols applied to the Registrar of Trade Marks for registration of the surname ‘Nichols’ as a trade mark for products including vending machines, and food and drink of the kind typically dispensed through such machines. By decision of 11 May 2001, the Registrar of Trade Marks granted that application in respect of vending machines, but refused it in respect of all other products. He found that the surname ‘Nichols’， including its phonetic equivalent ‘Nicholls’ and its singular form ‘Nichol’， is common in the United Kingdom, given the number of times it appears in the London telephone directory.
附注：本文主要内容于2014.6.3发布在作者的博客中，2016.4.20修订。
来源：同济大学张伟君教授