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——评析最高法院判决侵害发明专利案
要旨
改变方法专利的步骤顺序不构成等同侵权的判断标准是，所涉步骤必须以特定的顺序实施以及这种顺序改变能够带来技术功能或者技术效果的实质性差异。
案情
陈顺弟系”布塑热水袋的加工方法”发明专利（授权日为2010年2月17日）的权利人。该专利权利要求为：”1.布塑热水袋的加工方法，布塑热水袋由袋体、袋口和袋塞所组成，所述的袋体有内层、外层和保温层，在袋体的边缘有粘合边，所述的袋塞是螺纹塞座和螺纹塞盖，螺纹塞座的外壁有复合层，螺纹塞盖有密封垫片，袋塞中的螺纹塞座是聚丙烯材料，复合层是聚氯乙烯材料，密封垫片是硅胶材料所制成，其特征在于：第一步：首先取内层、保温层以及外层材料；第二步：将内层、保温层、外层依次层叠，成为组合层；第三步：将两层组合层对应重叠，采用高频热合机按照热水袋的形状对两层组合层边缘进行高频热粘合；第四步：对高频热粘合的热水袋进行分只裁剪；第五步：取聚丙烯材料注塑螺纹塞座，再把螺纹塞座作为嵌件放入模具，另外取聚氯乙烯材料在螺纹塞座外二次注塑复合层；第六步：将有复合层的螺纹塞座安入袋口内，与内层接触，采用高频热合机对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合；第七步：对热水袋袋体进行修边：第八步：取塑料材料注制螺纹塞盖；第九步：取硅胶材料注制密封垫片；第十步：将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中；第十一步：充气试压检验，向热水袋充入压缩空气进行耐压试验；第十二步：包装。” 本案专利说明书在第3页中明确记载第10、11步的步骤可以调换。
陈顺弟认为浙江乐雪儿家居用品有限公司（以下简称乐雪儿公司）生产、销售，何建华销售和许诺销售的布塑热水袋侵犯了本案专利权，诉请法院判令何建华立即停止销售侵权产品，赔偿其经济损失50万元；乐雪儿公司立即停止制造、销售侵权产品，销毁侵权产品及模具，并赔偿其经济损失100万元。
审理
辽宁省沈阳市中级人民法院经审理认为，被诉侵权方法前4步及最后一步与本案专利权利要求1的前4步及最后一步相同；被诉侵权方法第6、7、8、10步分别与本案专利权利要求1的第7、6、11、10步的内容相同，虽顺序不同，但仍构成相等同技术特征；乐雪儿公司关于被诉侵权方法缺少本案专利权利要求1加工螺纹塞座、螺纹塞盖和密封垫片的第5、8、9步的主张不能成立，故认定乐雪儿公司生产被诉侵权产品的方法落入本案专利权保护范围，判令乐雪儿公司停止侵权行为，赔偿陈顺弟经济损失及合理费用30万元。乐雪儿公司上诉后，辽宁省高级人民法院二审维持了一审法院对乐雪儿公司的上述判决。
乐雪儿公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。
最高人民法院提审认为，乐雪儿公司提供样品委托他人代为加工被诉侵权产品的螺纹塞座、螺纹塞盖和密封垫片的行为，应视为乐雪儿公司的行为，乐雪儿公司对此应承担相应的法律后果，乐雪儿公司主张被诉侵权方法缺少第5、8、9步，没有事实和法律依据。被诉侵权方法将本案专利权利要求1的第6、7步进行的步骤互换在技术功能和技术效果上没有产生实质性差异，调换前后的步骤属于等同技术特征；被诉侵权方法将本案专利权利要求1的第10、11步的步骤互换后，产生了减少操作环节、节约时间、提高效率的具有实质性差异的技术效果，故调换前后的步骤不构成等同技术特征。虽然本案专利说明书已经记载了第10、11步的步骤可以调换，但并未体现在本案专利权利要求中，因此应将调换步骤后的技术方案排除在本案专利权利要求保护范围之外。据此，最高人民法院认定被诉侵权方法未落入本案专利权的保护范围，判决撤销原一审、二审判决，驳回陈顺弟的诉讼请求。
评析
一、本案主要涉及方法发明专利侵权判断中等同原则的适用问题。等同原则是指被诉侵权行为客体虽然没有落入权利要求字面含义的范围，但如果其与权利要求中记载的技术特征之间的差别是非实质性的，则仍然构成侵犯专利权的行为。
我国专利法对专利权的保护范围的界定不仅包括权利要求书中明确记载的技术特征所确定的范围，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。根据专利法的规定，发明专利包括产品专利和方法专利两种基本类型。方法发明专利的权利要求是包括有时间过程的活动，如制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法等权利要求。涉及产品制造方法的发明专利通常是通过方法步骤的组合以及一定的步骤顺序来实现的。方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用，从而导致在改变步骤顺序不构成字面侵权的情况下，是否仍限制等同原则的适用，其判断标准就是要看这些步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种互换是否会带来技术功能或者技术效果上的实质性差异。
乐雪儿公司主张对本案专利权利要求1的第6、7步互换后可以节省后续步骤中被加工产品所占用的空间，利于快速加工和提高加工精度，并能够使产品直接进入检测工序。但从被诉侵权方法此前的加工步骤来看，其已在第4步中对高频热粘合后的热水袋进行了裁剪，此时修边的主要目的是为了使热水袋好看，接近成品，其减少空间的作用非常有限，而且多余边角料的存在不会干扰塞座的粘合，对塞座粘合不会产生实质性影响，因而这两个步骤的实施不具有先后顺序的唯一对应性，先修边还是先进行热粘合对于整个技术方案的实现没有实质性影响，这两个步骤的互换在技术功能和技术效果上也没有产生实质性的差异，故调换前后的步属于相等同的技术特征。对于本案专利权利要求1的第10、11步的步骤互换问题，法院经分析认为，对热水袋进行充气试压检验，需要通过热水袋的口部进行。按照本案专利权利要求1的第10、11步的步骤进行操作，在进行充气试压检验前，必须要从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行，与被诉侵权方法所采取的先试压检验后再装配螺纹塞盖的步骤相比，这种操作步骤实质上是增加了充气试压检验的操作环节，导致操作时间延长，效率降低，故将第10、11步的步骤调换后，确实产生了如乐雪儿公司主张的减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果，因此这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的，调换后的步骤与本案专利权利要求1的第10、11步不构成等同技术特征。
二、本案专利说明书已经记载了步骤10、11的顺序可以调换，乐雪儿公司调换步骤的行为是否依然落入本案专利权的保护范围的问题，涉及到在等同侵权判断中捐献原则的适用问题。捐献原则的含义是，对于在专利说明书中记载而未反映在权利要求中的技术方案，应排除在权利要求的保护范围之外。因此，捐献原则构成对等同范围的限制。在权利要求解释中确立捐献原则，是准确确定专利权的保护范围，为专利权人提供有效法律保护的需要；也是尊重权利要求的公示和划界作用，维护社会公众信赖利益的需要。因此，该规则实质是对专利的保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。对于在说明书中披露而未写入权利要求的技术方案，如果不适用捐献原则，虽然对专利权人的保护是较为充分的，但这一方面会给专利申请人规避对较宽范围的权利要求的审查提供便利，另一方面会降低权利要求的划界作用，使专利权保护范围的确定成为一件过于灵活和不确定的事情，增加了公众预测专利权保护范围的难度，不利于专利公示作用的发挥以及公众利益的维护。因此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》在第五条中规定：”对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该司法解释从2010年1月1日起施行，本案被诉侵权行为发生在2010年9月，故该解释的上述规定能够适用于本案。按照上述条文的规定，如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就视为捐献给社会。本案中的情形正是如此。本案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入本案专利权的保护范围。
作者：宋淑华
来源：人民法院报