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案号简析(2014)宁知民初字第220号案
基本案情
弓箭国际系名称为“碗GRANITY CASSEROLE ”(ZL201030648402.5)（以下简称“涉案专利”）的外观设计的专利权人。2012年7月初，弓箭国际发现安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力公司”）未经许可大量制造、销售落入涉案专利保护范围的钢化玻璃碗产品。2012年7月25日，弓箭国际申请滁州市知识产权局查处相关专利侵权行为。2013年1月15日，在知识产权局的调解下，双方签署了（2012）滁知调字第2号调解书。德力公司承诺立即停止侵权，销毁用于生产侵权产品的模具，召回已流入市场的侵权产品，并赔偿弓箭国际的经济损失。另外，德力公司还保证不再以任何形式侵犯涉案专利，如再次实施侵权行为，自愿向弓箭国际支付赔偿金50万元，且一并赔偿弓箭国际为维权所支出的全部合理费用。
2014年5月，弓箭国际发现市场上仍有大量商家在销售侵犯涉案专利的产品，遂进行了多次证据保全。2014年9月16日，弓箭国际向南京市中级人民法院提起了专利侵权诉讼，请求判令德力公司停止侵权，并按照调解书的约定向其支付包括合理费用3万元在内的53万元作为赔偿。
争议焦点
庭审过程中，德力公司发表了两点答辩意见：
1、其并未在调解书签订日后实施过任何侵权行为。涉案产品系调解书签订日之前生产；
2、弓箭国际要求其承担的民事责任涉及侵权责任和违约责任之竞合。弓箭国际已明确表示其在本案中主张侵权责任，而涉案调解书中约定的50万元是违约赔偿金,故该约定不能作为确定本案赔偿数额的依据。应当按照专利法第65条的规定确定赔偿数额。
因弓箭国际在调解书签订一年多后仍多次从多个销售渠道公证购买到了涉案产品，并且，在最后一次公证购买到的产品包装中取得了标注生产日期为2014年4月16日的合格证，所以，尽管德力公司极力否认，其再次侵权的事实较为明确。争议焦点最终落在了赔偿数额的确定方式上。
弓箭国际认为：
1、本案中德力公司所应承担的民事责任不属于侵权责任和违约责任竞合的情形。合同法第122条规定：“因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”据此，侵权责任和违约责任产生竞合的前提是双方之间存在基础交易合同。基于该基础交易合同关系，一方当事人违反合同约定的义务，产生违约责任，同时，该违约行为侵害了对方权益，亦产生侵权责任，从而发生责任竞合。本案中德力公司保证今后不再侵权，并且与弓箭国际就将来可能发生的侵权行为的赔偿数额作出约定,这并不构成合同,因其并非双方设立权利、义务关系的协议,其内容仅涉及将来可能发生的侵权行为的责任承担，不包含任何法律允许当事人基于合意而自由创设的权利、义务。不侵权并不是德力公司基于合同所负义务，即使没有调解书的约定，德力公司基于法律的强制规定也同样不得侵犯弓箭国际的专利权。
2、双方就将来可能产生的侵权责任的赔偿数额进行约定的根本目的是为了防止德力公司重复侵权。该约定系双方自愿达成，系对私权的处分，不违反法律的强制规定，不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形，且有助于提高诉讼效率。
3、 根据《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第25条第3款的规定，双方当事人基于权利人的实际损失或者侵权人的违法所得，就赔偿数额达成协议的，法院应当准许。这表明，司法解释对当事人之间就侵权赔偿数额进行约定持肯定态度。
判决结果
2015年2月9日，南京中院作出一审判决，判令德力公司停止侵权并赔偿弓箭国际53万元。就上述争议焦点，法院认同弓箭国际的观点，认为“当事人双方将今后一旦再发生侵权行为的具体赔偿方法和数额写进调解协议，只是为了进一步约定当侵权人再次侵权时侵权责任应如何承担……《侵权责任法》、《专利法》并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定；这种约定的法律属性，可认定为双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受的损失或者侵权人因侵权所获得的利益，预先达成的一种简便的计算和确定方法……适用调解书中双方约定的赔偿数额，与专利法第65条的有关规定并不冲突。”
德力公司不服一审判决，上诉至江苏省高级人民法院。2015年12月10日，江苏高院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。（（2015）苏知民终字第127号）
简要评述
我国专利法第65条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”表面看来，专利法明确规定的赔偿数额的确定方式并不包括当事人事先约定。但笔者认为，权利人主张以事先约定的标准或计算方法确定赔偿数额，法院应当予以支持。主要理由如下：首先，赔偿数额的确定一直是专利诉讼中的难点，而专利法及侵权责任法并未禁止当事人就赔偿数额进行事先约定。在不违反法律的强制性规定，不影响社会利益及第三人利益的情形下，允许当事人自由处分私权，有利于高效、经济、彻底地解决纠纷；其次，允许当事人就赔偿数额进行事先约定有利于遏制重复侵权行为。尤其是，在目前实体法和程序法，特别是有关执行程序的法律法规均未能针对重复侵权作详尽规定的情形下，认可当事人就赔偿数额达成的事先约定，对遏制重复侵权行为的作用和意义就更加明显和重要。
事实上，早在2013年，最高院就已在中山隆成日用制品有限公司与湖北童霸儿童用品有限公司侵害实用新型专利侵权纠纷一案中（（2013）民提字第116号）中明确，权利人与侵权人就赔偿数额达成的事先约定应予支持。另外，最高院2014年8月1日颁布的《关于审理专利纠纷案件应用法律问题的解释（二）公开征求意见稿》第34条规定：“ 权利人与侵权人约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，权利人在专利侵权诉讼中主张按照该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。”（在本案诉讼过程中，弓箭国际的代理律师将上述两份文件提交法院作为参考）
3月22日，最高院正式颁布《关于审理专利纠纷案件应用法律问题的解释（二）》（法释【2016】1号）。该解释第28条规定：“权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定赔偿数额的，人民法院应予支持。”该条保留了公开征求意见稿第34条的规定，仅在文字表述上有细微差异。这意味着，本案所涉争议已在司法解释层面尘埃落定。
来源：南京知识律师事务所
作者：衡雪 律师