合肥知识产权律师网
作者：王国浩 毛立国
原标题：历时4年，“大嘴猴”图形商标权属之争终审有果——
商标权纠纷中如何考量在先著作权的保护？
因认为广东省深圳中投盛世资产管理有限公司（下称中投盛世公司）将“大嘴猴”图形作为商标申请注册在纺织品毛巾、床上用覆盖物等商品上，侵犯了其对“大嘴猴”图形作品享有的在先著作权，美国保罗弗兰克实业有限责任公司（下称保罗弗兰克公司）针对中投盛世公司申请注册的第9013572号“大嘴猴”图形商标（下称诉争商标）提出异议申请。
历时4年之余，日前，这场商标权属之争尘埃落定。根据北京市高级人民法院作出的（2015）高行（知）终字第4398号行政判决，法院认定诉争商标的申请注册损害了保罗弗兰克公司的在先著作权，据此维持了原审判决，即维持国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）作出的对诉争商标不予核准注册的裁定。
据了解，中投盛世公司于2010年12月提出诉争商标的注册申请，指定使用在第24类纺织品毛巾、被子、床上用覆盖物等商品上。
2012年1月，保罗弗兰克公司针对诉争商标提出异议申请。
在国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）裁定诉争商标予以核准注册后，保罗弗兰克公司于2013年3月向商评委提出异议复审申请。
经审理，商评委以诉争商标的申请注册损害了保罗弗兰克公司的在先著作权为由，裁定诉争商标不予核准注册。
中投盛世公司不服商评委上述裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
经审理，法院一审判决维持了商评委上述裁定。
随后，中投盛世公司向北京市高级人民法院提起上诉。
二审法院经审理认为，保罗弗兰克公司享有著作权的“大嘴猴”作品在诉争商标申请注册日前，已在我国作为商标进行申请注册，故中投盛世公司有接触到该作品的可能，且诉争商标标识与保罗弗兰克公司享有著作权的“大嘴猴”作品在整体视觉效果、构成要素、设计风格等方面基本无差别，构成实质性相似，因此诉争商标的申请注册损害了保罗弗兰克公司在先著作权。
综上，法院作出上述终审判决。
行家点评
王海军 北京德和衡律师事务所 高级合伙人：该案有两个争议焦点，一是程序方面。在商标异议阶段，保罗弗兰克公司向商标局提出的异议理由仅涉及申请商标不得与相同或类似商品上相同或相似商标相冲突，其在向商评委申请复审时又增加了根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第十条第一款第（八）项、第十三条第二款、第二十八条及第三十一条进行审理，商评委和一审法院、二审法院最终依据第二次修正的商标法第三十一条中商标注册不得侵犯在先权利为由裁定诉争商标不予注册。根据我国商标评审规则有关规定，商评委基于商标异议复审时提出的理由与事实进行审查，并不限于或仅考虑在商标异议阶段向商标局提出的理由或证据。这一方面要求，商标异议复审的申请人在异议复审阶段不限于向商评委全面提交相关理由和证据。另一方面，该规定在程序上确实会造成商标异议程序过于冗长和商评委改变商标局裁定的概率较高的问题。
该案另一个焦点问题是商标权与著作权的冲突。无论是第二次修正的商标法第三十一条还是我国现行商标法第三十二条，均规定了商标注册不得损害他人的在先权利。关于是否侵犯在先著权，需要在作品是否具有独创性，著作权权属、有无实际接触可能和实质近似等方面作出认定。该案所涉“大嘴猴”图形区别于传统的猴子形象而具有独创性，在涉案商标申请注册日前已在美国进行了版权登记其权属非常明确，鉴于我国和美国均为《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》的成员国，因此该作品受我国著作权法保护。尽管该案中证据显示保罗弗兰克公司仅将上述作品用于商标申请注册，但是否构成著作权法保护的客体与该作品可能的使用方式无关，故中投盛世公司关于作品申请商标后即不再受著作权法保护的观点没有法律依据。
汤学丽 北京市盈科律师事务所 律师：该案涉及两个焦点问题：第一，商评委审理申请人仅在异议复审程序中提出而未在异议程序中提出的事实、理由与主张，是否存在程序违法问题。第二，第二次修正的商标法第三十一条对在先著作权的保护，是否颠覆了著作权和商标权由不同法律保护的事实，突破了商标类别限制和地域限制，颠覆了商标法律制度的基本秩序。
关于第一个焦点问题，根据商标评审规则第二十八条规定，商评委审理不服商标局异议裁定的复审案件，应当针对当事人复审申请和答辩的事实、理由及请求进行评审。依据上述规定，商评委是将异议复审案件作为与异议案件相互独立的新案件重新予以审查，并未限制当事人在异议复审程序中不能提出新的事实、理由，所以商评委审查当事人异议阶段未提出而仅在复审阶段提出的理由是合法的。该案中，尽管保罗弗兰克公司向商标局提出的异议理由仅涉及第二次修正的商标法第二十八条，但其在向商评委申请复审时增加了第二次修正的商标法第十条第一款第（八）项、第十三条第二款、第二十八条以及第三十一条的主张。商评委据此审理，是依据规定做出的合法认定，并不违反法定程序。
关于第二个焦点问题，第二次修正的商标法第三十一条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。其中规定的“在先权利”为当事人享有的除商标权以外的其他合法民事权利，包括在先著作权。但是并非在商标法中设置了对著作权的保护，便因此颠覆了我国商标法与著作权法的法律制度的设置，著作权法仍是维护作品独创性内容最基础、最有力的法律规定，而第二次修正的商标法第三十一条中对在先著作权规定的立法原意为在商标制度范围内保护他人在先著作权，避免诉争商标与该在先权利的冲突，确保商标注册的合法性。同时，也是完善著作权法对作品著作权在不同保护角度的欠缺。两部门法仍在各自法律范围内发挥不可替代的规制作用，不存在所谓颠覆与突破的问题。
该案中，保罗弗兰克公司提交的证据足以证明其在诉争商标申请注册日前，对“大嘴猴”作品享有在先著作权，并在中投盛世公司所在的市场进行了使用，该公司对其作品具有接触的可能，而诉争商标与其作品构成了实质性相似。从而，商评委及两审法院以此事实为依据，以第二次修正的商标法第三十一条规定为准绳最终作出上述认定。（排名不分先后 王国浩 毛立国 编写）
（文章来源：中国知识产权报）