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2016年2月4日，欧盟法院针对德国杜塞尔多夫地区高等法院提请的第C-163/15号商标案件作出初裁，认为即使商标许可合同未在商标注册簿备案，被许可人仍可就侵犯被许可商标的行为提起诉讼。
本案原告Breiding公司是共同体文字商标“ARKTIS”的被许可人，该商标使用的商品包括寝具、毛毯等。根据许可合同，Breiding公司可以用自己的名义对侵犯该商标的行为主张权利。但是，这份许可合同并没有在商标注册簿备案。
被告Hassan在网上许诺销售的羽绒被上使用“Arktis 90”、“Arktis 90 HS”等标记。原告对此提起商标侵权之诉。
一审法院判决原告胜诉。Hassan遂上诉到杜塞尔多夫地区高等法院。高等法院认为，本案关键在于Breiding公司在许可合同未备案的情况下，是不是可以用自己名义起诉。
针对由此引发的法律适用问题，高等法院提请欧盟法院对两个问题作出初裁：
1、《共同体商标条例》第23条（1）是否不允许没有备案的许可合同的被许可人对商标侵权行为提起诉讼？
2、如果不备案就不能诉，23条（1）是不是排斥被许可人针对侵权行为采取国内法律行动？
欧盟法院审理后，在初裁中认为，虽然23条（1）从字面理解是“不备案不能对第三方产生效力”，但这主要是为了保护第三方享有或可能享有的权利。第三方的侵权行为，不属于这种情况，不能适用这一规定。同时，根据22条（3），在不影响许可合同规定的前提下，被许可人能不能起诉只取决于商标所有人是否同意。本案被许可人在许可合同中已经得到商标所有人的同意，可以用自己的名义对侵犯该商标的行为主张权利，因此，虽然许可合同没有备案，被许可人仍然可以提起诉讼。这样以来，也就没有必要回答高等法院请示的第二个问题了。
短评：
《共同体商标条例》第17条（关于转让）、19条（关于物权）、22条（关于许可）规定了多种商标权利发生法律变化，从而导致权利行使主体产生变化的情况。23条（1）原则性地规定了这些变化要在注册簿备案才能对第三方有效。本案涉及的是许可合同没有备案的情况下，被许可人是不是能直接起诉的问题。对此，欧盟法院从该规定所保护的法益出发做了解读，认为对于上述商标权利行使主体发生变化的情形，之所以要求备案，要求公示，是为了保护“权利”可能受到影响的第三方，让他们有更公开、正式的途径了解这些变化，从而方便他们权利的行使。“侵权”不是“权利”，起诉侵权不应受到是否备案的影响，正如法院在判决中明确的，在不影响许可合同规定的前提下，被许可人能否起诉只取决于商标所有人是否对此表示同意。
对于商标被许可人的诉权行使是否以许可合同备案为前提，中国没有直接的明确规定。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号）第四条：“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。”可见，被许可人诉权的行使，基本上遵循了“不与许可人意志相冲突”的原则。不过，对于起诉是否以备案为前提，并未提及。
2013年《商标法》第四十三条虽然将“备案”作为许可人的义务，规定“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告”，对于不备案的后果，规定“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”。从法理上解释，“善意第三人”不应包括侵权人。但该款规定毕竟只是针对“许可人”，“不备案”也只是针对许可合同效力本身而言，对被许可人的诉权还是没有明确。欧盟法院在本案初裁中的明确，可以作为我们在此问题上的实践参考。（原标题：欧盟商标|未经备案的商标被许可人仍有权起诉他人商标侵权）
来源：万慧达知识产权
作者：秦慧敏