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出处：赢在IP
【本案要旨】《反不正当竞争法》第五条规定，擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品的，为不正当竞争行为。这里的”使用”该如何界定，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第七条对反不正当竞争法意义上的”使用”进行了界定，即在中国境内进行商业使用，包括将知名商品特有名称、包装、装潢或者企业名称、姓名用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。本案中，宝钢集团有限公司以及宝山钢铁股份有限公司之所以最终败诉，就是因为其没有理解反不正当竞争意义上的”使用”行为应当如何界定。因此，《反不正当竞争法》中关于企业名称的保护并非没有限制，该权利的保护是有范围的。本案为如何界定反不正当竞争法意义上的”使用”行为提供了参照，值得我们学习和研究。
【争议焦点】
宝钢五金公司是否存在侵犯宝钢集团公司和宝钢股份公司商标权及不正当竞争的行为；
如构成侵权，宝钢五金公司应承担何种民事责任。
山东省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）鲁民三终字第228号
上诉人（原审原告）：宝钢集团有限公司。
法定代表人：徐乐江，董事长。
委托代理人：张南雅，女，汉族，1983年3月1日出生，系宝钢集团有限公司法律事务部员工。
上诉人（原审原告）：宝山钢铁股份有限公司。
法定代表人：何文波，董事长。
委托代理人：张南雅，女，汉族，1983年3月1日出生，系宝钢集团有限公司法律事务部员工。
被上诉人（原审被告）：青岛宝钢五金制品有限公司。
法定代表人：侯宝钢，经理。
上诉人宝钢集团有限公司（以下简称宝钢集团公司）、宝山钢铁股份有限公司（以下简称宝钢股份公司）因与被上诉人青岛宝钢五金制品有限公司（以下简称宝钢五金公司）侵害商标权、擅自使用他人企业名称纠纷一案，不服山东省青岛市中级人民法院（2012）青知民初字第314号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人宝钢集团公司和宝钢股份公司的共同委托代理人张南雅到庭参加诉讼，被上诉人宝钢五金公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
宝钢集团公司和宝钢股份公司在原审中诉称，宝钢集团公司是国务院国资委直属的国有独资公司，是中国现代化大型钢铁联合企业。其前身是1978年筹建并于1983年成立的上海宝山钢铁总厂；1993年7月15日，上海宝山钢铁总厂更名为宝山钢铁（集团）公司，1998年11月7日，重组并更名为上海宝钢集团公司；2005年10月，改制并更名为宝钢集团有限公司。宝钢股份公司是宝钢集团公司的控股子公司。1997年4月14日，宝钢集团公司向国家商标局申请注册”宝钢”商标，1998年4月28日核准注册，注册号为1171126,商品类别第6类，核定使用商品”未加工普通金属；半加工的普通金属；铸钢；钢板；钢条；钢管；金属建筑材料”,有效期至2018年4月27日。2004年1月宝钢集团公司将该商标转让给宝钢股份公司。宝钢集团公司和宝钢股份公司先后在36个类别上注册了64个”宝钢”商标，并在中国香港、中国台湾、澳大利亚、美国、日本、法国等国家和地区注册”宝钢”商标，其享有的注册商标专用权依法受法律保护。
多年来，”宝钢”商标及其产品、宝钢集团公司、宝钢股份公司获得了许多奖励和荣誉称号。为宣传和推广”宝钢”品牌及其产品，每年投入几千万的宣传资金，在北京、上海、广州、成都等各大城市的机场、大楼、电视报纸、杂志刊登广告。”宝钢”商标在中国相关公众中被广为知晓并具有很高的声誉和知名度，已成为驰名商标，并被中国商标局、中国台湾地区认定为驰名商标予以保护。基于上述事实，请求法院在本案中对”宝钢”商标构成驰名商标的事实作出认定。
”宝钢”不仅是宝钢集团公司和宝钢股份公司的字号，也是两公司具有很高市场知名度的企业简称，已为相关公众所熟知并已经具有识别经营主体的作用。宝钢五金公司成立于2006年7月26日，经营范围为制钉，加工：五金工具、模具、机械零部件，注册资本人民币10万元。宝钢五金公司在注册企业名称之前，不可能不知道宝钢集团公司和宝钢股份公司的企业名称和商标，却依然使用”宝钢”作为其企业字号，具有借助宝钢集团公司和宝钢股份公司及”宝钢”商标良好的商业信誉、试图”搭便车”以及误导相关公众的主观故意，其行为已经造成相关公众对宝钢五金公司所提供商品的来源产生混淆，并且误认为宝钢五金公司与宝钢集团公司、宝钢股份公司之间存在关联关系。宝钢五金公司的上述行为损害了宝钢集团公司和宝钢股份公司的合法权益，请求法院判令宝钢五金公司：1、停止在企业名称中使用与宝钢集团公司和宝钢股份公司驰名的”宝钢”商标相同文字的商标侵权和不正当竞争行为；2、承担本案诉讼费用。
原审法院查明：1983年12月20日，上海宝山钢铁总厂成立。1993年7月2日，中国国家工商行政管理局作出（1993）企名函字第066号《企业名称核准通知函》：同意以上海宝山钢铁总厂为核心企业组建的国家试点企业集团名称为”宝钢集团”,核心企业更名为”宝山钢铁（集团）公司”.1998年11月13日，中国国务院作出国函（1998）96号《国务院关于组建上海宝钢集团公司有关问题的批复》，同意以宝山钢铁（集团）公司为主体，吸收上海冶金控股（集团）公司和上海梅山（集团）有限公司组建上海宝钢集团公司。1998年11月27日，宝山钢铁（集团）公司变更登记为”上海宝钢集团公司”.2005年10月9日，国家工商行政管理总局核准上海宝钢集团公司名称变更为”宝钢集团有限公司”.宝钢股份公司成立于2000年2月3日，系宝钢集团公司的子公司。
宝山钢铁（集团）公司于1998年分别在核定使用商品第6类、第37类、第39类、第1类注册了第1171126号、第1153873号、第1155980号、第1165965号”宝钢”文字商标，上述商标有效期分别续展至2018年4月27日、2018年2月20日、2018年2月27日、2018年4月6日。上海宝钢集团公司于2001年先后在核定使用商品第37类、第39类、第1类上注册了第1507811号、第1555903号、第1656116号”宝钢”文字商标。2004年，宝山钢铁（集团）公司、上海宝钢集团公司注册的上述商标转让至宝钢股份公司。2005年，宝钢股份公司在核定使用商品第4类上注册了第3619254号”宝钢”文字商标。2009年1月28日，宝钢股份公司在核定使用商品第1类注册了第3619254号”宝钢”文字商标，有效期至2019年1月27日。
2000年至2002年，宝钢集团公司在核定使用商品第4类、第17类、第19类、第35类、第36类、第38类、第40类、第41类、第42类等多个商品服务类别上注册了第1732389号、第1640081号、第1657006号、第1595997号、第1507886号、第1499691号、第1515827号、第1495839号、第1511969号”宝钢”文字商标。
2009年至2010年，宝钢集团公司分别在核定使用商品第12类、第10类、第5类、第4类、第3类、第2类、第22类、第39类等多个商品与服务类别上注册了”宝钢”文字商标。
2005年，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字（2005）第1996号裁定书，认定宝钢集团公司注册在核定使用商品第6类上的第1171126号”宝钢”商标，经长期广泛的使用与宣传，已经建立起了很高的知名度，为社会公众所普遍知晓并享有很高声誉，为驰名商标。
宝钢五金公司成立于2006年7月26日，经营范围为：制钉；加工：五金工具、模具、机械零部件。
原审法院认为，宝钢集团公司的前身宝山钢铁（集团）公司于1998年4月28日在核定使用商品第6类上注册了第1171126号”宝钢”文字商标，该商标于2004年转让至宝钢股份公司，2005年被中国国家工商行政管理总局认定为驰名商标。之后，宝钢集团公司和宝钢股份公司在多个商品与服务类别上了注册了”宝钢”文字商标；”宝钢”同时也是宝钢集团公司的字号，因此，宝钢集团公司和宝钢股份公司享有的”宝钢”文字商标专用权及宝钢集团公司享有的企业名称权依法应当予以保护。
本案中，宝钢集团公司和宝钢股份公司以宝钢五金公司在其企业名称中使用”宝钢”二字侵犯了其商标权并构成不正当竞争为由，要求宝钢五金公司停止在企业名称中使用”宝钢”二字，宝钢集团公司和宝钢股份公司用以证明宝钢五金公司侵权的证据为宝钢五金公司的工商登记材料。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项规定”将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为”,《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（三）项规定”擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品的，属不正当竞争行为”.根据上述规定，无论”宝钢”商标是否为驰名商标，也无论宝钢集团公司和宝钢股份公司要求保护商标权，还是企业名称权，使用与他人相同或相似商标、企业名称，如构成侵权均须以容易使相关公众造成误认为要件，而是否造成误认，并不能仅以注册登记作为判断标准，而应当结合实际使用状况综合加以判断。本案中，宝钢集团公司和宝钢股份公司仅提交了宝钢五金公司的工商登记材料，而未提交其他实际使用的证据，因此无法证明宝钢五金公司在实际经营中使用了”宝钢”二字，进而无法证明宝钢五金公司的实际使用行为造成了相关公众的误认，侵犯了宝钢集团公司和宝钢股份公司的合法权益。因此，宝钢集团公司和宝钢股份公司的证据不能证明其主张，应承担举证不能的不利后果，原审法院对其诉讼请求不予支持，宝钢集团公司和宝钢股份公司可在取得新的证据后另行主张权利。
综上，原审法院依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（三）项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：驳回宝钢集团有限公司和宝山钢铁股份有限公司的诉讼请求。案件受理费1000元，由宝钢集团有限公司和宝山钢铁股份有限公司负担。
上诉人宝钢集团公司和宝钢股份公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，依法认定”宝钢”商标为驰名商标，并改判被上诉人宝钢五金公司停止在企业名称中使用”宝钢”文字的商标侵权和不正当竞争行为。其主要理由是：一、宝钢五金公司在企业名称中使用”宝钢”字样，足以导致或可能导致其交易客户和消费者误认为其是宝钢下属的从事五金制品加工制造的子企业，其行为已构成不正当竞争，不以其是否有突出使用或其他实际使用行为为前提；二、宝钢五金公司作为从事制钉、五金制品的企业，其业务范围与宝钢集团公司和宝钢股份公司从事的钢铁行业极其近似，其在2006年注册成立时，不可能不知道宝钢集团公司和宝钢股份公司作为国内钢铁行业龙头、领导者的地位和企业简称、字号和商标，其主观上具有攀附宝钢集团公司和宝钢股份公司驰名商标、名称字号知名度以及造成混淆的故意。
被上诉人宝钢五金公司未出庭，亦未提交书面答辩意见。
二审中，宝钢集团公司和宝钢股份公司提交了一宗网络打印件，证明宝钢五金公司通过商业网站为本公司进行商业推介。本院认为，该证据为宝钢集团公司和宝钢股份公司单方提交的网络打印件，来源和真实性均无法确认，相应内容的发布主体以及网站的经营主体亦无法确认，故本院依法不予采信。
本院二审查明的事实与原审法院一致。
本院认为，本案争议的焦点问题有两个，一是宝钢五金公司是否存在侵犯宝钢集团公司和宝钢股份公司商标权及不正当竞争的行为，二是如构成侵权，宝钢五金公司应承担何种民事责任。当事人对上述焦点问题无异议无补充。
本案中，宝钢集团公司和宝钢股份公司主张保护的权利既包括其企业名称权，也包括注册商标专用权。其中”宝钢”既是宝钢集团公司的企业字号，也是宝钢集团公司和宝钢股份公司企业名称的简称；”宝钢”同时也是宝钢股份公司享有权利的注册商标，宝钢集团公司经授权取得了该商标的使用权。对此，本院认为，无论是企业名称还是商标，都具有商业标识的属性，我国《商标法》及《反不正当竞争法》所禁止的行为，本质上都是使用和借助他人在先注册、使用的商业标识，进而引起市场混淆，损害他人竞争优势的行为。而对于商标法及反不正当竞争法意义上对商标和企业名称的使用，我国法律及司法解释有明确规定：我国《商标法实施条例》第三条规定，商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中：《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第七条也对反不正当竞争法意义上的”使用”进行了界定，即在中国境内进行商业使用，包括将知名商品特有名称、包装、装潢或者企业名称、姓名用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。可见，我国《商标法》和《反不正当竞争法》规制的是经营者在经营活动中对包括企业名称在内的商业标识的使用行为，而不是经营者为从事经营活动而进行的企业名称登记行为。无论是商标还是企业名称，被控侵权者只有将其在商业活动中进行使用，才有可能构成对他人在先商标权及企业名称权的损害，进而构成商标侵权及不正当竞争。本案中，宝钢集团公司和宝钢股份公司主张宝钢五金公司在工商部门登记注册的企业名称侵害了其商标权，同时也构成不正当竞争。对此，本院认为，相关公众在购买商品或服务时，是以标注在商品或服务上的商业标识以及这些商业标识在商业活动中的具体使用情况来进行区分和选择，而并非依赖于企业在工商部门的登记注册情况。宝钢五金公司登记注册其企业名称的行为并不属于对企业名称进行商业使用的范畴，不会导致相关公众产生混淆或误认，也不会损害到宝钢集团公司和宝钢股份公司的商标权和企业名称权，不构成商标法及反不正当竞争法意义上的侵权行为，无需承担侵权民事责任。因此，宝钢集团公司和宝钢股份公司关于宝钢五金公司登记注册企业名称的行为侵害其商标权且构成不正当竞争的主张缺乏事实及法律依据，本院依法不予支持。
此外，对于宝钢集团公司和宝钢股份公司要求认定其”宝钢”商标为驰名商标的主张，本院认为，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项的规定，被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。本案中，因宝钢集团公司和宝钢股份公司未提交证据证明宝钢五金公司存在侵犯其商标权或不正当竞争的行为，故本案无需再审查”宝钢”商标是否驰名，对宝钢集团公司和宝钢股份公司的该项主张本院依法不予支持。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决结果并无不当。上诉人宝钢集团公司和宝钢股份公司的上诉理由缺乏事实及法律依据，不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1000元，由上诉人宝钢集团有限公司和宝山钢铁股份有限公司共同承担。
本判决为终审判决。
审 判 长 刘晓梅
代理审判员 张 亮
代理审判员 张金柱
二〇一四年十月十一日
书 记 员 于明君