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判决要旨
尽管外观设计专利权与著作权分属不同的权利，外观设计专利权终止后，外观设计图片的著作权并不必然随之消灭，但无论是从促进专利法“鼓励发明创造，推动发明创造的应用”之立法目的实现，还是从保护社会公众信赖利益的角度出发，均不宜将对已经终止的外观设计专利权的实施认定为侵犯该外观设计图片的著作权。
案情索引
一审：浙江省海宁市人民法院（2013）嘉海知初字第10号（2013年9月6日）。
二审：浙江省嘉兴市中级人民法院（2013）浙嘉知终字第5号（2013年11月22日）
案情
原告：谢新林。
被告：叶根木。
被告：海宁市明扬食品有限公司。
2001年9月12日，案外人谢瑞林将食品包装袋（老谢榨菜）向国家知识产权局申请外观设计专利，并取得专利号为01344419.0的外观设计专利，2006年2月15日该外观设计专利权因未缴年费而终止。同年8月30日，案外人谢瑞林与原告谢新林所经营的某酱制品厂（系个体工商户）签订著作权转让合同，约定谢瑞林将专利号为01344419.0的老谢榨菜食品包装袋作品的著作财产权无偿转让给该厂（合同附图即为01344419.0号专利的外观设计图片）。2012年12月12日，谢新林向被告叶根木经营的临安某批发部购买到一箱标有“海宁市明扬食品有限公司”（以下简称明扬公司）生产的榨菜，认为与其享有著作权的榨菜食品包装袋相同，故以侵犯著作权为由诉至法院，请求判令：二被告立即停止复制、发行等侵权行为；连带赔偿原告经济损失（包括维权费用）共计15万元。
被告明扬公司辩称，原告谢新林享有的外观设计已经失效，已经进入公知领域，原告既然已经选择外观设计的保护，专利失效后其已经不再享有著作权。请求驳回原告诉请。
被告叶根木辩称，其销售的榨菜系从明扬公司处合法取得，已经尽到合理注意义务；涉案作品的外观设计已经失效。故其不应承担赔偿责任。
审判
浙江省海宁市人民法院一审认为，授予该图案作品的外观设计专利权，其保护范围是与其附着的产品紧密相连的，只局限于与外观设计专利产品在相同或相近类别的产品上使用相同或相似的图案。同时，在该保护范围以外，涉案图案作品仍然可以依据著作权受到保护，两者并不冲突。而本案专利已经失效，该外观设计已失去了其垄断性，即涉案图案在食品包装袋上的使用已进入了公共领域，在该外观设计并未仍然受其他法律保护的情况下，其他任何人都可以自由利用。涉案榨菜包装袋的使用方式并未落入谢新林就涉案图案著作权享有的保护范围内。一审判决驳回了谢新林的诉讼请求。
谢新林不服一审判决，提起上诉。
浙江省嘉兴市中级人民法院经审理认为，原判认定事实清楚，适用法律正确。遂判决驳回上诉，维持原判。
评析
本案一、二审的争议主要集中在涉案外观设计专利权终止后，可否再以享有外观设计图片（或照片）的著作权为由阻止他人实施该外观设计专利。
一、外观设计专利权与著作权客观上存在交叉
根据专利法第二条之规定，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。由于外观设计多涉及到图案与造型，且专利法要求外观设计必须以图片或者照片形式固定表示出来，以确定其保护范围，而美术作品与摄影作品属于著作权中作品的典型表达形式，因此二者客观上存在着交叉之处。而且，外观设计也是以美学上的设计为标的，正因为如此，在德国外观设计法被称为“关于图案和造型方面的法律”，人们经常把外观设计法称为“小著作权法”。世界上有些国家以专利法保护工业品外观设计，有些国家则允许既可以采用外观设计法进行保护，也可以采取著作权保护。
尽管外观设计专利权与著作权存在类似之处，但二者还是存在明显不同：1.权利取得方式不同。著作权的取得属于自动取得，即自作品创作完成作者便自动取得著作权，无需登记授权；而外观设计专利权则不同，必须向专利行政机关申请，以获得授权。2.权利基础要求不同。著作权要求作品具有独创性；外观设计专利权则要求该外观设计具有新颖性，同时必须适用于工业应用，并具有一定的美感。3.保护期限不同。著作权保护期较长，对于公民作品的著作财产权保护期一般为作者终生及其死后五十年；而外观设计专利权的保护期仅为十年。
二、外观设计专利权终止后，其外观设计图片的著作权并不会自动消灭
在知识产权领域，在一种客体上存在两种或者两种以上的权利的情形并不鲜见，如一个以人物肖像为主体的商标，其上至少存在商标权、肖像权。同样，外观设计图片如果满足独创性的条件，且具有一定的创作高度的话，专利权的授予并不妨碍其取得著作权。在外观设计专利权和著作权均为有效情形下，权利人得选择其中一种权利起诉，自不待言。然而，当外观设计专利权终止后，著作权人的权利受到何种影响，却值得探讨。
有观点认为，尽管外观设计专利权已经终止，但权利人对外观设计图片享有的著作权并不会因此“穷竭”，所以其应当享有完整的著作权。版权穷竭理论，是知识产权许多领域中法律及国际公约上的一条原则，其英文为“Exhaustion of Rights”，已故的著名学者郑成思先生认为，翻译成“权利一次用尽”更为通俗易懂。在著作权领域，版权穷竭或者版权一次用尽，是指“发行权一次用尽”，即经过版权人许可而投放市场的一批享有版权的作品复制品，版权人无权再控制他们的进一步转销、分销等活动。本案原告并不认可产品经过其合法授权，也无证据证明涉案产品外包装有合法授权，因此本案并无适用版权穷竭理论的余地。
知识产权领域中，一种权利消灭后，该权利在存在期间所产生的新的权利可能继续存在；同样，如果同一客体承载两种以上权利，一种权利的消灭并不必然导致另外一种权利的消灭。例如在“晨光笔特有装潢”不正当竞争一案[（2010）民提字第16号]中，最高人民法院认为，外观设计终止后，如果该外观设计构成知名商品特有包装、装潢的，不影响权利人取得反不正当竞争法的保护。对此，最高法院明确指出，“……其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时失去效力”。既然外观设计专利权终止后，外观设计图片著作权（假如存在的话）并不会穷竭，也不会自动消灭，该著作权人是否就可以此为由阻止他人实施该外观设计专利呢？笔者认为，尽管著作权是一种对世权，但是任何权利的行使并不是无限扩张的。著作权亦不例外。外观设计图片著作权不会自动消失，不代表著作权人当然可以阻止公众自由实施已经终止失效的外观设计。部分国际条约如《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》第九条、《与贸易有关的知识产权协定》（Trips协议）第十三条亦规定成员国可以对著作权作出一定的限制。本案即属于应对著作权进行一定限制的情形。
三、对终止后的外观设计专利的实施不侵犯外观设计图片著作权
对已经终止的外观设计的实施，不宜认定侵犯该外观设计图片的著作权，主要基于以下理由：
（一）认定侵权将有悖于专利法的立法宗旨
从本质上讲，专利权是一种国家授予的合法垄断权，即发明创造人在一定期限内（发明专利为二十年，实用新型和外观设计专利为十年）享有对申请专利的发明的合法垄断，在此期间内发明人可以通过独占实施或者授权许可等方式及时收回完成发明创造的投入，实现“创新-受益-再创新-再受益”的良性循环。正如美国前总统林肯所言：“专利制度是给天才之火添加利益之油”。但专利法所授予的专利权与其他单纯为追逐私利的垄断行为有着本质区别，授权的终极目的还是为了促进公共利益，专利法在保护技术成果权利人的权益的同时，亦旨在促进技术信息尽早地公之于众，因此设定的专利权期间相比于著作权法要短的多。专利期满后或者其他原因如专利权人怠于履行缴纳年费义务、自愿放弃其专利权而导致终止后，该专利便进入公有领域，成为社会公众均可以自由利用的公共财富，社会公众可以免费使用，并在此基础上创造更多的发明，进而推动科学和社会进步。我国专利法第一条即开宗明义指出“鼓励发明创造，推动发明创造的应用”为专利法的立法目的。如果允许外观设计图片著作权阻却社会公众对失效外观设计的利用，显然将违背专利制度的设置目的，对此司法不应予以鼓励。
（二）社会公众的信赖利益应受保护
专利权不同于普通财产权，其权利的产生、变动均需要向社会公示。为此，专利局设置专利登记簿，记载专利权的授予，专利申请权、专利权的转移，专利权的无效宣告，专利权的终止等权利产生、变动情况。专利权授予后，任何人都可以向专利局请求出具专利登记簿副本，以了解权利的状态。对于专利权终止的情形，专利法第四十四条明确规定，专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。社会公众基于对国务院专利行政部门专利公告之公示效力所享有的信赖利益理应受到法律的保护。本案中，专利号为01344419.0的外观设计专利已于2006年2月15日因未缴纳年费而终止并予以公告。因此，社会公众有足够理由相信该专利已经进入公有领域，可以自由利用。若仍允许以享有外观设计专利中的外观设计图片的著作权为由阻碍他人实施已经进入公有领域的专利，因著作权自作品创作完成之日起即产生，故公众无法得知其对已经进入公有领域的专利的利用是否会受到著作权人的追究，这显然将损害到社会公众的信赖利益。
（三）不另行给予著作权保护不会产生明显不公平的后果
从前述国际条约中可以看出，对著作权进行限制应满足一定条件。对此，德国学者M·雷炳德归纳为“三步测试法”：（1）相应的行为的确属于特殊情况；（2）相应的自由使用行为没有损害到作品的正常使用；（3）没有损害到作者的合法利益。也就是说，对著作权进行一定限制的结果应当公平。本案中，被告对涉案失效外观设计的使用方式并没有影响原告所主张的作品的正常使用。实际上，被告对失效外观设计的实施本身具有专利制度所赋予的正当性基础。而且，如一审法院判决所言，在原外观设计效力所及范围以外的领域，著作权仍存在法律效力，无非是著作权在原外观设计效力范围受到专利制度的限制——事实上，受让人谢新林在受让外观设计专利中的外观设计图片的著作权时，已经知道该外观设计专利权终止的事实，理应知道其对受让权利的行使应当受到专利制度的限制。
值得一提的是，本案与前述“晨光笔特有装潢”不正当竞争一案有所不同。1.当事人（权利人）请求保护的权利基础不同。本案中原告要求依据著作权法进行保护，而“晨光笔特有装潢”一案中原告主张反不正当竞争法的保护。著作权法属于知识产权专门法的范畴，而反不正当竞争法在知识产权保护中往往处于补充法的地位，即仅在专门法如著作权法、商标法等之外，在特定条件下对某些民事权益提供一种有限的、附加的补充保护。这种不同，必然导致法院裁判思维的不同。2.法官需要关注的事实不同。“晨光笔特有装潢”一案中，由于当事人指控被告采用了原告的K35中性笔的特有装潢，因此法官首先应当关注原告的K35中性笔是否构成了“知名商品”，产生了类似商标的标识作用，从而在外观设计以外产生了附加的利益或者说新的权利——禁止他人进行仿冒。而本案中，原告主张的著作权本身与外观设计专利权在一段时间内平行存在着，并运用于同一商品上，客观上存在交集，法官更应该关注的是外观设计专利权的终止对著作权权利行使的影响，而非是否产生了某种新的权利。尽管存在上述不同，笔者认为，“晨光笔特有装潢”案件与本案的处理结果“殊途同归”，“晨光笔特有装潢”案件实质上也是从结果公平的角度出发，通过再次明确禁止通过“搭便车”等行为不当攫取他人长期经营而获得的竞争优势，防止造成市场混淆。该案的处理并不意味着今后判断专利权终止的后果发生了变化，专利权终止后专利即进入公有领域仍然是专利制度的基本原则。正如最高法院在该案中所指出，“外观设计专利权的终止，至少使社会公众收到了该设计可能已经进入公有领域的信号，因而主张该设计受到知名商品特有包装、装潢保护的权利人应提供更加充分的证据来证明有关设计仍应受法律保护。”
综上，即便本案原告谢新林对该专利图片享有著作权，且该著作权尚在保护期内，其亦不得以此为由阻碍他人对已经进入公有领域的自由技术的实施。
来源：浙江省高级人民法院 王亦非
编辑：嘉兴市中级人民法院 张 涛 黄春燕
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