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作者：小e
我的客户最近与其专利的被许可方产生很大的分歧，对方甚至希望诉诸诉讼解决。当我的客户满怀忧虑的给我打电话的时候，我重新看了一遍他们双方签订的许可协议，对他说：“暂时先不要着急，对方的律师会帮助他们做出明智的选择。”果然若干天后，对方律师询问双方是否有可能进行一次面谈协商，希望通过更缓和的方式解决双方的分歧。现在主动权无疑更多的掌握在我的当事人手里了。而这一切要归功于，正如对方律师坦言的，我们之间签订的许可协议看起来“无懈可击”。
诉讼往往是最后一道防线，但我们总是以其作为假设进行许可协议的起草。实际上，一份详尽合理的许可协议往往能够兵不血刃地解决问题。我们更喜欢用“详尽合理”，如果追求一份完美的许可协议，那恐怕会失望，因为在这个世界很难找到一份用之四海皆准的完美协议，事实上每个案件的情况都不会相同，市场环境和法律环境也在不断的变化演进，这往往需要律师付出大量的时间去学习、研究和探讨。
什么是许可协议的关键要素？
许可协议的每一个因素都至关重要，每一项条款都有其特定用途，这取决于人们看问题视角的不同。缺乏授权经验的客户更加关注的是通过许可能够获得的许可使用费，而对准据法的选择、责任限制条款、审判地以及其他一些标准的合同规定不大重视。而那些经验丰富的客户可能更注重保密条款。律师在许可谈判中扮演的角色不是要纠正客户考虑问题的视角，而是在充分保护客户的利益的情况下，从客户的需求视角出发促进交易的达成。
如何获得客户的视角？
当与客户接触的时候，考虑下列问题有助于更好的把握客户的需求视角：
1、是否是与该客户的首次合作？
2、该公司是否具有专门的法律顾问，还是对授权转让毫无经验的个人？
3、必要的专利检索，影响排他授权许可的情况？
4、专利或者商标保护已经处于流程中的哪一个阶段？
5、进行许可的商业目的是什么？
6、它将给公司带来利润么？
7、客户对许可使用费的支付方式预期是什么？
8、公司是否愿意帮助或者培训被许可方如何使用该专利技术？
9、是否也转让专利技术？
10、有什么东西许可方想从被许可方那里获取从而形成交叉许可的机会？
全面理解客户的商业目标、知悉客户具体关切的问题非常重要。
许可策略的制定
所谓策略就是知道你的目标，以及如何实现目标。在什么时候开始制定许可策略？（为了方便叙述，我们将许可暂时限定在专利或者技术方面的许可）如果一个公司感觉维持很多专利的财务负担非常重，希望通过许可来解决这些负担，这样想并没有什么错误，但是此时才去准备的确是太晚。非常简单的道理：一件商品，如果不是以卖掉它为目标来研制它，那么将来也很难把它卖掉。专利许可也是一样，如果在研发技术的时候，没有想过将来要通过许可来盈利，那么今后也很难做成这笔买卖。
作为律师，应该时刻提醒自己的客户，尽早制定许可策略。换言之在早期知识产权策略里面，应该包含许可策略。很多具备丰富经验的企业，甚至以许可策略作为其知识产权策略的阶段性目标，这是行之有效的。
我国企业对于专利的保护仍然是单一的（虽然数量多，但也许没有相互关联），不具备策略基础。无论是出于仅仅怕侵权而申请的专利，或者是为了获得资助而进行的专利申请都不应该排除将来进行专利运营的可能性。单一产品/单一专利/单一技术不会创造出必要的专利障碍或者牵绊格局，不会使公司许可的潜在价值实现最优化。而对于初创企业来说，寻求投资、融资、合并或者收购都涉及与专利许可差不多的专利申请策略，所以尽早将知识产权作为独立的业务进行管理是明智的选择。
随着我国资本市场逐步活跃开放，律师应该关注到新的业务点，例如与风险投资家以及天使投资人合作，对专利组合、专利的实时操作以及专利组合中的潜在机会点进行评估，为决定是否进行投资提供信息支持。
许可协议的双方谈判
要知道许可协议谈判绝对不会比准备一场庭审更加简单。要确定的问题很多，比如：谁是主要谈判人？是市场人员负责商务条款、律师负责法律条款，还是合二为一？如果有一个主要发言人，其具备解决过程中出现的问题的权利么？当然最重要的是做好准备。对协议中的每一项条款，要和客户就最佳方案及底线达成共识。
对可能的上限和底限进行头脑风暴、集中讨论也是一种有用的做法。
例如，许可方自问：
公司对其所拥有的技术期望获得多少专利权使用费？
基于客观标准是否站得住脚？
公司能够接受的专利权使用费是多少？
哪种付费方式能抵偿公司以前的研发费用以及其他开支？
如果协议提前终止会怎么样？
被许可方自问：
开发此项技术要花费被许可方多少时间？
专利中的权利要求是否能很容易地实现专利回避？
在相关领域是否有其他实体或个人进行类似的交易？
公司对许可交易的备选方案是什么？
提前设立这些条件和问题总是会有帮助，能帮助主导推动谈判进程。另外，如果有良好的备选方案，那将会确定谈判的基调。如果极少或者没有备选方案，公司又急于签署协议，那么情况就不言而喻了。
许可协议的草拟
除非迫不得已，否则律师通常不会将起草协议的主动权交给对方，如果你的律师这样提出建议，那么你需要重新考虑一下。“谁起草合同，谁掌控主动”，协议的第一版草稿，无论是哪一方制定的，都会为接下来的协议谈判设置基调。所以在许可的背景下许可方会说“这是我们的技术，由我们来起草合同草稿更方便也更合乎情理。”
这点对于那些初创型企业尤为重要，由于经营处于早期阶段，他们很可能力图节省律师费而让被许可方起草协议，当对方是一家比较成熟的公司时，这种情况更普遍。所以如果你被建议由另一方起草合同以节省许可开支时，请谨慎。
还有绝对不要做的事情就是，自己去协商许可协议的实际条款，在交易签署前的那一刻把协议拿给律师“快速过一遍”，那时律师能帮你做的仅仅是检查错别字而已，因为已经几乎没有什么方法来做任何变化了。
许可协议的关键条款思考
授权条款
授权条款可以包含很多方面，但其至少应该包括授权性质（如独占、排他性或者非排他）及其期限（如协议期）、被许可人如何使用授权专利（如制造、使用、销售、许诺销售以及进口）、允许使用的范围（如在规定区域以及规定的应用领域内）等。在草拟授权许可协议时提高精确度，能够避免将来产生分歧以及诉讼。
例如，要考虑是否包含了默示许可。授权“制造”和“销售”则暗含“使用”的权利，然而授权“制造”和“使用”则并不意味着“销售”的权利，或许许可方想自己保留销售的权利。如果没有其他授权说明，授权“使用”可能暗含“制造”的权利，但“进口权”从来不会暗含，必须在许可范围内明确说明。如果许可条款中完全没有说明是否是排他性许可，法院会霸气理解为非排他许可授权。
还需要注意，“委托制造”的授权通常会被理解为由第三方来制造许可产品的权利。然而，这样的授权可能会产生默示许可，使得第三方制造商免于侵权的指控。在这种情况下，如果被许可方有使用第三方来制造“许可产品”的意向，那么就要在合同中明确阐明这种行为只能单独唯一地为被许可方所用。
另外一个关键点在于是否对分许可的权利进行明确的说明。
当处理分许可权利时，考虑如下问题（不限于）：
1、许可方是否会从被许可方从分许可获得的报酬中分享部分收益？
2、是否应该对分许可权利进行限制，以避免分许可方再次对分许可的权利进行授权？
3、在协议终止后，分许可权利随之终止还是继续？
4、在被许可方违约的情况下，特许权使用费是否可以由分许可方直接支付给许可方？
5、许可方是否应该对所有的分许可权利要求核准权？
许可方和被许可方通过许可协议连接在一起，这场交易要持续若干年，作为律师要考虑长远发展中的每一个问题。例如，假如许可协议提前终止或者按照规定期限到期，可是被许可方仍然希望获得继续使用专有技术的权利，因为经历过了一定时间专有技术极有可能已经与被许可方的制造流程融合为一体，很难把它分离出来，这样要如何“归还给”许可方呢？因此作为律师需要时刻提醒自己尽可能思考得更加全面。
价格条款
许可的支付对价经常会是许可协议的核心部分。最常用的付款方式是我们熟知的，但这其中也会产生许多问题。比如特许权使用费是基于销售额的比例、生产的每一个单位，还是两者的结合？是仅仅基于专利产品，还是某一特定类型的所有产品？随着销售额的增加，费率是应该减少还是提高？在被许可方在市场上尚未站稳脚跟之前特许权使用费是否应该维持低水平？随着协议的期限进行特许权使用费是否应该减少，因为技术可能会随着时间贬值，尤其是电子通信等领域？
如何特许权使用费是根据净销售额来收取，在此情况下，如何对“净销售额”来进行界定？换言之，什么可以算作净销售额？对自身子公司的销售应该算入净销售额么？子公司的销售又将如何计算？销售给许可方的是否也需要算呢？销售给分许可方或由分许可方进行销售的要不要算呢？还有在电子产品上比较容易出现的“许可费叠加”的问题要怎么在一开始的时候防范杜绝呢？
技术改进
对于什么是改进、什么不算是改进需要有明确的界定，不论哪一方作出了改进，当事各方都会想第一时间分享这种改进。当许可技术涉及软件时，改进条款更是尤为重要，因为毫无疑问这是软件的一个新品或新的版本。被许可方期望得到获取改进的权利，否则和许可方或后来的被许可方相比自己将有处于竞争劣势的风险。
许可方的改进可能要求追加费用，增加特许权使用费或者一个单独的特许权使用费。针对改进如果已没有可能对支付款项进行谈判，则要考虑优先谈判权或者优先购买权。被许可方的改进可能获得相反的谈判筹码。另一个需要注意的是关于披露义务的约定，即在协议的有效期限内，如若许可方/被许可方发现、开发、发明或获得任何改进，是否其应立即将所有改进以书面形式披露给被许可方/许可方。
改进条款对于双方都极为重要，尤其对于许可方来说，放弃对改进条款的约束就等于放弃了该技术将来的权利，这直接影响对目标许可方或被许可方的评估。如果被收购目标不仅仅放弃了对并购方来说可能是至关重要的技术的将来的权利，而且还有可能使并购方承担改进的义务，那么并购的大门可能会就此关上。
被许可方最惠条款
这些条款一般会在非排他许可的情况下出现，被许可方不希望自己相对于其他非排他被许可方处于一个竞争劣势的地位。
例如这样规定：在协议的有效期限内，如果许可方授予任何第三方的特许权使用费低于在此协议中的数额，则许可方应立即将此更优惠的使用费率通知被许可方，本协议中特许权使用费应自动更改为更优惠的使用费率，并从授予之日起执行。
法律没有明确规定许可方必须为其所有的被许可方提供同样的特许权使用费。如果双方就许可协议中的此项条款进行协商，需要考虑该条款是否具备追溯效力或仅仅是前溯效力。许可方可能会倾向于不加入被许可方最惠条款。
第三方侵权、诉讼主体以及诉讼过程控制
在许可谈判的过程中，许可方与被许可方都会更加关注于前面讨论的条款，而相对不太注意与诉争相关条款的控制。很多协议往往采用格式条款来解决诉争问题，这会显得有些鲁莽。虽然法律对于诉讼程序方面会有相应的规定，但是要明白的是，法律的规定通常是最低标准，能否获得更全面的保护有赖于我们自己采取的预先协定。同样需要注意的是，即便法律对于诉讼主体、地域管辖有了明确的规定，但是是否能够在诉争中获得实质的优势还需要取决于很多其他因素。换言之，我们即便不能对于诉讼主体资格进行改变，但是我们可以对利益相关各方在诉讼中应该履行的义务进行协商和约定，从而保证一旦发生诉争，利益相关各方尽到该尽的义务。
许可方可能会这样规定：如果许可方发起诉讼，其在选择律师、引导并控制诉讼过程或决定任何解决方案方面拥有自行决定权。如果许可方决定被许可方有必要加入到诉讼或诉讼程序中，被许可方则应该加入，执行所有文件并履行合理要求的其他工作行为，费用由许可方承担。
被许可方可能会这样规定：如果被许可方发起诉讼。在许可方收到被许可方通知30日内、许可方没有采取任何行动来阻止侵权行为的情况下，被许可方有权以自己的名义开始提请诉讼来阻止侵权行为。被许可方有权联合许可方作为原告方，而许可方应该参与到诉讼中。
在讨论这个问题的时候不必过分纠结于法律规定的诉权问题，作为律师当然不能搞错诉讼主体资格，但是我们应该清楚的区分开，是否控制诉讼过程与是否具有提起诉讼的资格是有本质的区别的。
综述
与许可策略相关的方面当然不仅仅是上文提到的这些方面，可以说针对许可协议的每个条款都有非常多值得深究的细节和值得思考的问题。但是无论代表的是许可方还是被许可方，最终目标应该是为客户达成最佳的交易，这需要促成一种双赢的局面。实际上真正完美的许可策略也许并不存在，要想给客户最佳的方案就要求律师不断的学习。最值得推荐的学习途径之一就是与同行律师就各种案件进行相互切磋和探讨，力求在这个过程中收获知识产权许可方面的新的见解。
编辑：北京三友