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作者:侠晖霞
出处:集佳知识产权
在一份发明或实用新型专利文件中,除去摘要、附图之外,通常包括权利要求书和说明书两大主要部分.按照当前的共识,专利权的本质为用技术公开换取一定时期内的技术垄断,可以认为,说明书所记载的内容就是专利权人向大众贡献的技术,权利要求书则是专利权人所要求获得的垄断权利的限界.从这个意义上来说,权利要求书对于专利权人而言是最为重要的部分,具有直接的法律效力,是申请专利的核心.因此,一份专利的申请、审查、修改、无效、维权无一不是紧紧围绕着权利要求书进行的.
关于权利要求书的各个方面,业界都已经进行了大量讨论,并推进了《专利法》、《专利法实施细则》以及《审查指南》的不断修改.但笔者注意到,在专利实践中频繁遇到的”否定式限定”(Negative limitation),无论是《实施细则》还是《审查指南》,甚至在专利局的《专利审查操作规程》中,都没有明确规定,使得其在使用中各方面标准不一致,很容易引起分岐.
否定式限定是相对于肯定式限定(即”正面限定”)而言的,肯定式限定,即声明某主体是/包含某些要素,毫无疑问,肯定式限定是专利文件中最常采用的表述方式,例如”水杯包括杯体和杯盖”、”其中A成分的含量介于2%-5%之间”、”A部件接触B部件”等等.与之相反的用语即为否定式限定,即声明某主体不是/不包含某些要素,例如”衣服不包括帽子”、”B部件非圆形”、”A芯片不是**型芯片”等等.与肯定式用语相比,否定式用语难以清楚地限定其范围,以”B部件非圆形”为例,它仅指明了B部件不是什么形状,而无法指明B部件是什么形状,因此通常是无法被接受的.所以,否定式用语在实务中的使用通常比较谨慎,在能使用肯定的方式进行描述的情况下,一般不会采用否定式用语.但是在某些特定情况下,专利文件的撰写、修改过程中又不可避免地会用到否定式的限定.
在我国现行法规框架下,针对某一否定性限定是否允许所适用的法条主要是专利法第二十六条第四款:”权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围”.即重点在于,该否定性限定对于本领域技术人员而言是否足够清楚、是否得到说明书的支持.
以下将结合撰写和修改过程讨论否定式限定可能遇到的问题.
在撰写过程中,得到说明书支持这一要求相对容易满足,需要重点考虑的是清楚性问题.
最简单地,如果采用否定性用语所限定的方案是能够唯一确定的,那么该限定应当认定为足够清楚.例如,某些否定式用语经过频繁使用,已经成为相关领域的常用词组,如”无纺布”、”无刷电机”等,这些毫无疑问是非常清楚的限定.再例如,”A、B、C、D四个步骤的顺序可以采用除A-B-C-D之外的所有组合”,由于四个步骤的排列顺序是有限的,那么排除特定组合之后剩余的组合也是清楚的.事实上,这一类的限定只是表面上的否定式限定,实质上与肯定式限定并无区别.
有时候,虽然否定性用语所限定的方案并不能以穷举方式确定,但只要其与权利要求的其它内容相结合能够清楚地限定权利要求的保护范围,仍然应当是可以接受的.例如在清楚、明确地限定出A元件和B元件的结构和布置之后,使用”A元件不接触B元件”这一限定是完全合理的,这种限定无法用肯定式用语来完成.
总之,在撰写过程中,只要留意清楚性与得到说明书支持这两个方面,谨慎使用否定性限定,还是相对容易被接受的.而在修改过程中,情况要复杂得多,除了需要满足清楚要求外,尤其需要注意是否得到说明书支持,以及是否满足专利法第三十三条关于超范围的要求.这也是否定式限定所引发的争议最集中的地方.事实上,与肯定式的限定不同,否定式的限定往往是出于修改的需要而增加的,在原始说明书中没有完全一致的记载.许多关于否定性限定的修改被拒绝的理由并非专利法第二十六条第四款,而是专利法第三十三条.
笔者曾经遇到过一个案例,在原始提交的申请文件中,说明书中记载了相匹配的A部件和在A部件上滑动的B部件,其中B部件具有弯曲段和竖直段,弯曲段在A部件上滑动时具有某些有利特性,而竖直段在A部件上滑动时具有某些不利特性.权利要求书中包含了这样的限定”B部件的弯曲段在A部件上滑动”.遗憾的是,无论是说明书还是权利要求书,都没有明确记载”B部件的竖直段不在A部件上滑动”.
在审查过程中,当需要与对比文件相区别以使本申请具有新颖性和创造性时,申请人试图将权利要求书修改为”B部件具有弯曲段和竖直段(增加特征一),其中弯曲段在A部件上滑动,竖直段不在A部件上滑动(增加特征二)”.
由于增加特征一在说明书中有明确记载,审查员表示同意.但是审查员拒绝申请人增加特征二,理由是该修改不能由原说明书的记载直接地、毫无疑义地确定.在申请人坚持之后,审查员以此为由驳回了该申请.
私以为,当采用肯定式的限定”B部件具有弯曲段和竖直段,其中弯曲段在A部件上滑动”仍不足以充分体现本发明与现有技术的区别时,只有采用否定式的限定”B部件的竖直段不在A部件上滑动”.这种修改可以视为二次概括,但是由于说明书中明确记载了弯曲段的优势以及竖直段的劣势,并记载了弯曲段在A部件上滑动,对于本领域技术人员而言,竖直段不在A部段上滑动是显而易见的,能够从说明书中毫无疑义地确定,因此笔者认为这种修改是应当被接受的.
另一种常见情形是,在撰写权利要求书时采用了开放式的写法,如”一种设备包括A、B、C”.但审查员在检索之后,发现了对比文件公开了类似的设备,但包括A、B、C和D.那么根据创造性的判断三步法,本发明所解决的技术问题实质上变成了要素的省略,那么,是否允许申请人将权利要求书修改为”一种设备包括A、B、C,不包括D”呢?
在实践中,在相当严格的专利法第三十三条的限制下,这种修改基本是不被允许的,除非说明书中明确记载了”该设备不包括D”.为此,就要求申请文件的撰写人熟知本领域现有的一切技术,无疑是提出了过高的、不现实的要求.而当这种审查意见出现之后,为了获得授权,申请人大多数时候不得不将开放式的限定修改为封闭式限定,即”一种设备由A、B、C构成”.这无疑又极不合理地缩小了权利要求的范围,排除了除A、B、C之外的一切要素,即使获得授权,该专利也非常容易被绕过,无法给予申请人以与其贡献相匹配的权利.
这些问题都反应出,当前的审查实践关于否定式限定需要作出更加细致的规定,以充分平衡申请人与公众的利益.在这方面,某些外国专利法的实践可供参考,如在美国《专利审查指南》第4章第20节Negativelimitations (e.g. disclaimers)规定:
”权利要求的主体通常以表明存在某些技术元素的肯定式特征来限定.但例外地,主体可以使用明确声明不存在特定特征的否定式限定来限制.如果从提交的申请文件中可以推导出不存在某特征,即可如此.
诸如放弃性用语之类的否定性限定仅可在以下情况下使用:向权利要求中增加肯定性特征或者不能更加清楚简要地限定仍然可受到保护的主体、或者将不必要地限定权利要求的范围.通过放弃性用语所排除的要素必须清楚.包含一个或多个放弃性用语的权利要求还必须完全满足第84条关于清楚和简要的要求.”
以上所例举的两种情况其实分别对应于以上规定中所述的”向权利要求中增加肯定性特征或者不能更加清楚简要地限定仍然可受到保护的主体、或者将不必要地限定权利要求的范围”,笔者以为,这是关于修改过程中增加否定式限定的相对合理的规定,值得我们参考借鉴.
以上是笔者关于”否定式限定”的一些粗浅思考,如有疏漏之处,敬请各位同行不吝指正.