专利故事的方方面面

  当前,专利已经渗入中国经济的各个命脉,也已经为广大公众所知悉,但具体专利涉及哪些事呢?可能并不是每个人都了解。

  今天,专利天下就尝试给大家梳理一番,说说专利那些事。

  从宏层次上讲,国家为了促进社会整体技术的进步,就授予新技术的创造人一定时间的垄断权,创造人就可以在一定时间获得垄断利益;对于创造人来讲,其获得垄断利益的代价就是:一要公开、二是在预定的时间之后,其技术成果归属社会大众,不再享有垄断权。

  从过程上讲,专利那些主要涉及专利申请前的事、专利申请的事以及专利申请后的事。

  从主要涉及人角度来讲,专利那些事主要涉及企业的事、服务机构(专利代理机构、律师事务所)的事以及国家机关的事(知识产权局、法院、海关)。

  从内容上讲,专利那些事就是技术上的事、法律上的事以及程序上的事。

  以下,专利天下就尝试从以过程为主,以内容为辅,梳理专利涉及那些事。当然,很多事是相互交叉、相互跨越的,但至少下述的一番介绍让您能够更了解专利那些事。

  总论:

  有些人说,专利首先是技术的事,然后才是法律的事;当然,有些人说,专利首先是法律的事,然后才是技术的事。不管如何,专利的事涉及技术的事,也涉及法律的事,整体上来讲属于技术结合法律的事。也正是因为如此,专利的事才算真成了事了。

  专利天下认为:专利的事,内容上是技术的事,形式上是法律的事,实质上是通过法律描述技术的事、通过法律保护技术的事、宏观上是市场竞争的事。

  因此,专利的事就是围绕法律如何保护技术、通过法律形式的技术如可参与市场竞争而展开。以下就展开介绍专利那些事。

  分论:

  1、选择专利的事

  如何保护技术成果,是技术成果产生之后首先要解决的问题。技术成果保护可以选择通过专利进行保护,还是选择非专利进行保护,其中非专利保护的方式就包括通过技术秘密进行保护。这里需要明确,专利并不适合保护任何技术成果;有些技术成果不适合通过专利保护,如改进程序不高的成果、在侵权中无法证明的技术成果、他人很难通过反向工程获取又便于通过保密措施持有的成果、参数或量性进步的成果等等。当然,是否通过专利保护,也要考虑成本、竞争态势等等因素。

  2、选择专利类型的事

  中国专利分为发明专利、实用新型专利、外观设计专利。一般来讲,技术成果的本质涉及技术方案的,考虑发明和实用新型进行保护。涉及产品外观形式的考虑外观设计专利保护。但是除此之外,也要考虑市场保护需要。有些成果不仅涉及技术方案,也涉及产品外观,此时就需要考虑是否同时申请发明和外观设计专利,或者实用新型和外观设计专利。

  在选择发明和实用新型时,就要考虑技术成果涉及的内容、技术的先进程度、技术成熟程度、技术生命周期、市场竞争需要等因素,选择适合的方式。

  3、协调保护的事

  专利保护说起容易,做起来需要时间。在专利申请提交之前,还要做很多事情,包括:技术成果确定、技术点挖掘、专利布局、技术交底书形成、专利申请文件撰写、专利申请提交(终于可以松口气,但还没完)。这做这些工作时,要避免泄密,避免公开,要不,一些工作白费。因此,如何协调技术秘密保护和专利保护就成为一种重要问题。

  技术成果产生不仅仅产生技术成果,还伴随软件、布图设计等等其他成果产生,因此,如何对其他成果进行保护的同时,保证涉及技术成果不公开也是需要注意的事情。

  4、专利挖掘的事

  专利挖掘也是行内经常提及的概念或事务,很多行外人也已经听说过或接触过这方面的介绍。

  专利挖掘就是在“成堆”的技术成果中,“挖掘”出可以通过专利进行保护的技术点,挖掘的过程包括筛选、剔除、梳理、修正等内容。比如,在企业一个陆地飞行器的技术开发项目中,会产生一个生成“陆地飞行器”的技术成果“堆”。这个“堆”整体进行专利保护,肯定不合适的,因此,需要通过专利挖掘获得可能通过专利进行保护的技术点。

  根据上面对专利挖掘的介绍,可以确定,专利挖掘与上面技术成果保护是密不可能分的,在确定保护方式时,就可能会进行了相应的筛选工作,因此,专利挖掘通过和上述技术成果保护可以结合进行。

  专利挖掘的核心在于将“技术成果堆”按技术点进行梳理,形成技术点链,通过专利挖掘,可以确定技术点与技术点之间的关系,将“堆”分解为多个技术“点”,以为后续的专利布局提供帮助。

  5、专利布局的事

  之所以要强调专利布局,是由专利制度本身特点决定的,专利保护的是技术方案,并不保护技术思想;而相同的技术思想可以体现在多个技术方案中,反过来,因此,要实现对技术成果本质(技术思想)的保护,很难通过一件专利进行保护,因此,有必要通过专利布局,实现对技术成果(技术思想)的真正保护。

  通过专利挖掘,梳理了技术成果之间的关联,确定了技术成果的闪光“点”。但如果通过专利公开这些“点”(发明点)。他人就可以利用技术成果的“发明构思”,在您公开的这些“点”附件产生更多的“点”(外围专利)进行实施;这样,您公开的“点”不仅为他人提供了更多的“途径”,还无法实现保护技术成果的目的。

  因此,挖掘形成技术点之后,还要基于这些点进行相应的布局。布局的主要内容涉及:

  第一、基于技术点,挖掘技术本质(核心构思),进行归纳,形成上位保护;

  第二、其于归纳的技术本质,反向演绎,进行并行保护;

  第三、根据市场需要,进行反规避布局,将规避之路尽可能地截断;

  第四、根据技术水平,合理选择保护类型,进行专利类型布局;

  第五、根据竞争对手专利布局,进行针对性的布局,以未雨绸缪。

  最终,通过专利布局实现对技术成果的全面保护,以避免他人轻意规避,实现专利权的价值。

  6、撰写技术交底书的事

  通过专利布局可以确定专利需要的保护点(此时的点,已经与专利挖掘中的点不一样了)。要实现对这些点的保护,有两大重点。刚才已经说了,专利是技术和法律结合的事。保护的两大重点就是:技术的表达和法律的表达。技术表达由技术人员进行,法律表达应当由专利代理人实施。

  首先的就是技术表达,就是撰写技术交底书,即由技术人员对该技术点进行文字描述(专利是文字描述的事)。技术人员撰写技术交底书的过程,就是一个逻辑验证的过程(当然,有时候可能需要实验验证)。逻辑验证过程就涉及技术原理的研究、技术手段的具体化、技术过程梳理、技术效果的推理等内容。基于技术人员的技术功底形成一个完整的“技术方案”。

  基于技术交底书描述的“技术方案”,进入下一个关键点,专利的法律表述。

  7、撰写专利申请文件的事

  专利申请文件撰写主要是专利代理人基于技术人员形成的技术交底书,通过法律形式进行描述。

  专利申请文件有其特定的格式,最重要的是,专利申请文件有其独有的特点。通过漫长的历史演化,已经形成了其独特的表达语言、表达方式及表达逻辑。因此,专利申请文件一般都由专利代理人进行撰写。

  专利代理人撰写专利申请文件并不是照搬技术交底书,而是要经过归纳,挖掘技术本质,再经过演绎,进行扩展;根据扩展的技术内容,对技术进行适当上位,形成一个针对的现有技术问题、发明目的、技术方案、技术效果的逻辑体系,更根据技术手段之间的关系,通过权利要求的从属、并列等方式,在每件专利中形成一个层层加强的技术方案保护体系。

  8、专利申请OA的事

  专利申请提交之后,国家知识产权局设有专门的审查部门对专利进行审查,审查部门根据技术领域设置有专门的审查员对专利进行审查。审查过程中就会发送审查意见通知书(套用西方英文表述OFFICE ACTION,简称OA)

  随着中国专利制度不断完善,专利权有效推定原则、禁止反悔原则、等同原则及捐献原则的确立,对于专利业务的专业化要求也不断提高。专利天下认为:对于专利申请人,在处理专利OA时需要注意两个方面:一是针对审查意见陈述意见;OA答复就是要解决审查员提出的问题,因此,针对审查员提出的意见进行针对性的答复非常重要(道理很明白,但在实务操作中,很多发明人不由自主地会表扬起自己的技术多么多么地好,多么多么的先进,有时候这些内容和审查意见没有一毛钱的关系)。二是要确定一个关键点进行答复;实务操作中,针对审查员创造性的意见,申请人往往将能想到的理由全部罗列上,以证明自己的发明创造有多么高的“创造性”;殊不知,一个理由就足够了,不需要太多的理由;而且,您罗列的理由越多,导致您的专利保护范围越小(等同限制增加、禁止反悔可能性增大、捐献适用概率增加)。

  9、专利复审的事

  通过专利OA答复,还是有些专利申请被驳回。如果对于审查员驳回决定不服,可以向专利复审委员会提出再次审查的请求,即专利复审请求。

  与专利OA阶段不同,专利复审主要是由专利复审委员会进行审查(为什么是主要呢?专利复审程序中,有一个前置审查,前置审查还是由OA阶段的审查员对复审请求进行审查的,因此,复审并不是都是由专利复审委员会进行的)。

  在专利复审阶段,针对的是什么呢?此时,针对的文件是“驳回决定通知书”,因此,此阶段,重点是指出驳回决定的错误,当然,最后落脚点在于说明发明创造符合专利法要求。

  在此需要提醒的是,利用复审请求程序,可以实现两个目的:一是可以就OA阶段时意见再争取一次机会,看看专利复审委的意见(不用太但心,如果专利复审委不同意,一定会发出复审通知书的,不会一下子维持驳回决定);二是,复审程序实际上提供了一次修改申请文件的机会,即收到复审通知书后,如果觉得之前权利要求授权无望,还可以修改申请文件,争取授权。

  10、专利权日常维护的事

  专利授权之后,当然要缴费,缴费之后就享有专利权了。如何在日常中维护专利权就成为重要的事了。

  笔者认为:对于企业来讲,专利权日常维护主要涉及以下方面:

  第一、专利权维持。即按时缴费,根据专利代理机构或专利局通知,按要求缴纳年费;在临时忘记缴费时,及时进行权利恢复,以保持专利权有效。

  第二、定期筛查专利实施情况。专利维持要有成本的,对于一些维持意义不大的专利,就需要对采取相应措施。此方面的工作主要涉及:1、专利自我实施情况:包括是否实施、涉及到那几种产品、对产品销售的作用等等。2、市场上其他企业产品是否应用该专利、应用范围、应用原因及应用效果。3、未来实施可能性预测。根据实施情况采用相应的方式进行处理。

  第三、专利替代技术调查。专利涉及技术本身可能具有周期性,同样,专利实施也有其特定的时间,根据替代性技术情况不同,采取不同的应对措施:如对于替代性技术不成熟、不完善的专利要进行强化(如布局外围专利、通过无效程序进行加强、基于反规避进行布局等等);对于替代性技术成熟的专利,要根据替代性技术的发展方向,进行预设性布局,以争取先机(可以考虑放弃或转让可能要被替代的专利)。

  11、专利维权的事

  从专利制度设计角度看,获得专利权就是获取实施垄断权,一个重要方面就是通过收取专利许可或转让费用而获益;而要实现这样的目的,通常有两种方式:一是通过谈判获得许可或转让费;二是通过维权获得赔偿或许可(转让)的机会。

  专利维权的方式主要包括:提起专利侵权诉讼、针对专利侵权行为请求行政机关处理、海关备案与查扣等等方式。

  需要提出的是,通过单件或少数的几件专利,针对某一类产品市场进行维权行动,很难取得预计的效果;最好的方式针对某一类产品有相应的专利池,至少有相互配合、相互关联的专利组合,才能在维权中取得主动地位,实现专利维权的目的。

  12、专利对抗的事

  众所周知,从工具论的角度,专利权可以作为攻击的武器,也可以作为反击的武器。因此,在运营过程中,受到他人的专利攻击也是常有的事。本部分所说的“专利对抗”就是面对他人的专利攻击,如何应对的事。

  从广义对抗角度来讲,专利对抗包括进攻性对抗和防守性对抗两种方式。

  进攻性对抗主要是指向对方发起对攻,以实现程序对抗。进攻性对抗又包括三种:一是以自己拥有的专利权为基础,以前述的专利维权的方式向进攻者反击,即“以战冶战”。二是,以对方持有的专利为目标,向专利复审委员会提出无效宣告请求;其中,可以将对方利用的专利权作为目标专利,提出无效宣告请求,也可以将对方持有的其他专利权作为目标专利,提出无效宣告请求。三是,在其他方面寻找战机,以其他方面的理由为基础启动相关程序,如提起反不正当竞争、反垄断、商标侵权、合同违约等等。其中,最常用的是第一种。

  防守性对抗主要是针对对方的攻击采取防御,即“以防止战”。一般来讲,专利纠纷涉及最多的是专利侵权。针对专利侵权的对抗方式主要包括:

  (1)不侵权抗辩,即主张实施的技术并未落入对方专利权保护范围之中。

  (2)现有技术抗辩,即主张实施的技术属于现有技术(涉案专利权申请日前的技术)。

  (3)先用权抗辩,即主张在涉案专利申请日前已经实施被控侵权技术。

  (5)专利权用尽抗辩,即主张被控侵权产品属于权利人或其许可人售出后的产品。

  (6)善意侵权抗辩,即主张自己并不知道涉及产品侵权。

  (7)采用规避设计,即采用规避设计,以降低侵权风险。

  (8)交叉许可谈判,即以自己的专利权为交换条件,以双方交叉许可为内容进行谈判。

  当然,针对不同的对手,可以采用不同的方式进行对抗。此时,分析对手意图,以采取合适的方式进行对抗,可能非常重要。

  13、专利预警的事

  专利预警在前几年属于一个比较高级的词,但随着中国专利发展,专利预警已经非常普通。专利预警的目的在于:对于未来可能产生的专利侵权风险,提前进行警示;专利预警的内容是:针对确定的技术事实(产品和方法),以专利推定有效为原则,对是否落入专利权进行预先分析,并获得相应结论。

  专利预警的具体工作内容包括:

  第一、确定对比对象,包括技术事实和目标专利。技术事实可以是将要、计划或已经研发或推出的产品或实施的技术。目标专利一般指竞争对手或重点单位的专利。经常发生的场景是:零部件供应商向整机设备商供应零部件时,整机设备商通常列出一些重要专利权,要求零部件供应商给出其供应的零部件是否侵犯这些重要专利权(当然,整机设备商希望的结论是不侵权)。

  第二、对技术事实和目标专利进行对比,判断落入其专利权的保护范围的可能性,即侵权风险高低。

  第三、如果侵权风险较高,可以采取的方式。

  一般来讲,专利预警工作有很多种,有作为日常性工作的,如某些企业有专门的人或机构定期对相关领域的专利进行筛选,以确定侵权风险;有作为临时性工作,如在针对某一产品或针对某专利权进行专项分析。

  根据侵权风险不同可以采用不同的应对方式。如果侵权风险较高,建议的应对方式可以包括:规避设计、外围布局专利、无效检索或提出无效宣告请求等等。

  14、专利情报分析的事

  专利分析已经成为对专利数据进行处理的重要方式。正如前面所描述的,专利属于通过法律描述的技术的事,因此,其内容也包括两大部分:法律和技术。整体上来看是,技术内容的法律文件。

  一般来讲,专利文献的法律信息包括:各种日期、各种人、及权利范围。基于法律法规的规定,专利文献的技术内容一般具有完整性特点。完整性包括两方面意思:一方面逻辑完整,易于技术理解,专利文献要描述在先技术的技术缺陷、要实现的发明目的、具体的技术手段及产生的效果等等多个方面;另一方面是指技术内容完整,易于实现。专利文献不仅描述技术是什么,还要描述为什么是这样,这样的好处等等内容。

  根据分析专利数量不同,包括:

  (1)专利大数据分析:即通过分析多份专利文献,以实现相应的目的。可以实现的目的包括:技术发展过程及趋势分析;技术空白点分析; 某类技术控制人分析;专利技术实施情况分析;某类技术专利布局分析;等等。

  (2)专利单项分析:专利有效性分析;专利侵权风险分析;专利规避方向分析;专利挖掘分析;等等。

  根据目的不同,包括:专利有效性分析;侵权风险分析;技术研发指导分析;等等。

  根据内容不同,包括:法律分析和技术分析。

  专利情报还可以实现更多方面的目的:如通过专利文献中涉及“人”(包括申请人、发明人、审查员、专利代理人)的分析,有可能找到您失散多年的发小,等等。

  总之,基于专利情报的丰富性,对专利情报的分析可以实现很多方面的目的。

  16、专利交易的事

  专利作为一种无形财产,可以向普通财产一样进行交易。

  从权利内容上看,专利相关权利包括:申请专利权;专利申请权;专利申请优先权;专利权、专利实施权、专利许可权等等。

  一般来讲,专利交易包括专利转让和专利许可;专利转让的标的包括申请专利的权利、专利申请权、专利申请优先权、专利权。

  专利许可的标的主要是专利实施权。根据许可内容,专利许可又可以分为普通许可、排他性许可、独占性许可等等。

  基于专利权的无形性,专利交易风险也存在更大的不确定性,因此,交易过程中的标的范围、法律风险、技术实施风险、款项支付等等就需要进行相应的约定,以明确各方权利和义务。

  17、专利组合的事

  世界专利发展了几百年,中国专利制度实施30多年,每一个技术领域、每一件产品均涉及很多件专利,涉及很多专利权人;因此,当前,很难说某一件专利的价值有多大,也很难界定他的作用;因此,针对某一技术领域,或者某一产品,将相关专利进行组合,形成一个整体已经成为业界的一个共识性的东西。因此,专利组合的事已经成为当前业界的一个重要的事。

  专利组合涉及专利事务的各个方面:专利挖掘及专利布局阶段就需要考虑不同技术点的组合;专利申请阶段更是要考虑不同专利之间的相互作用;专利维权时会考虑选择不同的专利进行攻击;专利对抗时也需要考虑不同专利重要性;专利分析时也需要考虑不同专利组合形成的作用和效果;专利规避也要考虑专利组合的所有专利;等等。

  专利组合的事已经成为企业内部专利工程师的重要工作之一。

  18、专利检索的事

  专利的事很多事情会和专利检索关联,换句话说,专利的事最终可能涉及专利检索的事。专利挖掘和专利布局需要根据已有技术进行;专利申请文件撰写需要以现有技术为基础;专利审查过程就是专利检索的延续;专利复审和无效程序归根到底属于检索证据的分析和处理,等等。因此,专利检索可以称为所有专利业务的基础工作

  专利检索的事主要涉及技术理解、检索策略、检索实施和数据筛选。对技术的理解是检索的基础,把握技术本质,了解技术表达方式对专利检索效果及准确性非常重要。根据对技术的了解及技术的大致发展特点,确定重点检索范围、检索方向和方式,即确定正确的检索策略是保证检索结果的关键。基于检索策略以适当的检索式进行检索,并对检索到的初步数据进行筛选并获得最终检索结果,进而实现检索目的,是检索工作的内容之一。

  根据检索目的不同,专利检索包括:

  以获得某项技术之前技术为目的的现有技术检索;

  以获得无效证据为目的的专利无效检索;

  以获得具有侵权风险专利权为目的的专利侵权检索

  以获得某类技术及发展过程为目的的某类技术检索;

  等等。

  19、专利监控的事

  技术是发展的,专利权也是不断出现的,企业产品是不断升级换代的,企业新产品是否落入新出现专利权的保护范围是企业法律风险的一部分。因此,企业经营过程中,对于与本企业产品相关的专利进行监控,以确定自己产品是否落入新出现专利的保护范围之中,是企业专利管理的重要内容之一。

  为了实现对专利的监控,一般来讲,很多企业根据自己产品确定适当的检索词,进而建立自己的专利监控数据库,并根据专利数据更新,定期或实时更新该数据库,进而可以实现对与产品相关的专利的监控。进而,确定那些产品可能有侵权风险,那些专利构成企业市场的障碍。对于有侵权风险的产品或者构成市场障碍的专利,就需要采取相应的措施进行预防,比如可以通过适当的方式规避某一或某些专利,也可以针对某些专利提出无效宣告请求。

  20、专利规避的事

  在当前专利荆棘丛丛,各专利相互交错、相互嵌套的情况下,在产品研发过程中,不仅要了解风险,在某些情况下,还要尽可能的规避风险,规避风险的重要方式之一就是规避某专利权,即专利规避。

  专利权均有其相对确定的保护范围,专利规避就是要避开该保护范围,降低企业经营过程中侵权风险。从不同层面,专利规避有不同的意义。

  第一重意义规避:在实际上实施相应目标专利的技术内容,但又避开该目标专利的保护范围。即:用了专利权人的技术,但又不侵权。一般来讲,专利权人申请专利就是要限制他人未经许可的实施,正常情况下用了专利权人技术,会同时构成侵权。因此,虽然这种意义上的规避最理想,但也是最难的。只有专利撰写过程中存在明显瑕疵或不足的情况下,才有可能实现这种意义上的规避;如:权利要求要存在明显不必要的技术特征、权利要求限定偏离技术构思、审查过程对权利要求进行了不合理的限制、重要技术特征在说明书中描述但未在权利要求中限定,等等情况。

  第二重意义规避:利用目标专利基本构思、基本实现目标专利技术的技术效果,但又避开该目标专利的保护范围。即用了专利权人思路,用了自己的手段。从理论上讲,在申请专利时,基于某一技术的基本构思,应当通过专利布局,对该技术构思进行多重、多角度保护,以避免他人利用相同的技术构思,绕过专利的保护范围。此处专利布局包括两大方面,四大维度。两大方面是指:权利要求的布局和专利申请的布局;四大维度包括:时间维度、地域维度、保护主题维度、技术深度维度。很多情况下,要实现该重意义的规避,可能通过研究专利权人专利布局上不足实现。

  第三重意义规避:基本实现目标专利技术效果,但又避开目标专利保护范围。即技术不同,但效果基本相同。从理论角度上看,实现某一目标必然有不同方式,基于目标专利产生的效果,通过对专利技术的梳理,获得技术空白点,再结合技术研发,获得实现相应技术效果的不同方式也是非常可能的。当然,这种方式可能需要对当前专利文献的分析及技术研发的投入。

  第四重意义规避:通过储备对抗筹码,形成对抗力量,控制风险产生,保证企业经营安全。规避的最终目的在于控制侵权法律风险,对于一些无法实现从技术上“避开”的专利,如果能够形成对抗的力量,储备对抗的筹码,同样可以实现控制风险的目的;即通过“军备竞赛”实现动态安全(在专利制度上讲,制度设计者就是要通过各市场主体在专利领域上的“军备竞赛”实现社会技术的进步哟!)。在当前,在绝大多数领域,该领域的专利很难由一家企业控制,因此,针对目标专利布局一些专利,以形成对抗筹码也是很多企业采取保证企业经营安全的重要方式。形成对抗力量的主要方式包括:布局外围专利、布局技术深度专利、布局技术前沿专利。

  综上,专利规避的事,微观上是技术的事;宏观上是专利制度目标的事!

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