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作者：刘维
【导读】商标使用行为的功能界定法具有抽象性，难以清晰界定：将商标使用行为限定于流通领域的观点值得商榷：商标使用行为具有行为指向性，独立于混淆可能性的判断，后者具有事实依赖性。技术服务行为为认定商标使用行为、划分商标直接侵权和间接侵权提供了启示。个案中对商标使用行为的审查，应当分两步进行，第一步审查该行为是否乃获取“经济优势”的行为，即是否属于商业行为：第二步审查行为人是否利用商标推广其商品或服务，即是否在商品或服务与商标之间建立了“经济关联”。
我国法院对商标侵权认定中的商标使用行为采用功能界定法，认为构成商标侵权的使用行为必须“起到区分商品来源的作用”(商标意义上的使用，下称“功能界定法”)，①不能起到标识来源作用的行为不构成商标使用行为，则不构成商标侵权。②新《商标法》第48条吸收了现行《商标法实施条例》第3条规定和司法实践中的做法，从行为类型和功能效果两方面界定商标使用行为：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。
商标使用行为在商标侵权认定中的要件地位及其界定方法在规范意义上已经明确，但在操作层面并非毫无争议。“功能界定法”虽然抓住了商标使用行为的本质，但在技术和操作上具有抽象性和模糊性，而司法实践中的行为丰富多样，究竟如何在个案中判断是否属于“发挥商标功能”的行为，成为司法实践和学术讨论中争议不断的话题。
商标使用行为首先是一种商业行为，这是判断商标使用行为的第一步。商业行为是商标侵权行为和不正当竞争行为的共同特征。商标侵权行为本质上是一种试图转移他人贸易而获利的行为，不正当竞争行为则是一种试图获取竞争优势的行为。欧洲法和美国法都将商业行为作为商标侵权的前提要件.如“根据商标指令第5条第1款第1项或者——如果是欧洲商标——根据第40/94号规定第9条第1款第1项，商标所有人有权禁止第三方未经同意使用与注册商标相同且影响商标功能的标记，如果这种使用发生在商业过程中且使用的相关商品或服务与该注册商标的商品或服务相同或类似”。③美国《兰哈姆法》第45条同样明确规定“商业中的使用(use in commerce)”。
如果使用行为发生在商业活动的背景中，目的在于获取经济优势，则使用相同或近似标记的行为构成商业过程中的使用行为。反之，如果行为目的并非获取经济优势(竞争优势)，则不可能进入商标法和反不正当竞争法的评价。以搜索引擎在关键词案件中的法律地位为例，“搜索引擎将与商标相同的标记(signs)存储为关键词且根据这些关键词安排显示广告的行为，是为了竞争优势(economic advantage)而实施的商业行为”，④因而是一种商业行为。
然而，“商业行为”与“商标使用行为”并非等同概念，否则商标侵权行为与普通不正当竞争行为无异。如何将商标使用行为从广义的商业使用行为中筛选出来，亦即区分商标使用行为与不正当竞争行为，就是界定商标使用行为的第二步和重点难点所在。本文的基本思路是，通过引入商标法上的技术行为，提出界定商标使用行为第二步的方法，再用这个标准解释三种类型的案件、回答商标使用行为独立性的疑问。商标使用行为的界定偏重于实践理性，问题的产生和标准的提出均源于司法实践的积累和需要。因此，本文的写作思路坚持了问题导向，全文以司法实践中发生的一些案件为索引，尝试对商标使用行为的界定方法和步骤提出一些新思考，进而谋求理论上的突破，希望对分析、解决这一难题提供尝试性的视角。
一、“功能界定法”的技术解读
(一)从“行为特征”说起
前已论及，我国新《商标法》第48条对商标使用行为同时规定了“行为特征”和“功能特征”；我国台湾地区“商标法”亦同：“将商标用于商品、服务或其有关之对象，或利用平面图像、数字影音、电子媒体或其他媒介物；足以使相关消费者认识其为商标”。所谓“行为特征”，即必须将商标用于商品等媒介物或商业活动中；所谓“功能特征”，即必须发挥商标识别功能。在商标法的发展过程中，商标使用行为的界定从注重“行为特征”开始向注重“功能特征”转化“行为特征”逐渐弱化。
早期美国法要求物理标示(physical affixation)，即必须在商品、服务或其他媒介物上贴附商标，这是“行为特征”的典范，现代商标法上则不作此要求。“在媒介物上标示商标”是一种最原始和最基本的商标使用行为，它直接表明了该商品或媒介物来源于特定商事主体。由于商业方式的更新，只要任何能够将标识与商品或服务联系起来的使用，都构成商标使用行为，体现了“功能特征”的强化。如美国《反不正当竞争法重述》第18条第2句规定：在惯常的商业活动中以如下方式向潜在购买者展示或使潜在购买者知晓的，则构成将标识用作商标、商号、集体商标或证明商标的行为——将标识与使用者的商品、服务或者营业联系起来，在证明商标的情况下，则将认证的商品或服务联系起来。
再以一个案件具体说明现代商标法对“行为特征”的放弃以及对“功能特征”的强化。甲收集某知名品牌使用过后的空酒瓶，再填充自制酒精销售未遂被查扣，如何定性?甲显然未在空酒瓶上“物理标示”仿冒商标，如果严格依照“在媒介物上物理标示”的标准，这种行为应不受《商标法》评价。就废弃的空酒瓶而言，空瓶商标虽然仍存在，但因无酒商品足供表彰，空瓶商标已经丧失识别商品来源以供选购的主要功能。但是，甲收集该酒瓶并填充自制酒精，使该商标表彰酒商品之功能再现，且足以导致相关消费者混淆误认，该收集空瓶并填充酒精的利用行为，与将商标用于商品足以使相关消费者认识其为商标之使用行为无异，因而同样构成商标使用行为。⑤
(二)技术行为的过渡
现代商标法对商标功能的重视，顺理成章地推动了“功能界定法”成为判断商标使用的标准，但没有为实践操作层面的判断提供具体启示，究竟怎么解释“用作商标、发挥识别功能”?突破的关键是技术行为的引入。正如在著作权法中的技术行为，技术服务提供者的技术行为因具有实质非侵权用途，而不承担著作权直接侵权责任，但可能因技术服务提供者的过错而承担著作权间接侵权责任。商标法中同样需明确技术服务行为的法律地位，并遵循相同的原理。
技术服务者因提供技术服务而收取相应报酬，这种技术服务行为是一种获取经济优势的商业行为。但技术服务行为本身具有中立性，法律并不因为系属商业行为而科以不法。技术服务行为的中立性是指在法律(商标法)上的中立，而非经济上的中立。之所以具有商标法上的中立地位，是因为相对涉案商标而言，技术服务提供者没有利用涉案商标推销商业、获取经济优势，但技术服务行为提供者仍可能因主观非难性、与辅助行为的客观结合程度承担共同侵权责任。⑥因此，一旦认定某种行为系技术服务提供行为，则这种行为不构成商标使用行为，该技术服务提供者不承担商标直接侵权责任，仅视其是否尽到合理的审查义务承担商标间接侵权责任。
(三)“功能特征”的认定：以商标为媒介推广自己的商品或服务
在商标使用行为的界定中，所谓“用作商标”、“必须发挥商标来源识别功能”，是指使用人利用商标作为媒介推广自己的商品或服务，简言之，使用人利用商标获利，在商标与使用主体之间建立起一种经济关联，这是认定商标使用行为的关键;反之，如果一种技术服务行为不会利用商标推广使用者的商品或服务，没有利用商标获利，并未转移或借用商标的识别作用或商标权人的商誉，则这种行为不构成商标使用行为。
以“运输假冒注册商标商品”和“仓储假冒注册商标的商品”为例，运输人或仓储人对其所运输的商品不享有所有权，其只是提供接收、运输、发送、仓储服务，是一种技术服务，运输人的这些服务与所涉商标之间没有关系，所运输或仓储的货物不论是否为名牌，不影响运送费或仓储费的收取标准，他没有利用商标来推广运输服务，并非在所涉商标意义上提供运输或仓储服务。“进出口假冒注册商标商品”、“销售假冒注册商标商品”，则与上述仓储运输行为不同，区别点存于是否以所有人身份利用所涉商标来推广其业务。“进出口(或销售)假冒注册商标商品”的行为是以所有人身份实施进出口或销售行为，是利用商标获取经济利益的行为，构成商标意义上的行为。
需要说明的是，进出口假冒注册商标的商品的行为虽然也是商标使用行为，但现行《商标法》并未将其规定为商标侵权行为。《商标法》修订过程中，有学者和外商组织建议借鉴《欧盟商标协调指令》第5条第3款，在我国商标侵权行为的类型中增加许诺销售、进口、出口等行为，立法者并未采纳。可见，立法者对商标权的扩张持谨慎态度、对商标侵权的认定采严格法定主义。司法实践中不可类推适用“销售假冒注册商标商品”而将进出口行为认定为侵权行为。
商标使用行为是在商标意义上的使用，它常常是指被控侵权人以所有人的身份利用商标作为媒介来推广自己的商品或服务，这也意味着在所有人的商品或服务与商标之间建立起了经济关联，所有人正是利用商标作为媒介来获取经济优势。相反，如果涉案使用行为不具有上述特征，即使被控侵权人的行为也是一种获取经济优势的行为，但所获取的经济优势只是作为其所提供服务的对价，而并非利用商标的结果，则这种行为性质上是一种技术行为和商业行为，而不属于商标使用行为，行为人并未在商标意义上使用。因此，商标使用行为不仅要求是一种产生“经济优势”的行为(商业行为)，而且是一种建立“经济联系”的行为。
二、对三类案件的解释
之所以选择三种典型的商标侵权案件，是因为笔者发现这些类型案件的判决说理并不充分、理论界至今没有给出非常令人信服的解释。不对这些案件中的行为定性说理提供一个新视角，对商标侵权使用行为的认知就会停滞不前。本文的“两步审查法”正是一种新视角，可以对这些典型案件中的行为作出清晰定性。
(一)关键词商标侵权案件
我国自2006年以来发生了多起关键词商标侵权案件，在这种类型的商标侵权案件中，广告商和搜索引擎是否该承担商标直接侵权责任，关键在于商标使用行为的认定。笔者通过整理北京、上海和广州法院审理的多起案件后发现：(1)广告商应当承担商标直接侵权责任。A.上海判决中的侵权行为是“网站网页显著位置突出使用商标”；B.广州判决和北京判决中的侵权行为是“选定关键词竞价并在网站网页中使用关键词”。(2)搜索引擎不承担商标直接侵权责任，因为搜索引擎没有实施设定关键词的行为。A.上海判决和北京判决均认为，关键词竞价服务是一种信息检索服务；B.广州判决认为，关键词竞价服务是广告服务。(3)从判决结果看，三个案件的唯一分歧在于搜索引擎的共同侵权责任，三者对搜索引擎注意义务的承担有不同的意见(即使上海和广州的判决都认为搜索引擎应当承担相应的注意义务，但承担注意义务的根据或理由不同)。
上述法院对(搜索引擎)商标使用行为的否定，是在事实层面(事实上没有实施或没有证据证明已经实施)的说理，没有在法理层面揭示。依笔者之见，在关键词商标侵权案件中，网络服务提供者提供一种技术服务，内容包括：允许广告商选择与商标相同的标记作为关键词、存储这些标记并基于此显示客户的广告。这种技术服务提供行为相对涉案商标而言具有中立性，因为搜索引擎并未利用涉案商标来推销自己的搜索服务，因此不构成商标直接侵权。欧盟法院采相同见解“为使用标记创造必要的技术条件以及因为提供这种服务而接受报酬的事实，不意味着提供此种服务的行为构成标记的使用”。
(二)定牌加工案件
我国法院对定牌加工案件的关注已经从混淆可能性转向商标使用行为，法院通常认为，如果商品不进入流通领域，商标就无法发挥识别功能，没有发挥识别功能，则并非商标法意义上的使用行为：“商品不进入流通领域，商标只不过是一种装饰。对外‘贴牌加工’行为，加工方按照委托方的要求，将商标贴附于加工之产品上，就其性质而言，属于加工行为，不是商标法意义上的商标使用行为。”(11)这一判决实质上将商标使用行为限定在流通领域了。
针对这一判决说理，有两点疑问：第一，我国《商标法》并未将商标使用行为局限在流通领域，司法实践却作出了这种限定，是否具有合理性?第二，加工方的行为究竟是否构成商标使用行为?
1.商标使用行为是否限于流通领域
设想销售商仓储了一批假冒商品，在正式将这些假冒商品销售之前被查获。由于我国《商标法》第57条第3项仅仅禁止“假冒注册商标的销售”，且按照上述意见(未进入流通领域，则不构成商标使用行为)，权利人无权禁止上述仓储行为。笔者支持这种结论，但不认为商标使用行为仅限于流通领域的行为。
首先，这种观点难获比较法的支撑。我国台湾地区“最高法院”认为仓储行为构成商标使用行为：“将商标图样贴附于商品，如有继续销售或意图供未来销售之用，虽尚未实际销售仅堆放于仓库，则属为行销之目的而持有附商标之商品，构成商标使用行为。”(12)《欧盟商标协调指令》第5条第3款第2项与我国台湾地区的上述见解相同，禁止销售带有标记的商品(offering the goods)、或者将它们投放于市场或者基于上述目的予以存储，或者许诺销售或提供带有标记的服务。(13)
其次，这种观点不合逻辑。仓储行为不是商标使用行为，原因在于其性质上属于技术服务行为，与有没有进入流通领域毫无关系。因此，仓储商不可能构成商标直接侵权，我国《商标法》第57条第6项和《商标法实施条例》第75条将仓储行为定性为间接侵权行为，具有合理性。至于“有没有进入流通领域”与“是否发挥识别功能”是两个层面的讨论，“没有进入流通领域”(一种商品实然状态)不会影响“是否发挥识别功能”(一种标记的作用)的性质判断，仓库中假冒商品上的商标在性质上也是将来“用于识别商品来源”(《商标法》第48条的文句)，按说也应该构成商标使用行为——如果不考虑本文的标准，因此，所引判决理由经不起推敲。
2.加工方的行为不属于商标使用行为
在定牌加工案件中，加工方所实施的行为也是一种技术服务，加工方没有利用商标推广加工服务，商标上的商誉强弱与加工方的加工服务没有关系，在商标与加工服务之间不存在“经济关联”，因而也不构成商标使用行为，加工商不承担商标直接侵权责任。以欧盟法院审理的红牛案为例，一审、二审法院均认为，Winters在标有Bullfighter标志的空罐中实施灌装的行为构成商标侵权。欧盟法院对此持否定意见，为使用标志创造必要的技术条件以及因此项服务而受偿，这不意味着提供此项服务的一方使用了标志。本案中的服务提供者根据他人的订单和指示，在已经标有近似他人商标的空罐上进行灌装，仅仅实施了产品生产过程中的技术性部分，服务提供者对那些罐头的外在表见、尤其是上面的标志不存在任何利益，不构成《商标指令》第5条意义上的侵权行为，而仅仅为他人使用商标创造必要技术条件。(14)
(三)假冒木板装修案
再以司法实践中争议较大、认识较为模糊的一则案件为例。在深圳市中级人民法院审理的“伟业”商标案中，酒店的经营者委托他人对酒店进行装修，原告发现装修工程中使用的“伟业牌”木板属于假冒注册商标的商品，遂对酒店经营者和装修者提出商标侵权之诉。一审法院和二审法院均认为，侵害注册商标专用权的行为不包括使用假冒注册商标商品的行为。(15)从判决理由看，法院采取了一种严格法定主义的立场，认为《商标法》第57条第3项仅仅禁止“假冒注册商标商品的销售”，而未禁止“假冒注册商标商品的使用”。该案的审理法官归纳裁判要旨为：“使用假冒他人注册商标的商品，即使该使用人是公司，也不构成商标侵权。但特殊情形除外”。(16)法官进一步解释，此案中的使用不同于下列“使用”：肯德基快餐公司分别在餐饮服务和茶具商品上注册了“肯德基”商标，而某餐饮酒店购买了印有假冒“肯德基”字样的杯子，并在其提供的餐饮服务中使用，这可能导致消费者误以为该酒店与肯德基公司有关联关系，其行为构成商标侵权。(17)
对这个案件讨论越多，研究者所产生的疑虑也更多：第一，既然认为《商标法》仅仅禁止“假冒注册商标的销售”而不禁止“使用”，为何又违背同一原理创设“除外情形”?第二，肯德基案件与伟业案件的案情相同，为何会作出不同定性、得出不同的裁判结论?笔者认为，伟业案判决并未清晰解释上述两个问题，如果采用本文思路进行分析则可得出较为清晰的结论。
装修商发生了两个行为：“购买假冒注册商标商品”以及“利用这些假冒商品提供装修服务”。前一个行为是消费行为，正如普通消费者购买假冒商品的行为一样，不受商标法评价。后一个行为是技术服务的提供行为，装修服务与涉案商标之间没有任何联系，没有利用假冒商标来推销装修服务，不构成商标使用行为。肯德基案则稍有不同，酒店也实施了两个行为：购买假冒杯子和使用假冒杯子提供经营服务。前一个行为性质上也是消费行为，不受商标法评价：但后一个行为并非技术服务提供行为，这一行为是酒店自身的营业行为，是试图通过“肯德基”商标获利及攀附后者商誉的行为，是商标使用行为。
①孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社2013年版，第120页。
②最高人民法院(2009)民申字第268号民事裁定书。
③Case C-236/08 to C-238/08 Google,paragraph 49.
④Case C-236/08 to C-238/08 Google.paragraph 53.
⑤可参考台中高分院85年度上诉字第2471号判决书。转引自陈瑞鑫《从商标刑事侵害谈商标之使用》，载《商标法制与实务论文集》，“经济部智慧财产局”编印(2006年6月)，第54页。
⑥以商标使用行为划分商标直接侵权和商标间接侵权，可参见朱冬：《商标侵权中销售商品行为的定性》.载《法律科学》2013年第4期。
⑩Case C-236/08 to C-238/08 Google.paragraph 57
(11)山东省高级人民法院(2012)鲁民三终字第81号民事判决书;最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书。
(12)汪渡村：《商标法论》，五南图书出版公司2011年版，第301页，引用“最高法院”94年度台上字第1320号民事判决：上诉人确实将回收之皮件置于仓库内，无继续销售或意图贩卖而陈列行为，应认上诉人……不构成侵权行为……
(13)比较法禁止“销售目的而存储”的行为，具有政策上的考量，是为了“方使商标所有人的干预，尤其是确定侵权流动商品的所有权或者损毁这些商品。它的适用条件是，涉案商品存储在比荷卢地区且已经实际将标记贴附在商品上”。(Tobias Cohen Jehoram.Constant Van Nispen,Tony Huydecoper,European Trademark Law-Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law,Wolters Kluwer 2010,p.248.)这种做法扩大了商标权人的控制范围。是否需要借鉴，笔者持否定意见。
(14)参见Industries Winters BV v.Red Bull Gmbh,C-119/10,paragraph 29,30,31.在该案中，Winters公司根据Smart Drinks公司(一家注册在英属维尔京群岛的公司、红牛公司的竞争者)的指示，在标有与Red Bull商标相似标志的空罐里装入碳酸饮料。为达到上述目的，Smart Drinks公司为Winters公司提供空罐、匹配的盖子，这些都标有各种标志、装潢和文字(包括Bullfighter、Pittbull，Red Horn、Live Wire)Winters公司根据Smart Drinks公司的指示和配方，向空罐中装入一定数量的提炼物、水、碳酸，然后密封罐头。之后Winters将所有的罐头交由Smart Drinks处置，后者将这些罐头运往比荷卢以外的国家。
(15)深圳市中级人民法院(2010)深中法民三终字第213号裁定书。
(16)祝建军：《使假冒注册商标的商品不构成商标侵权》，载《人民法院报》2011年11月3日第6版。
(17)前引(16)。
来源：北方法学
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