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文/黄武双 华东政法大学教授、博士生导师
本文部分文字已登载于2016年2月19日《中国知识产权报》的“商标周刊”版面。感谢硕士生陈雅秋几次通读文章并提出了若干修改意见，感谢博士生阮开欣对最终稿的通读和个别用词建议。
一、司法实践及学界观点纵览
1、我国法院裁判的两种立场。迄今为止，我国各级法院对贴牌加工行为是否侵犯商标权所持司法态度仍分为侵权与不侵权两种。认定侵犯商标权的主要理由为，委托人虽在其本国享有商标权但在中国不享有商标权，在中国使用构成对中国注册商标专用权的侵犯。如包括耐克商标案[（2001）深中法知产初字第55号民事判决]、鳄鱼商标案[(2006)锡民三初字第24号民事判决]、NENKEL商标案[（2006）粤高法行终字第22号行政判决]、RBI商标案[（2005）浙民三终字第284号]等。
认定不侵犯商标权主要理由为代理加工产品全部返销，不会造成国内消费者产生混淆和误认，所涉商标在中国境内没有商品识别功能。如JoLida商标案[（2009）沪高民三（知）终字第65号]、BOSS商标案[（2007）闽民终字第459号民事判决书]、RITZ商标案[（2007）义行初字第84号]、SOYODA商标案[（2012）苏知民终字第0297号民事判决]等。
2、我国台湾地区各部门的观点。我国台湾地区在上世纪七八十年代开始进行大量的定牌加工贸易（即“回销行为”），今天台湾地区的定牌加工产业规模仍然领先亚洲。台湾地区也曾历经定牌加工过程中所贴商标是否侵犯商标权问题的争论，台湾地区“司法院”、“高等法院”、“法务部”、“经济部智慧财产局”态度一致，明确认为定牌加工中对标识的使用不会侵犯商标专用权。为进一步研究“回销”行为是否侵犯台湾地区的注册商标专用权，台湾地区“司法行政院”分别于1983年和1993年两次专门研讨论证，结论均为不构成侵权，且认为定牌加工是一种贸易形态，不应受到商标法相关规定的约束，“自无庸负侵害商标之责任。”国际定牌加工是将加工成品销往委托商拥有商标专用权的国家，并不对内销售，没有流入台湾地区市场的可能。为了有利于本地区企业接单，回销行为不应该视为商标法中的使用行为。
3、学界观点。侵权论者认为，尽管涉外定牌加工产品不在我国境内销售，不会导致相关公众混淆，但因“混淆可能性”并非商标侵权构成之必要条件，只要在相同商品上使用相同商标即应绝对“推定混淆”因而构成侵犯商标权。涉外定牌加工产品不属于过境货物，涉外定牌加工属于具有营利性质的商业活动，不能适用“过境货物”的例外规则。
不侵权论者认为，由于定牌加工产品和国内商标持有人的产品在不同国家销售，二者的相关公众（消费者）完全不同，不可能造成混淆或误认，并不影响国内商标权人之商标的商品来源识别功能，不会造成国内商标权人之损害。亦有人认为，定牌加工过程中在产品上附加的商标（贴牌）不构成商标法意义上的商标使用。
二、定牌加工纠纷解决的两个关键问题
1、关于“商标使用”法律规范的解读。在解决民事纠纷时，王泽鉴先生倡导“从事实寻找规范，以规范认定事实”的方法，即“来回穿梭于规范和事实之间”以找寻一个请求权的基础。在定牌加工案件中，原告无一例外都以受托加工方在产品上“使用”原告商标违反《商标法》第57条之规定为由提起商标侵权之诉，可见在产品上贴附商标是否构成商标“使用”已成为无容回避的问题。
《商标法》第48条在界定“商标的使用”时，在原《商标法实施条例》第3条基础上增加了“用于识别商品来源”的限制。不侵权论者据此认为，由于定牌加工产品未在我国销售，所附标识不具有来源标识作用，因而贴牌行为不属于现行《商标法》规定的“商标使用”。在不构成“商标使用”的情况下，其结果自然不成立侵犯商标权的行为。
从法律用语字面文义可以解释，“用于识别商品来源”不仅包括已发挥来源识别作用的情形，还包括将来可以发挥来源识别作用情形。不难判断，存放在仓库中的假冒产品即便未进入流通领域，也属于未经同意使用商标而侵权。如果将“用于识别商品来源”理解为一定要进入流通领域实际发挥了识别来源功能才属于“商标使用”的话，则存放于仓库的假冒产品就不能认定为侵犯商标权，这个结果显然是我们无法接受的。因此，即便现在尚未进入原告商标权所控制地域范围，只要将来会进入该地域市场，亦应认定在产品上所附商标的行为属于“商标的使用”。当然，如果将来也不会进入原告商标权所控制地域的市场，贴附商标的行为就不能认定为商标法所称的“商标使用”。
诚然，认定在加工产品上贴附商标不属于商标法所称“商标使用”，并未完整解释贴附商标的现象，在对该事实给出一个合理解释之前我们仍无法释然。这就是不侵权论一直未被完全接受的原因所在。只破不立不符合人们认知的习惯，人们还期待在现有法律规范内为贴附商标找到不侵权的依据，希望为“贴附商标”是什么给出一个正面回答。
在委托方拥有境外某地域商标权的情况下，加工方在产品上贴附商标的行为应属于委托方“使用”其境外商标权的行为。由于委托方拥有境外某地域的商标权，加工方贴附商标的行为就因为有了依合同获取的权源而不侵犯商标权。由于委托方是否拥有境外某地域的商标权成为了判断是否成立侵权行为的前提，因此要求我国加工方履行注意义务就有了合理性。此处的注意义务，就是要求加工方形式“审查”委托方是否拥有境外某地域的商标权。
当然，另一疑惑马上又接踵而至：境外商标权人可以超出其权利地域范围而在我国境内贴附商标吗？在中国境内加工产品并贴附商标的行为，属于境外商标权利人制造产品的行为，并不满足我国商标法要求“商标使用”应具备在我国境内发挥识别来源功能的条件。委托境外企业加工产品，乃是当今国际贸易之常态；强行认定境外商标权利人委托加工贴牌的行为侵犯我国商标权，既不符合我国商标法之规定，也不符合我国产业政策之所需。
2、关于“实质利益损害”概念之引入。如果境外委托方不拥有任何地域的商标权，是否可以认定在全部出口境外的产品上贴附商标的行为侵犯我国商标权呢？这些商标只在境外发挥商品来源识别功能，在我国境内并不起识别来源作用。在这种情况下，贴附商标行为是否也侵犯我国商标权呢？
基于商标权地域性之限制，我国商标通常无法在境外主张权利，然而商标的声誉跨越国界又是不争的事实。我国茅台酒已被不少国家消费者所接受，如果某境外主体委托我国某酒厂加工“茅台”酒并全部出口，不难想象，这种行为在贸易全球化的今天，必然损害茅台酒厂的市场利益。为了解决商标影响力无国界与商标权具有地域性之间的不协调问题，美国多数巡回法院在审理跨境商标纠纷时，引入了在境外使用美国商标是否对影响美国贸易（商标权人的市场利益）的标准；尤其是在境外使用美国商标“实质影响”美国商标权人利益且满足司法管辖权条件时，倾向于认定成立侵犯商标权的行为。
简言之，在境外地域没有其他主体拥有商标权的情况下，我国商标声誉所及境外地域市场客观上已与国内市场成为一体。由于我国商标在该境外地域已为相关公众知悉而获得声誉，可以认定所涉加工产品进入该境外地域市场损害了国内商标权人的利益。这种商标利益损害虽直接发生在境外，但客观上已导致国内商标权人利益之实质损害。将这种加工贴牌认定为“商标使用”，并无识别来源条件的障碍，但已将“商标使用”的地域范围延伸到了境外。如果此种“商标使用”能够成立，认定加工贴牌行为侵犯我国商标权就有了法律规范基础。
在直接起诉外国委托方存在程序法障碍时，以侵犯商标权为由直接起诉国内加工企业保护国内商标权人的实质利益，不失为一种有效选择。当然，这种解决方案已超出现有法律规范，是一个有待继续研究的重要难题。在2015年底审结的上柴“东风”商标定牌加工纠纷案件中，江苏高院就此做了有益尝试。判决认定加工方侵犯商标权的法律规范依据——加工方违反必要注意义务，其中就蕴含了被告使用原告商标、实质损害商标权人利益这一前提。
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