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案号
（2012）鄂武汉中知初字第2173号
（2013）鄂民三终字第145号
裁判要旨
店面招牌属于经营者的营业标识而非属于工业生产的产品，为避免商标权和外观设计专利权的冲突，对有关店面招牌的设计不宜授予外观设计专利权。但在该招牌设计已获专利授权并被宣告无效之前，其他经营者未经许可制作并使用招牌仍构成专利侵权，应承担停止制作、销毁侵权招牌并赔偿经济损失的责任。
案情介绍
原告王征宇系餐饮行业从业者，在武汉等地开设有多个名为“东北人烤肉”的餐饮店。2009年8月24日，其提出1件有关店面招牌的外观设计专利申请，并于2010年10月6日获得授权（专利号ZL200930205735.8）。该招牌设计整体呈长方形，中间自左向右横向排列“东北人烤肉”五个行楷字，其中“东北人”三个字为白色，“烤肉”两个字为红色，“东北”和“烤肉”两个字的大小相当，中间的“人”字字体稍大；招牌的边框为红色，底色为黑色。被告武汉市小山城餐饮有限公司（下称小山城公司）也从事餐饮服务，该公司位于武汉市江汉区武商路的店面于2011年8月开始装修，装修后的店面门头安装有“东北人烤肉”的招牌。该招牌与王征宇获得专利授权的设计相比，该招牌除将“东北”两个字变为红色，招牌底色变为咖啡色外，其他的设计特征基本相同。
王征宇认为，小山城公司在未经授权的情况下，制作、使用“东北人烤肉”的店面招牌经营烤肉，给其造成了极大的经济损失和声誉影响，请求法院判令小山城公司：1、立即拆除“东北人烤肉”店面招牌，不得再使用与授权设计相同或近似的店面招牌，并赔礼道歉，消除影响，恢复名誉；2、赔偿经济损失10万元；3、承担诉讼费、公证费、律师费等维权费用。
武汉市中级人民法院一审认为：从整体视觉效果上判断，小山城公司制作使用的招牌与王征宇获得授权的外观设计无实质性差异，落入涉案专利权保护范围。但在进行专利侵权判定时，还需结合侵权行为人实施专利的目的来进行判断。小山城公司并非专门生产制作招牌的企业，其制作招牌系以自用为目的，明显不具有营利性。同时，外观设计专利权在性质上属于创新成果类型的知识产权，而非识别标记类型的知识产权，是否导致相关消费者对产品或服务的来源产生混淆和误认不属于判定外观设计专利侵权时应予考虑的因素。小山城公司制作、使用“东北人烤肉”招牌并未违反专利法的规定，不构成专利侵权。遂判决：驳回王征宇的全部诉讼请求。
一审宣判后，王征宇不服向湖北省高级人民法院提起上诉。
湖北省高院二审认为：小山城公司虽非生产制作招牌的企业，但其委托他人制作侵权的“东北人烤肉”招牌，在其与制作者之间形成委托合同关系，而委托事务造成的法律后果应由作为委托人的小山城公司承担。虽然外观设计专利权并不具有禁止他人使用外观设计专利产品的效力，但并不能阻却小山城公司委托他人制作被控侵权招牌的行为侵权的认定。而且小山城公司制作招牌的目的是为其经营中餐类制售活动服务，对小山城公司主张的并非出于生产经营目的实施专利因而不构成侵权的抗辩理由不予支持。二审法院遂改判：1、撤销一审判决；2、小山城公司停止制作侵权招牌，并拆除店面正使用的“东北人烤肉”招牌；3、小山城公司赔偿王征宇经济损失1万元并负担其维权合理开支1.5万元。
法官评析
在商业经营活动中，经营者将自己的名称字号或经营服务项目制作成招牌悬挂于经营场所以招徕顾客，可谓习以为常的事情。如若该经营者欲独占性的使用其字号或表示其经营服务项目名称的某个文字标识，则可以向国家工商行政管理总局商标局申请商标注册，并在取得注册后依商标法来保护该文字标识，此亦为惯常的商业做法。但倘若该经营者就该文字标识申请注册商标而不得时，其是否可以另辟蹊径，将带有自身名称字号或经营服务项目名称的招牌设计申请外观设计专利，进而依专利法来获得对该文字标识的独占性使用权利，则颇有争议。本案湖北省两级法院就同一事实作出的截然相反的判决，很好的诠释了利用外观设计权保护店面招牌时可能引发的争议。
一、人民法院能否因外观设计专利权具有被宣告无效的理由而直接裁决不支持侵权指控
本案一审时，小山城公司曾抗辩王征宇所拥有的外观设计专利权本身有严重瑕疵，存在被宣告无效的可能。一审法院在裁判时也注意到，招牌作为营业性标识，大多是商家自行制作的具有个性化的标识，在严格意义上并不属于适宜工业化批量生产的产品范畴，对招牌设计授予专利权与专利法对外观设计的定义不太相符。同时，修订后的专利法第二十五条第一款第六项规定，对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计，不授予专利权。笔者认为，招牌作为经营者的营业标识而非经营者向消费者提供的产品或服务本身，同主要起标识作用的产品包装袋、瓶贴、标贴等二维印刷品的功能相类似，同理也不应授予专利权。但在本案诉讼过程中，小山城公司却未向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告本案专利权无效。在此种矛盾僵局之下，考虑到现行法律并未赋予人民法院在侵权民事诉讼中对专利权的有效性进行直接评判的权利，一审法院最终还是按有效专利来继续本案审理，二审法院对此亦持相同立场。本案两级法院未主动以涉案专利权存在无效理由而直接裁决驳回权利人的起诉，显然是遵循我国现行专利无效宣告审查制度的结果。但对类似于本案这样专利权有效性明显存在争议的案件，人民法院如不能以专利权明显具有宣告无效的理由而裁决驳回起诉，将导致被控侵权人有关专利授权不当的抗辩主张得不到实质性的回应，并造成被控侵权人必须另行提起无效宣告审查程序方可能摆脱侵权指控的情势。另外，将明显具有无效理由的专利权在宣告无效之前视作有效专利权并依此进行裁判，虽不违背现行法律的规定，但倘若该专利权最终因被控侵权人提出的抗辩理由而被宣告无效，反过来还是会影响侵权民事裁判结果的权威性。为此，最高人民法院最近在《中国法院知识产权司法保护政策（讨论稿）》中也提出，对明显具有无效或者可撤销理由的知识产权，权利人指控他人侵权的，可以考虑尝试根据具体案情直接裁决不予支持，无需等待行政程序的结果。而本案受诉法院未以涉案专利明显存在无效理由而裁决驳回起诉，在保证裁判前提稳妥性的同时却可能错失了一次尝试探索的机会。
二、被控侵权人出于自用目的而制作外观设计专利产品是否属于“为生产经营目的”实施专利
按照专利法第十一条第二款的规定，外观设计专利权被授予后，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。但对出于自用目的制造获得外观设计专利授权的产品是否构成侵权，则有不同的看法。有观点认为，只有在行为人往复性的制造、销售外观设计专利产品并意图通过该制造、销售行为直接获取利益时，才能认为属于为生产经营目的实施专利；如行为人仅供本单位或个人自行使用而非对外销售之目的，即使未经专利权人的许可实施专利，也不能认定为专利侵权行为。另一种观点则认为，为生产经营目的实施专利不能仅限定于通过制造、销售专利产品而谋利的行为，只要行为人未经专利权人许可实施了制造专利产品的行为，不论其是出于对外出售专利产品获利的目的还是出于自用的目的，均构成侵权。对此，最高人民法院2003年发布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿）第二十六条曾规定，专利法第十一条所称“为生产经营目的”，是指为工农业生产或者商业经营等目的，不限于以营利为目的，但不包括个人使用或者消费目的。该条规定虽最终未纳入司法解释出台，但其从正反两个角度对“为生产经营目的”的含义进行了界定，在实践中可以参考适用。参照该条之规定，即便被控侵权人日常的经营行为并非制造专利产品，也不论该行为人制造该专利产品是否有获利之意图，只要其实施了制造行为，即可构成专利侵权；除非该行为人是个人，并且其制造专利产品的目的是供个人使用或者消费。一审法院认定小山城公司的行为不构成侵权，实际上将专利法第十一条第二款中“为生产经营目的”制造外观设计专利产品的行为作了限缩性的理解，即将该行为限定于制造外观设计专利产品并通过销售该产品获利的范围之内，而排除了经营者制造外观设计专利产品并通过商业性使用该产品谋利的行为。在认定涉案专利权有效的前提下，一审法院基于上述理解作出的不侵权认定，虽然弥补了不能以涉案专利权存在无效理由而直接驳回权利人起诉的缺憾，但却有不当限缩专利侵权行为范围之嫌。相较之下，二审法院对“为生产经营目的”的理解与上述第二十六条规定的内容相同，其有关小山城公司制作招牌构成侵权的判定更能顺应司法裁判对形式正义的要求。
三、人民法院能否判令侵权人拆除或销毁正在使用的侵害外观设计专利权的产品
从侵权责任承担方式上分析，二审法院判令小山城公司承担停止制作侵权招牌、赔偿经济损失的侵权责任，形式上是符合事实认定与责任承担的逻辑顺承关系的；但判令小山城公司拆除店面正使用的“东北人烤肉”招牌，则不仅存在侵权责任承担方式超越裁判所认定的侵权行为类型之潜在矛盾，还面临缺乏裁判依据的窘境。按照专利法第十一条第二款的规定，未经许可制造专利产品可以构成专利侵权，而使用外观设计专利产品则并不构成侵权。小山城公司将制作完成的招牌悬挂于店面门头招徕顾客，从行为属性上分析属于使用外观设计专利产品的行为，二审判决要求小山城公司拆除店面正使用的“东北人烤肉”招牌，不仅与使用外观设计专利产品不侵权的立法规定相悖，在客观上还赋予了外观设计专利区分产品或服务来源的效果，扩大了专利权所保护的客体。当然，如不判决小山城公司拆除店面正使用的“东北人烤肉”招牌，可能导致专利权人提起本案侵权诉讼的主要目的落空。但导致此种矛盾的症结在于专利权人自己带有投机取巧性质的专利申请行为等因素。人民法院不宜突破专利法的规定而判令侵权人拆除或销毁正在使用的侵害外观设计专利权的产品。
因此，从司法审判角度来说，对有关店面招牌的外观设计不宜授予专利权，这不仅与专利法促进产品本身外观的创新水平之立法精神相悖，还会增大外观设计专利权与商标专用权相冲突的情形，在一定程度上也加大了司法裁判的难度。笔者建议，当权利人因他人未经许可使用相同招牌而提起侵权诉讼时，应引导权利人依循商标侵权或反不正当竞争等途径来捍卫自身的合法权益。
作者：武汉市中级人民法院 赵千喜