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作者：马云鹏，北京知识产权法院审判二庭，法学博士。
摘要：作为《专利审查指南》明文规定的审查基准，“三步法”已成为审查及司法实践中评价创造性的重要标准，在理论和实务上似乎也成为大家公认的“法宝”，如果不能通过“三步法”的检测，一项发明基本上就丧失了其可专利性。不过，从创造性标准设置的初衷来看，“三步法”也有着其不可克服的弊端及缺陷，本文试图从源头说起，对上述问题进行客观的分析，同时对创造性判断中另一方法“整体比较法”进行简要的梳理。
一、 创造性标准的设置
作为可专利性判断的两大标准，新颖性概念是专利法中的基本概念与专利要件之一，其与创造性的关系密不可分，二者具体的适用也有助于我们理解创造性设置的初衷及“三步法”的由来。
（一）新颖性
专利法基本宗旨之一是鼓励和保护创新。因此，专利法有“喜新厌旧”、“推陈出新”的特质。早期的专利制度中，只要专利申请体现出“新”的一面，就能授予其专利权，并美其名曰“新颖性”。用新颖性来评价专利申请，有其客观、高效的优点，有其天然的合理性，专利申请不能是已经存在的现有技术，只要客观上与现有技术拉开一定距离，就认为申请具有新颖性。因此，新颖性一直是专利制度中基本概念与专利要件之一。
依此标准，是否具有新颖性也很好检验。通常， 比对方式采用“一对一”的方式，即只能用现有技术中的一篇文献（或者现实中存在的一个技术方案）与专利申请相比，且很容易看出来两者是否相同，因此，新颖性判断的结论具有客观性，较少产生争议。新颖性判断应该从以下四个方面来考察：技术领域、技术问题、技术方案、技术效果。本文称之为新颖性“四要素”。举例来说，两个“同性”的双胞胎，出生时间有前后，两人从各方面来比都“一模一样”，我们就说在后出生的孩子，相比在先出生的孩子，没有新颖性。但是，如果是“龙凤胎”，就算两人长相、身高、体重一样，甚至性格或行为举止也一样，但由于性别不同，就不能不具有新颖性的认定。
（二）创造性
新颖性要件在相当长一段时间内，一直是主要的专利要件创造性标准是在新颖性标准基础上发展出来的，早期的专利要件没有创造性的要求。后来，随着现有技术的文献不断增加，发现即便是专利申请符合新颖性要件，但如果其“新的程度”不高，与现有技术的距离拉不开的话，一旦授予其专利权，便起不到鼓励创新的作用，反而可能会妨碍公众自由利用现有技术。也就是说，不能简单地以“新”作为要件，还需要同时具备一定的“高度”，即与现有技术能够产生一段明显的距离，这段距离，欧洲用“inventive step”表述，我国台湾地区用“进步性”，都是比较贴切的。
创造性的概念，是围绕着什么是“新的”技术方案的判断而从判例法中脱胎的。美国专利法明文规定，发明要想取得专利保护，该发明就必须满足“实用性、新颖性、非显而易见性”三大专利要件，其中“非显而易见性”在明确写入美国1952年的专利法典前，但其被美国的专利判例所接受的时点，至少可以上溯到1850年。美国最高法院在著名的“门锁”案—-Hotchkiss v. Greenwood中明确表示，一项要求保护的发明不仅应具有新颖性和实用性，而且必需具备比新颖性更高的条件才能取得专利权。争议专利为一种制造门把的方法，其以制作陶器的成型方法来制造门把，而当时的现有技术采用常见的金属或木制材料来制造门把。然而，制陶方法在当时也早已是现有技术，故美国联邦最高法院认为该争议专利缺乏缺技术及巧思(skill and ingenuity)，判决该专利无效。
1952年，美国利用又一次修改《专利法》的机会，首次在成文法中首次规定授予发明专利权的要求不仅是新颖性和实用性，还包括非显而易见性（unobviousness），从此奠定了现代专利体制的基本构架。可见，将“创造性”要件法典化(codify)，编为美国专利法第一百零三条(即35 U.S.C.§103)，美国用了大约一个世纪的时间。这也说明，对专利法意义上的创造性的理解与适用，还是存在一定的难度的。
由此可见，授予专利除了满足新颖性要件之外，还必须满足创造性要件。我们由此可以得出，不满足新颖性要件，必然不满足创造性要件。但即便满足新颖性要件，也不一定就必然满足创造性要件。或者说，创造性要件是在满足新颖性要件之后更高的“价值判断”要件。
接下来要指出的是， “创造性判断”不同于新颖性判断方式。轮到创造性判断的时候，表明已经不能单纯用一篇对比文件（一个技术方案）来否定专利申请的新颖性了，但是否能授予专利权，还必须经过“创造性判断”。因此，既然一篇对比文件（或一个技术方案）“不好使”，应允许再找一篇对比文件（或一个技术方案）来帮忙。“创造性判断”的方式由此就变成可以用两篇（或以上）对比文件结合一起来评价创造性了。
这样一来，如果对两篇（或以上）对比文件结合在一起来评价创造性的做法毫无限制，则在当前信息时代环境下，总能找到这些对比文件进行结合，便可得出不具有创造性的结论。这样对“结合”不加以限制的的做法当然不妥，因此，现代专利制度中，对创造性的评价之难点，就在于如何理解“结合”及其限制上面了。
对于新颖性判断，堪比为“一对一”的“战斗”，即只能用一篇对比文件（或一个技术方案）与专利申请做比对，这在程序上是公平的；但是如果允许用两篇（或以上）对比文件结合一起来评价创造性，就好比是“多个人”跟你一个人打架，如果你输了，你会服气吗？所以说，对于“多人打一人”的情形必须加以限制。这是因为，如果不加以限制，“一比多”的“战争”中，赢家通常是“多方”。比赛还没有开始，就知道比赛结果了，就知道赢家是谁，这样的结果显然不会令人心悦诚服。这也就是当前申请人在遇到由于创造性问题被驳回时的“苦恼与不服”之处。
如何解决“一比多”的上述“不公平”问题，专利先贤们能想到的就是：需要对“多方”的“出场人员”作出适当的限制，包括谁可以作为主力队员（最接近的现有技术），辅助队员（其他对比文件）出场的时机和动机问题。
创造性的专利法原理就是这样考虑的。首先，“多方”可以“选”出一名“主力队员”，其他的队员，并不是主力队员，只是“辅助人员”，起到“拾遗补缺呐喊助威”的作用，其杀伤力还是出自于“主力队员”，即“最接近的对比文件”本身。这样一来，如何选出“最接近的对比文件”，便于创造性分析判断的关键所在，也就是本文下面要讨论的问题。
二、“三步法”及其内在逻辑
《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节给出的判断要求保护的发明是否相对于现有技术具有创造性的方法，具体为如下三个步骤：
(i) 确定最接近的现有技术；
(ii) 确定发明的区别技术特特征和发明实际解决的技术问题；
(iii) 从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。
这三个步骤，被业内俗称为 “三步法”。
“三步法”可以用通俗的语言表达：
—确定能够跟“发明”抗衡的“最接近的现有技术”—“主力队员”；
—确定“发明”与“主力队员”之间的技术差距（通常用“区别技术特征”来表示）；
—判断两者之间的“技术差距”是否“显而易见”。
实务中，业内人士，无论是法官、审查员或者专利代理人，几乎没有怀疑过“三步法”的逻辑正当性。
“三步法”中的第一步是“确定最接近的现有技术”，即限制在以“最接近”为准，而不是随意找一份对比文件都能称之为“最接近”。
既然创造性标准是在新颖性标准基础上发展出来的，那其就应含有“新颖性标准”的“基因”，这个“基因”就是“最接近的对比文件”的概念。即最接近的对比文件”，仍要从“技术领域、技术问题、技术方案、技术（有益）效果”这“技术四要素”去“确定”。这四个方面的衡量，是创造性审查中的“核心”，体现出两者“基因相同”的问题。
要 “确定最接近的现有技术”，需要明确回答两个问题：
其一， “最接近的现有技术”如何定义？
其二，为什么要“确定最接近的现有技术”？
（一）“最接近的现有技术”的定义
《专利审查指南》第二部分第四章四3.2.1.1是这样定义“最接近的现有技术”的：
“最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。”
上述定义似有不清楚之嫌疑，笔者试图分解为“技术领域相同或不同”两种情况。
第一种情况是在技术领域相同时：
—所要解决的技术问题最接近；
—技术效果或者用途最接近；和／或
—公开了发明的技术特征最多的现有技术。
第二种情况是在技术领域不同时：
—能够实现发明的功能；
—公开发明的技术特征最多的现有技术。
有上述分解可见，在上述第一种情况下的“最接近的现有技术”，其在本文所称的“技术四要素”方面是最接近的。由此可见，新颖性与创造性之间具有共同的“基因”或血缘关系；但如果“技术四要素”方面完全一样，则属于新颖性判断的问题了。
特别需要注意的是，《专利审查指南》明确表示“应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”，即首先考虑在上述第一种情况下的“最接近的现有技术”。实务中，对于上述第二种情况即技术领域不同的情况，最适合的例子当属将建筑用的“搅拌机”变成厨房用的“沙拉搅拌机”，基本原理和结构几乎没有改变，只是材料和尺寸上做适应性改变。因此，可以参考审查指南关于转用发明的创造性判断方式的规定。本文不打算对“技术领域不同”时的创造性判断展开讨论。
它山之石可以攻玉。作为中国专利制度的“引路人”，《欧洲专利审查指南》在Part G VII. 5.1中关于“最接近的现有技术（the closest prior art）定义的规定，值得我们借鉴：
“最接近的现有技术是指：一篇单独的文献，其公开的特征组合构成了作为最有希望的出发点（starting point），经过显而易见的发展，便可达成本发明。在确定最接近的现有技术时，首先考虑的是其具有与本发明接近的目的或者效果，或者至少属于与本发明相同或最接近的技术领域。实务中，最接近的现有技术通常是对应于相近的发明目的、且只需要针对结构和功用做最小的修改并可得到所请求保护的发明（见T 606/89）。”
（二） 为什么要“确定最接近的现有技术”？
众所周知，勾股定理是一个基本的几何定理，直角三角形两直角边（即“勾”，“股”）边长平方和等于斜边（即“弦”）边长的平方。也就是说，设直角三角形两直角边为a和b，斜边为c，则有：a?+b?=c?。
勾股定理适用的前提是直角三角形。如果不是直角三角形，就不能用勾股定理来计算。否则结论就不真。
在专利审查实务中，通常采用“三步法”来判断要求保护的发明是否相对于现有技术具有创造性。与勾股定理异曲同工的是，由于“三步法”的三个步骤依次推进、相互关联，共同构成判断创造性的基本逻辑关系，如何“确定最接近的对比文件”就成为“三步法”得到正确适用的前提，如果所确定的对比文件不属于“最接近的现有技术”，那么利用该“三步法”得到的结论就是不可信的，在此条件下，“三步法”就会失灵。只有找到适格的对比文件作为“最接近的现有技术”，三步法的后两步的判断，才有实质意义。
我们还可以从前述的“技术四要素”来论述“最接近的现有技术”作为适用三步法的重要前提的理由。在技术领域相同的情况下，如果所解决的“技术问题”相同或相近，则说明两者的“出发点”（starting point）相同或相近，才有可能公开的技术特征最多，两者的技术方案才可能相同或相近，才最有可能从“最接近的现有技术”出发来得到被比发明的技术方案（终点）。反之，如果所确定的对比文件在技术领域不同，或者面临的技术问题不接近，则其公开的技术特征也不可能最多，从对比文件到被比发明还有很长一段距离，反而证明被比发明具有创造性。
“三步法”毕竟是一个逻辑推理过程，其结论是否趋于正确，关键是所选取的“最接近的对比文件”是否真的是“最接近于”其比对的专利申请。如果这个被称之为“最接近的对比文件”的文献的确与本申请最接近，则经过之后的两步所演绎推理所得出的结论才接近真实可靠。
基于“勾股定理”的启发，我们可以得出这样的判断：如果对比文件不属于“最接近的现有技术”，则需要另外检索新的对比文件，从中挑选“最接近的现有技术” ,所确定的对比文件与被比发明的差距大小，体现出“三步法”的精准度大小。如果对“最接近的对比文件”没有一个基本明确的标准，或者随意地认定“最接近的对比文件”，则“三步法”就会失灵，就会演变成“事后诸葛亮”。
三、用整体比较法（as a whole）进行创造性判断的基本原理
如上所述，在找不到“最接近的现有技术”情形下，如果随意确定一份对比文件作为“最接近的现有技术”，则“三步法”就会失灵。这就启发我们思考如何寻找新的判断方法。
中国专利法第22条第3款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”根据该规定，在评价发明是否具备创造性时，是“与现有技术相比”，因此，无论是待审查的该发明，还是对比文件，都应作为一个整体来看待。其实，这种“整体比较”的做法，在审查指南及配套文件中，也有系统论述。本文汇总如下：
“审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。”
“必须从整体上考虑要求保护的发明， 即在确定发明与现有技术的区别技术特征时，所要考虑的问题不是区别技术特征本身是否显而易见，而是要求保护的发明整体上是否显而易见，例如，一般来说，一项组合发明的权利要求中，每个特征分别考虑都是已知的或显而易见，但不能因此认为整个发明就是显而易见的。”
“同样的，还必须从整体上考虑对比文件，即不仅要考虑对比文件所公开的技术方案，还要注意其所属的技术领域，解决的技术问题，所达到的技术效果，以及现有技术对技术方案在功能、 原理、各技术特征在选择、改进、变型等方面的描述，以便从整体上理解现有技术所给出的教导。”
“在考虑现有技术整体上是否存在技术启示时，要全面考虑现有技术中对解决发明所要解决的技术问题给出的正反两方面的教导。”
“采用“三步法” 判断发明是否显而易见，是为了帮助审查员始终站在客观角度上评价创造性，在使用“三步法” 判断过程中，当审查员重新确定发明实际解决的技术问题时，切记勿将技术手段作为技术问题的一部分，否则，难免成为 “事后诸葛亮”。”
“发明人会以多种方式根据现有技术完成发明，理解发明的形成过程有助于判断发明是否具有创造性，新的构思或者尚未认识到的技术问题，为已知技术问题设计新的解决手段及对已知现象的内在原因的认识都可以作为发明的出发点。”
依照上述教导在创造性的判断中，采取整体比较的做法以克服“三步法”的失灵，本文称之为“整体比较法”。
苏特大法官曾说过：“我相信，在一个我无法控制的不确定的世界里，仍然有可能满怀信心地活着，相信终能找到方法安然度过不确定的未来。” 创造性问题就是苏特大法官所说的“不确定的世界”，“整体比较法”就是我们找到的“方法”。
四、结论
本文在介绍专利法新颖性与创造性概念与关系的基础上，论述了适用“三步法”的前提条件与局限性。本文认为，“三步法”必须在整体分析法之下，才可能得出正确结论。犹如勾股定理的适用前提必须是在“直角三角形”中一样，适用“三步法”的前提条件是存在着与发明相比“最接近的现有技术”。如果不存在“最接近的现有技术”，就一意孤行地机械适用“三步法”，其结论就不会“真”。特别要指出的是，当发明与对比文件相比，其面临的问题（起点）一样，而目标（终点）接近时，采用相同的技术路线，适用“三步法”得出的结论才趋于正确。即便是起点与终点相同但技术路线不同的情况下，用“三步法”判断创造性仍难以保证结论正确。但如果采用本文的整体比较法，即修正的“三步法”，对上述各情形，都能较好适用。
专利法基本宗旨有两个方面，鼓励和保护创新是其中一个方面，另一方面是保障公众有自由利用已有社会科技成果的自由。可以说，专利法基本宗旨是这两方面的和谐相处。
《专利法》第二条第二款规定：“发明，实质对产品的形状、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”其中，“新的技术方案”也表明，发明必须要与现有技术拉开一段距离，其不能属于现有技术。
52 U.S. 248（1851）.
见《专利法概述》，中信出版社2003年10月版，第131页；“that patentability requires “something more” than novelty. ”
对于创造性概念，各国专利法表述不同，例如欧洲用“inventive step”（发明高度）,美国用“unobviousness”（非显而易见性），日本和我国台湾地区用“进步性”。
《欧洲专利审查指南》中，关于“三步法”的规定被称之为“问题.—解决方案范式（the problem-and-solution approach）” 。
In the problem-and-solution approach, there are three main stages:
(i) determining the “closest prior art”,
(ii) establishing the “objective technical problem” to be solved, and
(iii) considering whether or not the claimed invention, starting from
the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.
这段定义中文字表达上，给人以“混乱”的感觉，这也是导致业内对什么是“最接近的对比文件”认识不清的原因之一。
该规定原文如下：
5.1 Determination of the closest prior art
The closest prior art is that which in one single reference discloses the combination of features which constitutes the most promising starting point for an obvious development leading to the invention. In selecting the closest prior art, the first consideration is that it should be directed to a similar purpose or effect as the invention or at least belong to the same or a closely related technical field as the claimed invention. In practice, the closest prior art is generally that which corresponds to a similar use and requires the minimum of structural and functional modifications to arrive at the claimed invention (see T 606/89).
见《实质审查规程》第四章关于创造性的规定。
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