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作 者 | 高荣英 北京欣永瑞知识产权代理事务所
知产力在2016年1月7日推出《北京市专利侵权案件数据分析报告》后，有同仁在评论中表现出了对专利侵权案件中因对涉案专利提出专利无效请求而导致中止诉讼的兴趣，这一部分内容与笔者平时的工作息息相关，并且也是笔者一直密切关注的，因此，笔者将北京专利侵权案件中与专利无效及中止诉讼相关的数据提取出来进行专门分析。（本分析报告仅代表笔者个人意见，所涉及的原始裁判文书均来自知产宝平台）。
一、无效提出及诉讼中止分析
如《北京市专利侵权案件数据分析报告》所述，在北京市一审487起专利侵权案件中，共有101起案件被告针对涉案专利提出了无效请求；在提出专利无效请求的101起中共有10起案件法院因专利无效请求的提出而裁定诉讼中止，北京市一审专利侵权案件中，只有20%左右的被告会针对涉案专利提出专利无效请求。被告提出专利无效请求的专利侵权案件中，只有不到10%会因专利无效请求的提出被法院裁定中止诉讼。
二、案件类型分析
对于提出专利无效请求的101起案件以及被法院裁定中止诉讼的10起案件，我们对其所涉及的专利类型进行了分析，提出专利无效请求的案件所涉及的专利类型分布非常均匀（其中，所涉及的发明专利为32件，实用新型专利为32件，外观设计专利为37件），这说明专利类型对于是否提出无效请求影响不是很大，每一种类型的专利侵权纠纷中的被告都可能针对涉案专利提出无效请求，至于是否提出与被告所制定的应对专利侵权诉讼的策略有关，与专利类型关系不大。因专利无效请求而被裁定中止诉讼的案件中只涉及实用新型专利和外观设计专利，具体为实用新型专利侵权纠纷3起、外观设计专利侵权纠纷7起，32起提出专利无效请求的发明专利侵权纠纷中没有1起因专利无效而中止。
三、未中止原因分析
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第二款至第十一条对于专利侵权诉讼中因专利无效而中止诉讼进行了详细规定【条款原文附于本报告最后】，主要原则为：
（1）对于侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告若在答辩期内请求宣告涉案专利无效的，法院应当中止诉讼；被告若在答辩期满后才提出无效请求的，法院不应当中止诉讼；
（2）对于侵犯发明专利权纠纷，无论是在答辩期内提出专利无效请求还是在答辩期满后提出专利无效请求，法院都可以不中止诉讼。
除了这两项原则性规定，上述司法解释还列举了可以不中止诉讼的情形。
为了对被告提出专利无效请求但法院未中止诉讼的具体理由进行分析，我们根据上述司法解释对法定的不中止理由进行了归纳，具体如下：
（1）涉案专利为发明专利；
（2）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的（图表中简称原告出具涉案专利具有稳定性的检索报告）；
（3）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的（图表中简称被告证明所用技术已经公知）；
（4）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的（图表中简称被告提供的无效证据或依据的理由不充分）；
（5）侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，经专利复审委审查维持该专利权的（图表中简称涉案专利被复审委审查有效）；
（6）被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的（图表中简称答辩期满后提无效）；
（7）法院认为不应当中止诉讼的其他情形。
根据上述司法解释的规定，我们对北京市专利侵权案件中被告提出无效请求但法院未中止的91起案件所涉及的具体理由进行了分析，我们的分析以判决书中的阐述为准，笔者认为：
（1）在法定可以不中止诉讼的理由中，法院认为不应当中止诉讼的其他情形属于法院自由裁量的范围，有48起案件属于这种情况，超过所有未中止案件的一半，这说明在是否中止诉讼上法院具有较大的自由裁量权，并且在自由裁量时对于中止诉讼的尺度把握较为严格；
（2）根据司法解释的规定，涉案专利为发明专利的，法院都可以因这一专利类型而直接不中止诉讼，因这一理由而未中止诉讼的案件为16起，但上文已经指出，共有32起侵犯发明专利权纠纷被告提出了专利无效请求，对于另外的16起纠纷法院并没有直接以涉案专利为发明专利为由而不支持被告的中止请求，而是用了其他的理由，比如无效请求是答辩期满后才提的等。
对于法院认为不应当中止诉讼的其他情形我们也逐篇分析了其涉及的具体理由，主要包括如下几种：
（1）被告先提出了中止请求，但后来撤回了中止请求（图表中简称被告撤回了中止请求）；
（2）被告未提交无效请求受理通知书，法院认为专利复审委未受理该无效请求（图表中简称被告未拿到无效受理通知书）；
（3）法院认为已经得出不侵权结论；
（4）法院在判决中未阐明具体理由，只认为结合本案具体情况不予中止（图表中简称结合本案具体情况不予中止）；
（5）在判决书中只提到被告提出了中止请求，但判决全文对于是否应当中止以及为什么不中止未做回应（图表中简称判决未回应被告的中止请求）；
（6）从判决看被告只针对涉案专利提出了无效请求，但未基于无效请求向法院申请中止诉讼（图表中简称被告未提中止要求）。【说明：由于被告并未提出中止请求，法院自然无需考虑中止诉讼事宜，因此，严格来说，这一项并不属于法院认为不应当中止诉讼的其他情形，但为了表述方便，本分析报告将这一情形也纳入进来】。
对于提出专利无效的案件法院未中止诉讼的理由多种多样，笔者在阅读判决书过程中的直观感觉是：被告在专利侵权诉讼过程中针对涉案专利提出无效请求，案件不中止是常态，中止诉讼反而是例外，是少数。
这与笔者之前的认知也大有区别，在进行数据分析之前，笔者一直认为对于侵犯实用新型和外观设计专利权纠纷，只要被告在答辩期内提出专利无效请求，法院大部分情况下都会直接中止诉讼等待专利复审委的裁判结果。
但事实上，数据表明，共有69起侵犯实用新型和外观设计专利权纠纷的被告提出了专利无效请求，但只有其中的10起因无效请求的提出被法院裁定中止诉讼，中止诉讼的比例较低，这也提醒专利侵权诉讼中被告的代理人不能寄希望于无效宣告受理通知书，案例显示，这一通知书并不总是十分有效。
四、判决结果分析
中止诉讼只是专利侵权案件中的一个环节，即使案件因专利无效被裁定中止，也不代表被告最终可以获得不侵权判决，实际上，对被告来说，中止诉讼对专利侵权案件最直接的影响或最大的好处是，若涉案专利经专利复审委审查被宣告无效，专利侵权案件就会因这一无效结果而被认定不侵权，这样被告就通过专利无效而赢得了侵权诉讼，反之，若涉案专利经专利复审委审查被维持有效，对被告来说，无效请求的提出以及案件的中止可能都未给专利侵权案件带来实质性影响。
那么无效请求的提出以及诉讼中止到底与案件的判决结果是否存在某种联系呢？我们对101起提出无效案件的判决结果以是否中止为依据进行了分析，中止诉讼的案件中有20%被认定不侵权，80%被认定侵权，也就是10起中止诉讼的案件中有2起案件被认定不侵权，8起案件最终仍被认定侵权，对于认定不侵权的2起案件我们分析了其具体原因，这2起案件并不是因为专利被无效而被认定不侵权，而是因为未落入专利权的保护范围而被认定不侵权。更直接地说，10起中止诉讼等待专利复审委裁决结果的案件中，没有1起被告成功将专利无效掉，专利复审委的裁决都维持了涉案专利有效。
在未中止的91起案件中，有37.4%（共34件）被认定不侵权，62.6%被认定侵权，其中，被认定不侵权的理由如《北京市专利侵权案件数据分析报告》所述，包括涉嫌侵权产品未落入专利权的保护范围、被告成功进行了现有技术抗辩、原告未证明被告存在侵权行为等。案件是否中止与案件结果没有必然联系，中止的案件仍可能被判侵权，未中止的案件也可能被判不侵权。
实际上，从一些未中止原因中是可以预测专利侵权案件的判决结果的，有兴趣的同仁可以进行大胆尝试。
五、结论
综合上述分析，我们可以得出如下结论：
（1）在专利侵权案件中，针对涉案专利提出无效请求在很大程度上可能不会导致案件中止，法院会根据具体案情及无效证据进行审查，并且分析结果表明，法院在中止诉讼上审查尺度把握较为严格；
（2）案件是否因专利无效而中止与案件结果没有多大关系，除非案件中止后涉案专利被专利复审委审查宣告无效，侵权案件直接因专利无效而被认定不侵权，只有这一种情形，中止诉讼才会对侵权案件产生实质影响，但北京市专利侵权案件中没有1起案件属于这种情形；
（3）在专利侵权案件中，被告提出专利无效请求的目的，如果仅仅是为了拖延时间，结果可能不会非常满意，因为大部分案件都不会中止；如果提出专利无效请求的目的是为了一劳永逸地将专利无效从而在侵权案件中获得满意的结果，并且从此解除后顾之忧，结果可能也不会非常满意，因为北京市10起中止的案件没有1起案件被宣告无效，北京市101起提出无效的案件中只有2起发明案件是由于涉案专利被无效而被认定不侵权的，但这两起案件都未中止诉讼。
这提醒专利侵权案件中的被告代理人（尤其是被告委托不同代理所分别代理专利侵权案件与专利无效案件的），一方面要给予专利无效请求高度重视，提高宣告专利无效的成功几率，但另一方面也不能完全寄希望于专利无效请求，对于专利侵权案件的应对还应着重从不侵权的法定理由入手来制定相应策略。
附：
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第二款至第十一条的规定：
第八条第二款 侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的，应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。
第九条 人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：
（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；
（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；
（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；
（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。
第十条 人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。
第十一条 人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。
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