确认专利不侵权|浙江众大包装设备有限公司与余一中确认不侵害专利权纠纷一审民事裁定书

   合肥市中级人民法院

  民事判决书

  (2015)合民三初字第00231号

  原告:浙江众大包装设备有限公司,住所地浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号3幢,组织机构代码05281000-5。

  法定代表人:陈大魁,该公司董事长。

  委托代理人:余谈阵,北京合川(天津)律师事务所律师。

  被告:余一中。

  委托代理人:刘曦雨,北京策略律师事务所律师。

  委托代理人:杜超。

  原告浙江众大包装设备有限公司(简称众大公司)与被告余一中确认不侵害专利权纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结。

  原告众大公司诉称,专利号为ZL20111032.6、名称为“一种压紧机构及具有该压紧机构的纸币封装装置”的发明专利及专利号为ZL20121035.4、名称为“纸币塑封包装机及其包装方法”的发明专利,由原专利权人余谈阵、北京银海世纪科技有限公司(简称银海世纪公司)于2014年5月转让给原告。

  自2014年5月起,被告余一中委托北京策略律师事务所多次发函给浙江众成包装材料股份有限公司(简称众成公司),称上述两发明专利归银海世纪公司独有,原告生产专利产品侵犯了银海世纪公司的专利权。此后,被告还向媒体投诉。自2014年8月起,被告向广西、海南等地多家银行发送律师函,称原告生产的纸币塑封包装机牵涉专利纠纷,警示各银行若采购原告产品可能涉及专利权纠纷之法律风险。2015年6月,被告向众成公司、浙江维融电子科技股份有限公司、上海浦尔菲电气科技有限公司等多家单位发函,称上述公司生产或销售的纸币塑封包装机侵犯被告的专利权。浙江维融电子科技股份有限公司、上海浦尔菲电气科技有限公司均为原告客户,原告为上海浦尔菲电气科技有限公司定制生产纸币塑封包装机,浙江维融电子科技股份有限公司获得了原告相关专利普通实施许可。2015年6月,被告再次发函给中国工商银行海南省分行等多家银行,称原告生产的纸币塑封包装机可能侵犯其专利权。被告的上述发函行为已严重影响原告声誉,影响原告产品销售。

  鉴于被告多次向多家单位发函称原告侵犯其专利权但又不起诉,原告2015年6月9日发函催告被告。被告收到原告催告函后,既不撤回警告也不起诉。为此原告现诉至法院,请求判决:1、原告不侵犯被告专利权;2、由被告负担本案诉讼费。

  被告余一中辩称,1、原告侵害了被告的专利权。涉案专利由被告和余谈阵共有,余谈阵无权擅自处分涉案专利;原告实施涉案专利的行为不具有合法性;原告受让涉案专利的行为存在主观过错。2、被告已在合理期限内向北京知识产权法院就涉案专利提起了侵权之诉,原告坚持本案起诉属滥用诉权,浪费司法资源。被告请求法院驳回原告诉请。

  原告众大公司提供以下证据:

  1、ZL20111032.6号、ZL20121035.4号涉案两专利《专利登记簿副本》、著录项目变更的证明材料。拟证明原告拥有自己的专利,不侵犯被告专利权。

  2、被告给众成公司的律师函(2014年度)。

  3、大众证券报报道。

  4、第一财经报道。

  5、被告给海南农信律师函。

  6、被告给广西工行律师函。

  7、被告给众成公司的律师函(2015年6月)。

  8、被告给浙江维融电子科技股份有限公司的律师函。

  9、被告给上海浦尔菲电气科技有限公司的律师函。

  10、被告再次给中国工商银行海南省分行的律师函。

  11、被告再次给中国光大银行海南省分行的律师函。

  证据2-11拟证明,被告多次对外声称原告侵犯其专利权。

  12、原告发给被告“关于提示尽快提起侵权诉讼的催告函”EMS快递单。

  13、原告发给被告指定联系人“关于提示尽快提起侵权诉讼的催告函”EMS快递单。

  证据12、13拟证明,原告已催告被告提起侵权之诉。

  被告余一中对原告上述证据质证如下:认可原告全部证据为真实;不认可证据1的关联性,原告取得涉案专利权不具有合法性;不认可证据2-11与原告证明目的之间的关联性;证据2、7表明,被告已告知原告公司的股东众成公司,涉案专利存在权属纠纷,原告公司的全部股东对涉案专利存在纠纷属明知,原告不是善意取得涉案专利权,其专利的取得行为侵害了被告的涉案专利权;证据3-6、8-11恰好证明原告持续侵权,涉案专利已被生效判决确认为被告和余谈阵共有,原告仍不纠正其侵权行为,具有侵权主观故意;认可证据12、13的真实性、合法性、关联性,被告已在合理期限内起诉,原告本可在该诉讼中抗辩相关事由,其却单独提起本案诉讼,滥用司法资源。

  被告余一中提供以下证据:

  1、《扩股协议书》。内容为,被告与余谈阵于2009年底达成“塑封捆钞机项目”合作投资开发意向,由余谈阵出面与贠超订立技术开发协议,被告和余谈阵共同投资用于项目研制。拟证明涉案专利由被告和余谈阵共有。

  2、贠超谈话笔录。拟证明涉案发明创造的专利申请权及后续产生的专利权由被告和余谈阵共有。

  3、北京市高级人民法院(2015)高民(知)终字第31、33号民事判决书。拟证明涉案发明创造的专利申请权及后续产生的专利权由被告和余谈阵共有。

  4、银海世纪公司工商信息。证据内容为,(1)被告与余谈阵共同投资设立银海世纪公司,被告为银海世纪公司股东;(2)银海世纪公司现工商登记的股东为余一中、余谈阵、刘康美、刘大庆、王继飞等五人。拟证明,(1)银海世纪公司未经有效股东会决议,将被告、余谈阵共有的涉案发明创造作价出资;(2)银海世纪公司2014年5月24日、25日所谓“临时股东会决议”不能成立,该次会议对专利权归属的“确认”无效。

  5、北京民生物证科学司法鉴定所京民司鉴(2015)文鉴字第25号司法鉴定意见书。证据内容为余谈阵及刘康美、王继飞、刘大庆伪造被告签名。拟证明,余谈阵等人通过不正当手段,将被告名下的部分股权变更至上述四人名下;刘康美、王继飞、刘大庆不具有股东资格,银海世纪公司2014年5月24、25日所谓“临时股东会决议”不能成立,该次会议对专利权归属的“确认”无效。

  6、北京市西城区人民法院(2014)西行初字第472号行政判决书。证据内容为,余谈阵及刘康美、王继飞、刘大庆伪造被告签名,将被告名下的部分股权变更至上述四人名下,该变更无效,刘康美、王继飞、刘大庆不具有股东资格。拟证明,银海世纪公司2014年5月24、25日所谓“临时股东会决议”不能成立,该次会议对专利权归属的“确认”无效。

  7、银海世纪公司章程。证明内容为章程第十一条规定股东会的召开程序。拟证明,2014年5月24、25日,银海世纪公司召开所谓“临时股东会”,不符合公司章程规定的程序,作为股东的被告没有接到会议通知,也没有参加会议,所谓“临时股东会决议”不能成立,该次会议对专利权归属的“确认”无效。

  8、银海世纪公司2014年临时股东会决议。证据内容为,余谈阵、刘康美、王继飞、刘大庆在没有被告出席的情况下签署了临时股东会决议。拟证明,(1)该次“临时股东会”不符合公司章程规定的程序,被告没有接到会议通知,也没有参加会议,所谓“临时股东会决议”不能成立,该次会议对专利权归属的“确认”无效。(2)余谈阵、银海世纪公司擅自以被告、余谈阵共有发明创造对原告公司出资,不具备合法性。

  9、众成公司《关于合营企业浙江众大包装设备有限公司合营方出资方式及比例变更公告》。证据内容为,众成公司同意余谈阵、银海世纪公司以评估价值为1624万元的涉案发明创造,设立众大公司。拟证明,原告及众成公司未经被告许可,接受涉案专利出资,并擅自实施该专利,侵害被告的专利权。

  10、办案说明及委托代理合同。证据内容为,2013年7月,安徽和源律师事务所律师卜永新陪同被告前往众成公司沟通涉案专利纠纷一事。拟证明,被告明确告知原告公司股东众成公司,涉案专利存在权属纠纷,不得接受该专利作为余谈阵、银海世纪公司对众大公司的出资。众成公司、众大公司未经被告许可,接受该专利出资,并擅自实施该专利,侵害被告的专利权。

  11、2014年5月12日律师函。证据内容为,被告以律师函的方式明确告知原告公司的股东众成公司,涉案专利存在权属纠纷,且银海世纪公司投资行为未经该公司股东会议有效决议,应终止与余谈阵、银海世纪公司合资设立众大公司的行为。拟证明,原告及众成公司未经被告许可,接受该专利出资,并擅自实施该专利,侵害被告的专利权。

  12、2014年6月30日律师函。证据内容为,被告以律师函的方式明确告知众成公司涉案专利存在权属纠纷,且银海世纪公司投资行为未经公司股东会议有效决议,应终止与余谈阵、银海世纪公司合资设立众大公司的行为。拟证明,原告及众成公司未经被告许可,接受该专利出资,并擅自实施专利,侵害被告的专利权。

  13、2015年6月2日关于提示不得侵犯本人专利权的函。证据内容为,被告以信函的方式明确告知众成公司涉案发明创造的专利申请权及后续产品的专利权由被告和余谈阵共有,任何未经被告许可而转让、使用、实施相关技术成果的行为均可能构成对被告知识产权的侵害;被告明确要求众成公司对众大公司设立程序及各股东出资进行合法性审查。拟证明,原告及众成公司未经被告许可,接受该专利出资,并擅自实施该专利,侵害被告专利权。

  14、被告另案起诉众大公司等人侵害发明专利权的起诉状。拟证明原告等侵害被告发明专利纠纷已由北京知识产权法院受理。

  15、北京知识产权法院关于本案被告诉原告等侵害发明专利权纠纷案的受理通知。拟证明,为避免两地法院就相同事实作出矛盾的裁判结果,节省司法资源、提高司法效率,本案应中止审理。

  16、北京知识产权法院民事案件立案接待登记表。拟证明被告接到原告催告函以后,已在合理期限内提起侵权之诉,原告单独提起本案诉讼,属滥用诉权,浪费司法资源。

  原告众大公司对被告上述证据质证如下:认可证据1-9真实合法,但与本案无关;对证据10的真实性、合法性、关联性持异议;认可证据11-13的真实性、合法性、关联性,但不认可其证明目的;认可证据14的真实性、合法性,但不认可其证明目的;认可证据14-16的真实性,但原告提起本案诉讼在先。

  本院审查后,对本案证据认证如下:对原告的全部证据、被告的证据3、11、12、13认定为有效证据使用,被告的其余证据因与本案审理范围缺乏关联性,本院不予认定。

  经审查查明:涉案专利一是专利号为ZL20111032.6、名称为“一种压紧机构及具有该压紧机构的纸币封装装置”的发明专利,专利申请日为2011年10月20日,授权日为2013年6月19日,发明人为王兴国、李彩明、余谈阵,2014年5月5日,专利权人由余谈阵变更为本案原告。涉案专利二是专利号为ZL20121035.4、名称为“纸币塑封包装机及其包装方法”的发明专利,专利申请日为2012年9月20日,授权日为2014年4月16日,发明人为余谈阵、王惠光、王兴国、李彩明,2014年5月6日,专利权人由余谈阵、银海世纪公司、苏州江南航天机电工业有限公司变更为本案原告及苏州江南航天机电工业有限公司。

  2014年5月12日,就众成公司与余谈阵、银海世纪公司共同投资设立众大公司事宜,余一中委托北京策略律师事务所致函众成公司,认为余谈阵申请涉案专利一、余谈阵等申请涉案专利二并用于对众大公司的出资,损害了银海世纪公司及公司股东余一中的利益,请求众成公司终止履行与银海世纪公司及余谈阵的众大公司合营协议,并清算众大公司,返还银海世纪公司的相关权益。2015年6月2日,余一中致函众成公司,反映就涉案专利存在的纠纷并提示并险。2015年6月30日,北京策略律师事务所再次致函众成公司,请求众成公司停止处理众大公司出资方式变更事宜,停止向余谈阵交付任何款项或物品,重新核查投资众大公司决策过程的合法性,终止履行与银海公司及余谈阵签署的众大公司合营协议。

  2014年5月27日,财信网载登《合作方“冒用签名”,现金出资变专利出资浙江众成:合营企业合法性受质疑》报道。

  2014年5月28日,财信网载登《“现金”突变“专利”出资如儿戏浙江众成合作方专利价值存争议》报道。

  2014年7月10日,一财网载登《证监局质询浙江众成子公司合法性存疑》、《浙江众成子公司合法性存疑》报道。

  2014年8月29日,余一中委托北京策略律师事务所,先后致函海南省农村信用社联合社、中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行,反映涉案专利存在的纠纷并提示风险。

  2015年5月,余一中分别致函中国工商银行股份有限公司海南省分行、中国光大银行股份有限公司海南省分行,反映就涉案专利存在纠纷并提示风险。

  2015年6月,余一中致函浙江维融电子科技股份有限公司,反映就涉案专利存在纠纷并提示风险。

  2015年6月5日,余一中致函上海浦尔菲电气科技有限公司,反映就涉案专利存在纠纷并提示风险。

  2015年6月9日,原告众大公司向被告余一中及其指定联系人寄送《关于提示尽快提起侵权诉讼的催告函》。

  2015年5月18日,北京市高级人民法院就上诉人余一中与被上诉人余谈阵、第三人银海世纪公司关于专利号为ZL20111032.6的专利权属纠纷一案,作出(2015)高民(知)终字第31号民事判决。该院认为,该案涉案专利是在余谈阵与贠超签订《技术开发委托合同》后、贠超接受委托而研发的“塑封捆钞机项目”基础上申请的;应当认定由余谈阵出面与贠超签订的《技术开发委托合同》所完成的相关发明创造,是由余一中与余谈阵共同合作完成的发明创造;依该案证据,无法认定余一中与余谈阵之间就相关知识产权的权利归属作出明确约定,应当根据专利法第八条的规定,认定余一中与余谈阵合作完成的发明创造,其申请专利的权利以及后续由此产生的专利权,由余一中和余谈阵共有。

  2015年5月18日,北京市高级人民法院就上诉人余一中与被上诉人余谈阵、被上诉人苏州江南航天机电工业有限公司、第三人银海世纪公司关于专利号为ZL20121035.4的专利权属纠纷一案,作出(2015)高民(知)终字第33号民事判决。该院认为,该案涉案专利是在余谈阵与贠超签订《技术开发委托合同》后、贠超接受委托而研发的“塑封捆钞机项目”基础上申请的;应当认定由余谈阵出面与贠超签订的《技术开发委托合同》所完成的相关发明创造,是由余一中与余谈阵共同合作完成的发明创造;依该案证据,无法认定余一中与余谈阵之间就相关知识产权的权利归属作出明确约定,应当根据专利法第八条的规定,认定余一中与余谈阵合作完成的发明创造,其申请专利的权利以及后续由此产生的专利权,由余一中和余谈阵共有。

  本院认为:就本案案由问题,本院庭审中向原告众大公司释明,确认不侵害专利权诉讼,是原告请求法院对原告的行为是否侵害被告的专利权作出判断,该诉的成立以被告拥有专利权为前提;但在本案中,原告众大公司未举证被告余一中拥有何种专利权。众大公司解释称,一是因为余一中一直声称其拥有专利权,包括其在本案的证据及答辩中仍有这样的表述;二是余一中主张,其对贠超接受委托而开发的发明创造具有知识产权,众大公司实施涉案专利侵害了余一中对该发明创造拥有的权利;众大公司则认为,其所有的涉案专利与该发明创造不相同,实施专利对余一中不侵权。因此,众大公司坚持本案诉讼,至少确认不侵害知识产权诉讼是成立的。

  本院认为,众大公司请求确认不侵害余一中的专利权或知识产权,该诉要求余一中确实拥有等待确认的、是否被侵害的专利权等知识产权,余一中自称或自以为拥有、但实际不拥有的,均不能作为确认的对象。余一中提供北京市高级人民法院31、33号民事判决书作为证据,该两份判决书记载,北京市高级人民法院在该两案中根据查明的事实认定,涉案两专利技术即是贠超受托开发的发明创造,并据此维持了北京市第三中级人民法院一审判决。众大公司主张涉案专利与贠超受托开发的发明创造不相同,但并未提供证据。因此,本院在本案对北京市高级人民法院该两份生效判决的上述结论予以认可。贠超受托开发的发明创造经申请获得专利授权并转移至众大公司名下,在余一中未取回涉案专利权之前,余一中名下现并无专利权或对相关发明创造的权利。余一中既然没有该知识产权,相反,该知识产权现属众大公司,则众大公司的确认请求,实际上是请求法院确认众大公司未侵害现在该公司名下的权利。该请求不仅不符合确认不侵害知识产权诉讼欲处理的案件类型,而且缺乏普通民事诉讼应当具备的当事人之间的实质性意见分歧。

  众大公司还提及其取得涉案专利具有善意,或许众大公司是欲取得法院对其取得行为的裁判,这实际是请求法院对涉案专利的权属进行确认。但有关其对涉案专利的取得过程以及证明取得具有善意的证据,众大公司并未提供。另外,我国民事案由体系中,已经设立了专利权等知识产权权属确认之诉,上述主张应当通过权属确认之诉来进行;或者直接提起积极的侵权赔偿诉讼来一并解决涉案专利权属确认问题。权属确认之诉可以解决当事人关于权利归属的分歧,侵权赔偿诉讼通过赋予无正当理由阻碍权利人实施专利的侵权人以不利后果起到减少该类纷争的作用,该两类诉讼对于众大公司而言均具诉讼利益,但对本案,众大公司缺乏诉讼利益。经本院释明,众大公司仍然坚持原诉不作变更,因此对众大公司对涉案专利的取得是否具有善意,在本案中本院不作裁判。

  根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(三)项的规定,裁定如下:

  驳回原告浙江众大包装设备有限公司的起诉。

  案件受理费1000元,退还原告浙江众大包装设备有限公司。

  如不服本裁定,可在判决书送达之日起十日内向本院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省高级人民法院。

  审判长张宏强

  审判员朱治能

  审判员汪寒

  二〇一五年十二月十四日

  书记员鲁丹