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作者：邓燕辉
原标题：如何认定商标性使用及侵权损害赔偿责任
——评广东珠海格力电器股份有限公司诉广东美的制冷设备有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷案
【案号】
（２０１５）粤高法民三终字第１４５号
【裁判要旨】
将与他人注册商标相同或者近似的标识作为商品名称使用，起到识别商品来源功能的，应认定为商标性使用；导致相关公众产生误认或混淆，不仅包括相关公众误认为侵犯他人注册商标专用权行为人的产品来源于涉案注册商标专用权人，也包括相关公众误认为涉案注册商标专用权人的产品来源于商标侵权行为人；涉案注册商标未实际使用的，商标权利人无权请求侵权人承担损害赔偿责任。
【案情介绍】
原告广东珠海格力电器股份有限公司（下称格力公司）于２０１０年２月提出第８０５９１３３号“五谷丰登”商标（下称涉案商标）的注册申请，２０１１年４月涉案商标被核准注册，核定使用商品为第１１类空气调节装置等。
２０１１年１１月、２０１３年１月，格力公司分别在被告广东珠海市泰锋电业有限公司（下称泰锋公司）、苏宁电器的店面内，通过公证的方式购买了被告广东美的制冷设备有限公司（下称美的公司）生产的空调器，涉案空调器室内机面板正面左上方贴有“五谷丰登”标识，面板正面中心位置贴有“美的Ｍｉｄｅａ”商标。“美的集团官方网站”的“家电下乡产品专区”中展示有副品牌名称为“五谷丰登”空调器产品共１９款。
格力公司于２０１３年１１月，以商标侵权为由向人民法院提起诉讼，请求法院判令美的公司、泰锋公司停止侵犯其涉案注册商标专用权的行为，同时美的公司需赔偿其经济损失５００万元及合理维权费用５５１０元。
广东省珠海市中级人民法院一审认定：美的公司在同一种商品上使用了与格力公司涉案商标相同的标识，侵犯了格力公司的涉案注册商标专用权，据此于２０１４年１２月１９日作出（２０１３）珠中法知民初字第１４９８号民事判决，判令：（一）美的公司立即停止生产、销售侵犯格力公司涉案注册商标专用权的１９款空调器产品；（二）泰锋公司立即停止销售侵犯格力公司涉案注册商标专用权的空调器产品；（三）美的公司赔偿格力公司经济损失３８０万元；（四）美的公司赔偿格力公司为制止侵权行为所支出的合理开支５５１０元；（五）美的公司在《中国知识产权报》上就侵犯格力公司涉案注册商标专用权的行为刊登声明；（六）驳回格力公司的其他诉讼请求。
一审宣判后，美的公司不服，提起上诉。广东省高级人民法院二审判决：（一）维持一审判决第一项、第二项、第四项；（二）撤销一审判决第三项、第五项、第六项；（三）驳回格力公司其他诉讼请求。
【法官评析】
该案主要涉及以下几个问题：
第一，商品名称作为商标使用的认定标准。
我国商标法意义上的商标是指能够区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于识别和区分商品的来源。商标法意义上的使用应满足３个条件：必须将商业标识用于商业活动中；使用的目的是为了说明商品或服务的来源；通过使用能够使相关公众区分商品或服务的来源。
该案中，美的公司主张被诉侵权产品使用的“五谷丰登”标识系产品系列名，用以表达丰收吉祥的含义，不属于我国商标法意义上的使用。但是，首先，“五谷丰登”不属于空调器类商品法定的通用名称或者约定俗成的通用名称，即使按照美的公司的主张，“五谷丰登”也只能是美的公司对其制造、销售的某一特定空调器商品的称呼，即美的公司使用“五谷丰登”标识属于特定名称的使用。其次，“五谷丰登”是形容农业丰收吉祥的成语，将其使用在与其含义毫无关系的空调器类商品上，则具有显著特征，可以起到识别商品来源的作用，因此可以作为商标使用。再次，商品名称是否具有识别商品来源意义，不以使用人的主观认识或者称谓上的差异为转移，而是要根据其客观上是否具有了识别商品来源意义进行判断。该案中，从美的公司使用被诉侵权标识的方式看，被诉侵权产品室内机面板正面左上方标有红色艺术字体的“五谷丰登”字样，且字体较大。可见，该标识较为明显和突出，相关公众在购买空调器产品时，容易观察到被诉侵权标识，并将该标识与美的公司特定商品相联系，从而凭借其在市场上识别美的公司特定商品。因此，美的公司使用“五谷丰登”标识的行为客观上起到了指示商品来源的作用，应认定为商标法意义上的使用。
第二，美的公司使用被诉侵权标识是否构成商标侵权。
商标近似是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。在认定是否构成近似商标时，除了要考虑商标标识本身构成要素的近似程度外，还要根据案件的具体情况，综合判断是否足以造成相关公众误认或混淆。而这种误认或混淆，不仅包括相关公众误认为商标侵权行为人的产品来源于商标专用权人，也包括相关公众误认为商标专用权人的产品来源于侵犯注册商标专用权的行为人。
该案中，被诉侵权标识与涉案商标在视觉上存在一定差别，不属于相同商标。但是，被诉侵权标识所包含的“五谷丰登”４个汉字，系最具有识别性和显著性的内容，构成该标识的主要部分，其艺术字体及浪花造型仅是该标识的次要部分。而被诉侵权标识的文字部分与涉案注册商标均为成语，其排列顺序、读音和含义均完全相同，二者不同之处仅仅是细微、局部的差别。因此应认定美的公司被诉侵权标识与格力公司注册商标在构成要素上构成近似。
美的公司将贴有被诉侵权标识的空调器产品在美的产品专柜、专卖店进行销售，并将被诉侵权标识贴在空调器产品室内机面板正面左上方的显著位置上，使得相关公众非常容易观察到，而且美的公司还在空调器产品室内机面板的中央位置使用了其知名度非常高的“美的Ｍｉｄｅａ”注册商标。美的公司上述使用行为，足以使相关公众将“五谷丰登”标识与美的公司的特定商品产生联系，误以为“五谷丰登”就是美的公司的商标，而格力公司在其制造、销售的空调器产品上使用其“五谷丰登”注册商标时，相关公众反而会认为格力公司侵犯了美的公司的涉案注册商标专用权，从而割裂格力公司与其注册商标之间的联系，侵犯格力公司依法享有的注册商标专用权，也有损害我国商标注册制度的根基。因此，应认定美的公司使用的“五谷丰登”标识与格力公司涉案商标构成商标法意义上的近似商标。美的公司未经格力公司许可，在同一种商品上使用与格力公司涉案注册商标相近似的商标，侵犯了格力公司的涉案注册商标专用权。
第三，商标权利人未实际使用其注册商标的，无权请求侵权人赔偿经济损失。
注册商标未在商业活动中使用，消费者便无从将该商标与注册人及其商品或服务的特定质量相联系，混淆、误认也就无从产生。即未使用的注册商标因为没有使用，便不具有区分商品来源的功能，所谓侵犯注册商标专用权不会造成消费者混淆，也不会给商标权利人造成损失；未使用的注册商标也不是商誉的载体，侵权人无从借用其商誉推销自己的产品，无从通过侵权行为获得利益，所以未使用的注册商标的商标权利人没有因侵权行为受到损害，其侵权损害赔偿请求权便不能成立。
该案中，在美的公司实施被诉侵权行为之前，格力公司的涉案商标因为没有实际使用，从而没有起到区分商品来源的功能，虽然美的公司侵犯了格力公司的涉案注册商标专用权，但不会对格力公司造成实际损失，而且美的公司无从借用格力公司注册商标尚未建立起来的商誉来推销自己的产品并因此而获得利益，格力公司也没有提供证据证明美的公司使用被诉侵权标识的行为给格力公司注册商标造成不良影响，从而损害该商标可能承载的商誉。因此，格力公司侵权损害赔偿请求权不能成立，其请求以美的公司因侵权所获得的利益作为计算赔偿损失的依据，不应得到支持。（广东省高级人民法院 邓燕辉）
（文章来源：中国知识产权报）