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文/杨宇宙
一审：汕头市中级人民法院（2013）汕中法知民初字第44号
二审：广东省高级人民法院（2014）粤高法民三终字第648号
案情
2007年8月31日，陈光彩向国家知识产权局申请了名称为“可自行印制图文的充气袋”的实用新型专利，2008年6月18日获得授权并公告，专利号为zl200720175525.4（以下称“525’专利”），陈光彩依据该专利起诉被告恒升实业公司产品侵犯其上述525’专利，主张以525’专利的权利要求1确定其保护范围。
一审判决认定恒升公司产品落入525’专利权利要求1的保护范围，构成侵权。
恒升公司不服一审判决并提出上诉。在上诉中，恒升公司提供第200620012125.7号实用新型专利说明书作为新证据（以下称125’专利）。该200620012125.7号专利的申请人、专利权人为陈光彩，专利名称为“可自行印制图文的充气袋”，申请日为2006年4月19日，授权公告日为2008年1月16日。该125’专利于2011年6月22日因未缴费导致专利权终止。恒升公司据此主张：被控侵权的技术方案已经进入公知技术领域，任何人均可以使用，不构成侵权。陈光彩以应该无效的专利恶意起诉，打压恒升公司，恒升公司将要求其赔偿损失。
上述125’专利的权利要求1和525’专利权利要求1相同。
二审判决也认定恒升公司产品落入525’专利权利要求1的保护范围。但二审法院采纳了恒升公司上述上诉理由和证据并做出不侵权认定。在该二审判决书中，二审法院给出了比较新颖的不侵权理由：
首先，二审法院对于专利权终止后公众是否有权实施该专利技术进行了分析，其认为专利权终止的后果，应当依照具体情况而定。如果已终止的专利系基本专利的从属专利，若基本专利仍然有效存在，从属专利权终止并不会导致该专利技术进入公有领域，公众不能自由实施从属专利，否则可能遭到基本专利权人的异议；如果同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，实用新型专利权被授权之后终止，而发明专利申请尚未公布或处于临时保护期内或被授权，实用新型专利权的终止也不会导致该专利技术进入公有领域。除此之外的通常情况下，专利权终止将导致专利技术进入公有领域，任何人都可以自由地实施已经进入公有领域的技术。但无论专利技术是否进入公有领域，一项专利权终止后，对于其权利人而言，已不再享有对该项专利的排他权，无权阻止他人实施该项专利技术。
接下来，二审法院认为125’专利已于2011年6月22日终止，该专利的专利权人无权阻止他人实施该专利技术。若125’专利并不存在有效的基本专利，也无同样发明创造申请发明专利，则该专利技术因终止而进入公有领域，恒升公司可以自由实施该专利技术，而不构成侵权。
评析
1、525’专利为明显无效的专利。
525’专利权利要求1和125’专利权利要求1相同,故该两项权利要求所保护的技术方案属于同样的发明创造，因此525’专利授权明显违反2001年专利法实施细则第13条第1款关于“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定。见下表。
根据2001年版专利法实施细则第64条规定，违反第13条第1款属于专利无效事由，故可以依据第13条第1款规定，以125’专利无效525’专利，且无效必然会成功。
2、本案反映了我国实用新型专利制度在一定程度上被滥用的现象和困局。
首先，明显无效的专利仍容易获得授权。525’专利虽明显是无效专利，但因为实用新型无需实审，故类似这样的无效专利仍容易获得授权。其次，明显无效的专利提起诉讼并无实质性障碍。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条规定了人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果，但根据最高院之前的批复，检索报告或评价报告并非起诉的必要条件。司法实践中，不提供检索报告或评价报告最多只是法院中止侵权案件审理，未见其他不利后果。但也不乏法院或被告均不要求原告提供，被告也没有提出中止审理请求，法院径直审理裁判的情形（如本案一审）。这就导致一些专利权人恶意滥用实用新型专利来进行专利诉讼，牟取不当利益。
3、二审法院直接二审改判本案不侵权似有不当
虽然本案中525’专利为明显无效专利，但笔者认为二审判决在其未被无效的情况下，直接改判改判不侵权缺乏明确法律依据，似有不当。本案中恒升公司未对525’专利提出无效宣告请求，525’专利从法律上说为有效专利。根据专利有效性原则，在其未被宣告无效之前，其权利应予保护，审理侵权案件的法院不得以该专利权不符合专利法相关授权条件、应该无效为由作出不侵权裁判。笔者认为这也是本案二审法院为什么放着细则第13条第1款的“不重复授权”不用，绕了如此大的一个圈子说理的原因。但是在525’专利权有效，被控侵权产品落入525’专利权利要求1保护范围，而125’专利既不构成现有技术、也不构成2000年专利法所规定的抵触申请，又不存在其他专利法规定的不侵权事由的情况下，二审判决上述理由虽然合情，并且提高了效率，节约了行政资源和当事人的成本，但缺乏法律依据，似有不妥。
笔者个人认为在525’专利明显无效的情况下，本案侵权法院可对被告进行释明，被告可向专利复审委员会申请宣告专利无效。如果被告提出无效的，则本案应中止审理，等待无效结果；如被告经释明后仍不提出无效宣告的，则法院应作出侵权判决，被告此时应当承担不利后果。采取上述方案，虽然就个案而言增加了被告成本，但这种做法符合我国目前专利法的规定，亦符合我国目前专利有效性和侵权审查双轨制的框架。而且这样该专利才能被无效，不至于再被滥用。一方面，对于这种明显恶意取得并利用实用新型专利权进行滥诉的行为，被控侵权方应当积极提起不正当竞争之诉，要求专利权人赔偿被告因其滥诉所导致的全部损失，而法院亦应予以支持，从而让滥用专利权进行不正当竞争的权利人受到应有的惩罚，通过这种方式遏制滥用实用新型专利的乱象。
本案如果是在北京法院审理，可能会以另外的理由裁定不侵权（见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第113、114条规定的滥用专利权抗辩）。
4、专利法第四次修改或可直接解决类似问题
笔者注意到今年4月1日公开的专利法第四次修改征求意见稿中新增加了一条“X1 行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得损害公共利益，不得不正当地排除、限制竞争，不得阻碍技术进步。”如该条被修改后的专利法所包括，则类似本案的情形可直接依据该条进行抗辩。