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文/上海市协力（苏州）律师事务所 吕成伟
一、前言
随着企业知识产权意识的提高，“回避设计”（Design around）已经逐渐不再等同于“山寨”，而是华丽转身，成为企业在面对知识产权潜在风险时的首选。以专利领域为例，判定侵权应当适用“全面覆盖原则”，那么对于试图采取回避设计的一方来说，可以采用删除/变更一个或多个技术特征的方法，使自己的产品不落入专利权人的专利保护范围。尽管法律已经废除了“多余指定原则”，写入权利要求的全部技术特征均应视为必要技术特征，但仅仅靠“删除/变更技术特征”却仍然并不能保证安全，依旧有“间接侵权”的可能性。
二、一台“未完工设备”引发的争议
笔者近期代理被告的一起案件就涉及到了“间接侵权”的判断。原告指控被告制造的一台用于给工业载冷剂降温的设备侵害了其发明专利权，该发明专利保护的是一种“降温系统”，除了制冷设备外还包括了泵、管路等。争议焦点之一是独立权利要求的一项功能性技术特征：当制冷设备出现内部压力异常的时候，降温系统的控制装置将控制抽取载冷剂的泵停止工作。要实现这一功能，需要将控制装置的线路板相应端口与泵进行电路连接，而被告仅仅是制造、销售了制冷设备，没有销售泵，也没有提供电路连接等售后服务。
庭审中，原告认为涉案制冷设备控制电路的线路板上，预留有相应的输入、输出端口，只要从泵的马达上引出两根线接入上述端口，即可实现对泵的控制，被告的行为对使用者进行了暗示，属于间接侵权行为。但被告认为：首先，经现场演示，在不连接上述线路的情况下，制冷设备能实现降温的基本功能；其次，线路板及控制程序是从第三方购得，该端口并非专为控制泵所留，也可以接报警灯、蜂鸣器等其他有提醒功能的元件，在压力异常时提醒工作人员手动关闭泵；再次，制冷设备的控制电路会在压力异常时，直接控制制冷设备的核心——压缩机停机，此时是否关闭泵已经没有意义。而法院保全的仅仅是一台“裸设备”外加连接了一半的管路，没有任何电路连接，属于“未完工”状态，原告在这种情况下要完成“被告必须将泵与线路板进行电路连接”这一事实的举证责任，显然是困难的。
无独有偶，2015年6月23日，上海高院亦审结了一起侵害发明专利案件，根据技术比对的结果，涉案产品因不具备涉案专利的“逐段发光”这一功能而没有落入专利的保护范围。但二审中，双方当事人就该技术问题申请了鉴定，鉴定报告显示，当涉案产品以“特定驱动方式驱动”时，能够实现“逐段发光”的功能，会落入专利的保护范围，涉案产品有“间接侵权”之嫌。但上海高院认为，根据《侵权责任法》第九条：“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任”，因此需要审查涉嫌侵权一方是否有“教唆、帮助”的行为。审查的具体内容包括：
1、涉案产品是否为“专门用于实施涉案专利的部件”？（即《侵权责任法》中的“帮助”行为）
2、涉嫌侵权一方是否存在“诱导、怂恿、教唆他人实施涉案专利”的行为或主观故意？（即《侵权责任法》中的“教唆”行为）
由于以上两点均无确凿证据证明，上海高院最终认定涉案产品不构成侵权。
事实上，上海高院的判定原则是综合了《侵权责任法》与北京高院《专利侵权判定指南》第106、108条。这些原则中，最有争议的当属“专门用于实施涉案专利的部件”的判断，毕竟很少有产品是“生而用作侵权”的，上述案例中无论是“未完工设备”还是“多功能设备”，都存在多种不同的实施方式。因此，在我国知识产权法律体系对于专利间接侵权尚未形成特别完善的规定的情况下，原告只能承担更多的举证责任；但是这并不妨碍给很多热衷于做“回避设计”的企业敲响警钟：随着越来越多的“间接行为”引发业内的激烈讨论，回避设计稍有不慎，就有“聪明反被聪明误”的风险，被认定为间接侵权行为。
三、“间接侵权”——新的“回避对象”
技术的飞速发展，往往会在一夜之间诞生很多新事物，让法律措手不及。眼下，无论是全民热议的“快播”案，还是影响力波及整个互联网视频行业的“聚合盗链”系列案件，都涉及到了新技术背景下，何为“间接行为”的讨论。具体到知识产权侵权领域，虽然权利人的举证责任仍然很重，但“间接侵权”认定的分界线已经在缓慢地向涉嫌侵权的一方靠近，也即逐步倾向于保护权利人的利益。以美国为例，该标准从1984年的SONY案确定的“实质性非侵权用途”，到2001年Napster案的“帮助侵权”，再到2005年Grokster案确定的“积极诱导”，几经变更，总体已经略倾向于权利人。大势的改变必然影响到知识产权的每一个分支，对于专利领域来说，仅仅“删除或变更一个技术特征”已经不能满足“回避设计”的新要求了，如何回避“间接侵权”成了企业应当重点考虑的新方向之一。
笔者曾在一家知名的美资电动工具生产商A公司从事产品研发工作，A公司开发的便携式直流手枪钻、螺丝批等工具在全球范围内都占据了较高的市场份额。这一类工具有一个共同点，就是开关上方设有一小型LED，当按动开关开始工作时，LED就会发出白色亮光，为使用者在夜间工作提供了便利。但对比某日本竞争对手B公司的同类产品，B公司的工具在开关松开后，LED立即熄灭，而A公司工具的LED在开关松开后约10秒钟才会熄灭，这导致了A公司产品的耗电速度相较于同类产品，明显加快。事实上，A公司原本也打算将LED设计成“松开即熄”的方式，但经过检索发现B公司早在数年前就已经将这一技术方案在全球进行了专利布局，因此只能采用现在的“延时熄灭”的技术方案。对此，A公司在对外宣传时称，这一技术方案实际是优于B公司的：以螺丝批为例，使用者在打螺丝时都会不断调整角度、力度，需要反复进行“按下-松开开关”的操作，每次间隔在5秒左右，如果松开开关时LED立刻熄灭，在黑暗环境中会频繁出现“一亮一暗”的情况，会给使用者的眼睛造成伤害，也不利于使用者在间隔的几秒钟内对当前螺丝的状态进行观察判断；而采用“延时熄灭”的技术方案，在打螺丝的全过程中都会持续有光照，既保护了使用者的眼睛，也提高了工作效率。
笔者认为，站在避开“等同侵权”的角度，A公司的回避设计与相应的解释有一定的道理。
但是，如果考虑到A公司今后的发展，回避设计的任务还远没有完成：对于直流电动工具来说，LED的亮与灭仅仅取决于输入工具控制元件内的程序，只要有现成的程序与设备接口，输入一个新的程序只需十几秒钟。可以预见的是，随着制造业向智能化发展，由电动工具生产商提供包含了多个不同程序的“程序包”让用户随时选择、替换，使用户享受到DIY的乐趣，是这一行业的大势所趋，而一旦A公司提供的“程序包”中有“松开即熄”的控制程序，就会涉嫌构成“帮助侵权”，哪怕该程序包仅仅是放在A公司的网站上供下载；而且，这种情况与“未完工设备”一案不同，“松开即熄”的控制程序属于“专门用于实施涉案专利的部件”，除此之外别无它用，被认定为间接侵权的可能性明显要高了许多。此外，产品的说明书也是间接侵权的“重灾区”，一旦说明书记载了任何可能导致间接侵权的技术方案，“教唆侵权”几乎是板上钉钉，这也是很多企业忽视的一个盲区。
综上，企业在进行回避设计的时候，应当将“间接侵权”风险单独立项，进行排查与规避。
四、回避“间接侵权”的常用方法
知识产权间接侵权的确认，本质上是一个从客观反推主观的过程，即通过涉嫌侵权方实际的行为，判断其是否有实施侵权行为的主观故意。一般来说，“教唆行为”的判断相对容易一些，因为这些行为往往会有较为明确的书面载体将这种主观故意予以固定，例如产品说明书、宣传资料、培训手册等；而“帮助行为”的判断则不那么明朗，事实上，这往往是权利人在无法将涉嫌侵权方归类到“教唆行为”时不得不采用的思路，而业界的争议也通常聚焦于此。
对于打算进行“回避设计”的企业来说，为了尽可能避免“间接侵权”，首先应当确保没有“教唆行为”，这里需要企业结合竞争对手的专利，对产品说明书等书面资料进行内容审核，尽可能只保留通用的介绍，尤其不要过多提及产品的“扩展功能”与“预留功能”。
而对于“帮助行为”的回避，笔者认为应当聚焦在以下两类产品上：
1、拥有“多功能组件”的产品
例如，A公司生产的某产品的控制组件有X、Y两种功能，竞争对手的专利只记载了X功能，A公司的产品为了回避，只用到Y功能。此时企业最好将X功能对应的模块移除，如果确实无法物理移除（例如控制组件是统一外购的线路板），则应当在产品上进行适当的标示，比如在X功能的端口附近标注禁止接线的字样等，尽到合理的注意义务与提醒义务，必要时应当向供应商与客户发送公函并公证，告知其中的专利风险，以彻底排除主观上产生过错的可能性。
2、曾经以“删除技术特征”的方式做过回避设计的产品
在1871年美国的Wallace.v.Holmes案中，原告拥有一项灯罩专利，包括燃烧器和灯罩，燃烧器是核心组件，而被告仅仅出售燃烧器，并辩称删除了一个技术特征后并不侵权，但最终未得到法院的支持，该案例可以说是最早的专利间接侵权案，但仍然有重要的现实意义。现在很多企业认为，变更技术特征尚有“等同侵权”之风险，而删除一个技术特征，就会彻底杜绝侵权风险，因此企业往往通过删除一些无关痛痒的技术特征，以求绕开竞争对手的专利。事实上，对于实施技术方案必须具备的通用技术特征，即使在涉嫌侵权产品中被删除，这一客观行为仍然会被推定为主观上有实施侵权行为之过错。所以企业有必要着重对这些删除了技术特征的产品进行重新排查，才有可能排除间接侵权的风险。
综上，针对“间接侵权”进行回避设计的宗旨是“瓜田不纳履，李下不整冠”，在客观上做到知己知彼，面对专利障碍绕道而行；再通过一系列的“刻意”的绕道行为，做到主观上无过错可循。
五、小结
知识产权的江湖向来是道高一尺，魔高一丈。“回避设计”尽管曾经背负“山寨”之恶名，但必须承认在很多情况下，这是企业最为廉价也最为有效的防御手段，有时廉价到仅仅是多改一段程序、多接一根电线，“不战而屈人之兵，善之善者也”。而随着互联网时代新的技术不断诞生，权利人又多了“间接侵权”这一进攻方向，这对于竞争对手的回避设计水平无疑又提出了新的要求。可以预见的是，各行各业越来越细的专业化分工必然将导致间接侵权案件数量的增加，针对间接侵权的“回避设计技巧”一定也会进一步充实知识产权理论体系，为我国知识产权间接侵权的正式立法奠定良好的基础。