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作者：刘莉
原标题：对涉外定牌加工行为商标侵权认定的再思考
——评上海柴油机股份公司与江苏常佳金峰动力机械公司侵犯商标权纠纷案
【案号】
（2014）常知民初字第1号
（2015）苏知民终字第00036号
【裁判要旨】
一般而言，如果国内加工企业不以销售为目的，接受境外委托人的委托，贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的，以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜。但在作出不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到必要审查注意义务为前提，即对境外委托人是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可进行必要审查，而境外委托贴牌的商标本身不具有正当性的，应当对国内加工企业施加更高的注意义务。对于国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业未尽到合理注意与避让义务，判令其承担相应的民事侵权责任。
【案情介绍】
上海柴油机股份有限公司（下称上柴公司）在柴油机等商品上注册了“东风”图文组合商标，2000年，该商标被认定为驰名商标。2013年10月1日，江苏常佳金峰动力机械有限公司（下称常佳公司）与印尼PT ADI公司签订委托书，即PT ADI公司以“DONG FENG（东风）”商标持有人的身份委托常佳公司以该商标生产柴油机及柴油机组件，但仅可以在印尼销售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注册成立的公司，其于1987年1月在印尼注册“东风 DONG FENG”商标，核定于柴油发动机等商品上。
2013年10月，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件，运抵国印尼，该批货物上的标识与上柴公司涉案商标相同，与印尼PT ADI公司的商标亦相同。上柴公司主张常佳公司未经其许可，在柴油机等同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成商标侵权，遂向法院提起诉讼。
常州市中级人民法院一审认为：侵犯商标权的本质即是对商标识别功能的破坏，非识别商品来源意义上的使用行为，不构成商标法意义上的商标使用行为。本案中，常佳公司依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼，其在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为不构成商标侵权。遂判决：驳回上柴公司的诉讼请求。
一审宣判后，上柴公司不服，上诉至江苏省高级人民法院。二审法院在判决书中详细梳理了本院认定侵权与不侵权的两个在先判决的裁判思路，进一步确立并完善了“必要审查注意义务”的裁判标准。即虽然常佳公司的行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，却仍受托贴牌生产，在被控侵权产品上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。考虑到常佳公司所获取的利润仅仅是加工费、常佳公司生产的被控侵权产品全部出口至印尼，未在我国市场上销售，对上柴公司的国内市场份额未产生影响等因素，最终，二审法院判决常佳公司停止侵权、赔偿损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支11.675万元。
【法官评析】
近年来，涉外定牌加工行为是否构成商标侵权一直是知识产权诉讼领域中的热点与难点问题，司法实践中存在侵权与不侵权两种完全不同的裁判尺度。认定构成侵权的理由是，根据商标法的规定，只要贴牌的商标相同或近似、商品相同或类似，就认定构成商标侵权；认定不构成侵权的理由是，涉外定牌加工行为不属于商标法意义上的使用，全部商品出口并未进入我国流通领域，不会发生混淆和误认的可能性。但在本案审理过程中，江苏高院认为上述观点仅从单一角度进行分析，并没有考虑到我国在全球化国际贸易分工与合作中主要从事制造与加工业的现实，也没有考虑到现实存在的诸如境内外商标权人恶意抢注的情形，因此很难普遍适用于个案中出现的不同情形。
一、本案在审理过程中对裁判思路的探索
本案的特殊事实是：首先，上柴公司的涉案“东风”商标于1962年注册，“东风”牌柴油机也自上世纪60年代起就出口印尼等多个国家和地区，印尼PT ADI公司在后于1987年注册与上柴公司商标相同的中文“东风”商标。其次，上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标权属在印尼法院进行过长期诉讼，最终印尼最高法院认定“东风”商标归印尼PT ADI公司所有。最后，常佳公司曾经就其擅自使用“东风”商标生产柴油机报关出口至印尼，涉嫌侵犯上柴公司“东风”商标权的行为与上柴公司达成过补偿协议，常佳公司保证不再发生此类侵权行为。
基于以上事实，在分析判断常佳公司的行为是否构成商标侵权时需要考虑两个因素：一是印尼PT ADI公司注册“东风”商标是否具有不正当性；二是常佳公司在接受境外委托时是否尽到必要审查注意义务，特别是在其知晓“东风”商标知名度且其曾经承诺不再侵权的情况下，是否应负有更高的注意义务。讨论中也存在两种观点：一种观点认为，应当从商标地域性原则出发，只要国内加工企业定牌加工行为符合商标侵权的构成要件，即应认定构成商标侵权。而该种裁判思路忽略个案不同情形，特别是在国内加工企业已经尽到合理注意义务的情况下，一味认定侵权有失公允；另一种观点认为，在判断是否构成侵权时，应当注意考量国内商标权人以及境外委托人是否存在恶意抢注商标的情形，司法对恶意抢注行为应持鲜明的反对态度。但该观点以恶意抢注作为判断标准，亦可能造成裁判结果的不确定性。
最终，合议庭认为，对涉外定牌加工业务纠纷的解决，特别是法律适用及司法政策的确定，不仅要以我国现行商标法为依据，同时还要充分考虑推动国际贸易发展的现实需求，倡导诚信的商标注册氛围，遏制恶意抢注行为的发生，充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。基于对国际公约、我国相关法律法规以及我国现阶段经济社会发展现实需求的考量，根据不同情形个案认定涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，更加符合我国经济社会发展的实际，这既可以保护正当的涉外定牌加工国际贸易行为，又能够有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。
二、“必要审查注意义务”的法理分析
我国侵权责任法第六条第一款规定，“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任”。侵权责任法中的过错责任即要求行为人应当尽到对他人的谨慎和注意义务，努力避免损害结果的发生。对于国内贴牌加工行为，通常认为加工企业如有过错，应与委托方共同承担侵权责任。而具体到涉外定牌加工纠纷案件，通常境外委托方不参与诉讼，基于仅有国内加工企业作为被告，因此在确定国内加工企业是否存在过错时，应当考虑个案不同因素，对其审查注意义务适用不同的标准。一般而言，国内加工企业接受境外委托时，应当对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可进行必要的审查，如果其已尽到必要审查义务，就应当认定其不存在过错，反之则应当认定其存在过错。本院就是根据上述标准，在审理喻德新与奋进制刷厂商标侵权纠纷一案时作出认定不构成侵权的判决；而在审理拉科斯特公司与宏鑫公司商标侵权纠纷一案中作出认定构成侵权的判决。在此基础上，本院进一步认为，如果境外委托贴牌的商标涉嫌抢注国内具有一定影响的商标特别是驰名商标，国内加工企业则应当尽到更高的注意义务和合理避让义务。
三、诚实信用原则的适用及驰名商标的特殊保护
我国现行商标法第七条特别规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则，第十三条也就驰名商标保护作了专门规定，而上述规定与《保护工业产权巴黎公约》及《与贸易有关的知识产权协议》有关规定的精神完全一致。因此，如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注国内具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益。此种情形下应当对国内加工企业施加更高的注意义务和合理避让义务，对于明知而接受委托的，认定其具有过错，判令其承担相应的民事侵权责任。同理，随着国际贸易在全球的蓬勃发展，国内一些企业或个人亦会利用其在国际贸易中获得的合作方信息，擅自在国内抢注他人商标，再起诉接受境外委托的国内加工企业侵犯其商标权。对此我们认为，基于诚实信用原则，如果有证据证明国内商标权人涉嫌恶意抢注境外商标，国内加工企业对境外委托已尽到必要审查义务，且所有贴牌加工产品均出口的，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。因为如果判定国内加工企业构成商标侵权，不仅会损害国内加工企业的利益，也会产生鼓励恶意抢注的负面后果。（江苏省高级人民法院 刘莉）
（文章来源：中国知识产权报）