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来源 ｜ 超凡知识产权
作者 ｜ 杨明
新《商标法》从２０１４年８月份实施以来，无论是在审查审理的时限加快，还是商标保护的加强等诸多方面，都得到了社会各界的一致认可和好评。在肯定新《商标法》有着重大进步的同时，我们也在实践中发现了新《商标法》存在着一些现实的新问题，我们主要结合几个实际案例来解读和分析一下新《商标法》给大家带来的一些新麻烦。
１、一标多类与分割制度
案例：前不久，一家做手机应用软件的客户，在第９类“计算机软件”商品和第４２类“计算机软件设计”服务上采取一标多类方式申请Ａ商标，鉴于其产品为手机应用软件，甲公司在第９类申请时选择了“手机ＡＰＰ”作为非规范商品申报（即分类表并未列明的商品名称）。后经商标局审查，甲公司第９类的商标申请因非规范商品原因被要求补正，甲公司进行补正后仍未达到商标局要求，商标局下发不予受理通知书，但因为没有相应的分割制度，甲公司Ａ商标在第４２类服务的申请被连带不予受理。
上述问题还存在于商标异议制度中，若甲公司第９类和第４２类的Ａ商标初审公告，第三方认为第９类的Ａ商标与其在先拥有的ＡＢ商标构成近似，遂针对该类别商标提出异议申请，甲公司第４２类的Ａ商标同样会被无辜株连而无法先取得注册。
具体规定：商标法第２２条：商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。另外，《商标法实施条例》第２２条对分割制度进行了明确，即“商标局商标注册申请部分驳回的，申请人可以将初审通行的部分申请分割成另一件申请。”从字面含义上来理解，商标分割申请只能在商标部分驳回时进行，其他任何程序都不能进行分割，随后商标局在２０１４年８月份公布的关于商标分割的公告中也明确规定“每件注册申请只限分割一次，而且仅适用于部分驳回中，其他程序均不予分割”。
解读：上述规定已经非常明确，商标分割只能在部分驳回时进行。那么问题来了，除了上面我们列举的补正、被异议时不能分割，会直接导致株连无辜外，商标在采取一标多类注册成功后，想要转让部分类别也不能实现，而且一标多类注册的商标，在到期续展时，都不能放弃部分类别，只能全部一起续展，要么就另外付费对部分商品进行注销。据了解，《商标法实施条例》之所以会如上规定，主要是考虑到商标审查工作的方便以及相应软件开发的方便。那么我们就有理由认为，尽管一标多类制度最初被大家看好，并被大家寄予厚望，希望不但能够与国际接轨，而且能够直接减少申请人的手续办理时间，节约政府和当事人的经济成本，但实际效果却远远未能达到，从目前商标局的做法来看，其目的应该是不鼓励一标多类。而从实际效果来看，一标多类确实也已逐步成为鸡肋，没有申请人愿意采取这种方式。
针对上述情况，申请人要么就不采取一标多类方式，要么就等待商标局着手完善分割制度，但从目前的商标法实施条例具体规定来看，要再对该制度进行完善和调整的可能性几乎不存在。
２、 商标被撤销１年内对相同近似商标不予核准（新《商标法》第５０条的适用问题）
案例： ２０１４年，有一家做熏肉的内蒙古企业委托我们在第２９类“熏肉，肉干”等商品上申请注册“卓子山”商标（下称申请商标），鉴于２９类上在先有一枚相同的“卓子山”商标，因此客户在新申请的同时就对在先商标提出了连续三年不使用撤销申请。２０１５年５月，在先的“卓子山”商标于被商标局以连续三年未使用为由予以撤销，但之后的２０１５年６月，商标局把客户申请“卓子山”商标予以驳回，同时商标局在驳回理由中称在先的“卓子山”商标自撤销之日起一年内，因此禁止其他申请人注册。
具体规定：商标法第５０条：注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。
解读：其实这个条款并非新《商标法》增加的内容，原《商标法》就已经存在，只是之前几乎没有适用过，所以在很长时间内并未对实践造成影响。从这个法条的立法本意上来看，主要是想设置一个“隔离期限”，以确保在先商标所使用商品退出市场，避免混淆，保障消费者权益。
上述立法本意完全是合理的，但现实问题是，既然是“连续三年”的不使用，那么在事实上就已经有了至少３年的“隔离期”，这就几乎可以确保新注册的商标在使用中不导致混淆。并且，这个３年期限，比第五十条规定的“一年”还要长得多。因此，结合立法意图来看，在先商标被撤三的，他人注册和使用新的商标导致混淆的可能性已经很低，并没有再进一步适用该第五十条“一年”期限的必要。
而按照法律程序，这些商标被驳回后，只能通过驳回复审程序才能进一步争取。这会导致注册时间被延缓大概１年左右。而对急需注册和使用这些商标的经营者来说，这样的延缓可能会导致商机丧失、市场丢失。同时，这种纯“走程序”式的驳回复审，也在一定程度上浪费了商标评审行政资源。
２００１年《商标法》第４６条就已经有“一年期限”的条款，只不过几乎没有适用过。２０１３年《商标法》修订后，该规定移到第５０条，增加了“被宣告无效”的内容，但并没有对“被撤销”问题做出细化规定。若从语义上理解，这里的“被撤销”，应当包括《商标法》中因使用不当被撤销、连续三年未使用被撤销以及通用名称撤销等全部“被撤销”情形。但很遗憾，后来的实施条例虽曾在征求意见稿中涉及该问题，但最终却被删除。因此，针对商标局的上述驳回，申请人只能再启动驳回复审程序予以争取。不过值得欣慰的是，在近期中华商标协会举行的新商标法实施专业培训中，商标局有关领导已经明确指出，他们已经意识到这个问题。所以针对三年未使用被撤销的商标，商标局已形成了新的审查标准，即只要被撤销的商标过了撤销复审的期限，就不再适用１年期限的条款进行驳回，因此这个问题日后在客观上应该不会再对申请人造成影响。
３、代理机构申请非代理服务类别的商标
案例：众所周知，目前商标法限定了商标代理机构申请非代理服务类别的商标，无论作为商标代理公司还是律所，只要在商标局有代理资格备案，如果想在其他类别上进行商标申请注册，一概容易被不予受理。据了解，商标局对备案的代理机构已建立一个“红名单”，只要是这份“红名单”里的机构，申请非代理服务类别的商标，一概会全部不予受理。近期我公司在９类计算机软件等类别上申请注册自己使用的商标，也因此上述原因被不予受理。另外，今年２月份，北京知识产权法院开庭审理了上海专商所诉商标局不予受理其“上专”等８件商标在第３５类、第４１类、第４２类服务上的注册申请行政纠纷案。截至目前我们尚未查询到该案的审判结果。但是，北京知识产权法院在今年１０月份公布了就商标法上述条款的理解和适用进行公开意见征求的结果，其实这个案件正是开展此次意见征求的重要背景。
具体规定：商标法第１９条： 商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。
解读： 其实，《商标法》的立法本意很明确，大家知道实践中一些商标代理组织违反诚实信用原则，利用其业务上的优势恶意抢注他人商标牟利，为了对商标代理活动予以规范，才专门做出了该款规定。因此，这个条款的设立目的是希望从源头上切断代理机构抢注的途径，其立法的初衷是非常明确的。
我们注意到，在北京知识产权法院的意见征求中，包括北京务实知识产权发展中心、中国政法大学、西南政法大学、华东政法大学等机构展开了激烈的讨论，当然大部分机构仍支持商标局的做法，并认为不宜对该规定做出扩大解释，应该严格执行该条款的规定。但我个人还是支持西南政法大学的观点，从本质上说，市场的事情应该交给市场来处理，既然《商标法》设定有异议、无效宣告、撤销等制度，而被抢注的主体完全可以通过《商标法》第７条、第１５条、第３２条等规定，对商标代理机构抢注、囤积商标的问题进行主张，如果权利人怠于行使其权利，其后果应主要由其自行负责，而不应该由商标主管部门通过限制代理机构商标注册能力的方式进行监管。而且大家都心知肚明的是，真正要进行抢注、囤积商标的代理机构，完全可以绕开这个规定，通过其他公司名义进行相应的商标申请注册。因此这个法条在实践过程实现的功能与最初的立法目的对比来看，多少有些掩耳盗铃的味道。
以上是我们在新《商标法》实施后，在实践工作中遇到的一些比较突出和典型的问题，正如我们前面所说到的，我们并不否认新《商标法》的进步，在这个日新月异、快速发展的互联网时代，法律的滞后性会显得越发突出。我们应该充分理解和尊重这种合理的滞后性，当然我们也相信商标局、商评委和法院能够不断调整和创新，让新《商标法》带给大家更多的便捷。