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作者：凌宗亮 上海知识产权法院
案 情
原告霍尼韦尔国际公司系“GARRETT”、“Garrett 盖瑞特”商标的专用权人。被告童某系“盖里特”商标的注册人，被告盖里特公司系童某投资设立的一人有限责任公司。被告盖里特公司不仅未经授权在其生产、销售的增压器上标注与原告的商标相同和相似的“GERRITT”、“CARRETT”、“GAREETT”标识，还在未核准使用的汽车涡轮增压器上使用“盖里特”商标，且故意在产品及包装上使用未注册的“Gerritt 盖里特”组合商标，并突出“Gerritt”字样。此外，盖里特公司使用域名为w w w.gerritt.com.cn的网站进行经营活动，该域名中的g e r r i t t，无论从文字还是发音，都与原告的GARRETT商标近似，上述行为侵犯了原告的商标专用权。而且被告盖里特公司企业名称中的“盖里特”文字，与原告商标构成近似，构成不正当竞争。被告韩某销售了涉案产品。为此，原告诉至法院，请求判令：1、三被告停止侵权行为；2、被告盖里特公司变更企业名称，不得使用“盖里特”文字并停止使用gerritt.com.cn域名；3、三被告赔偿原告经济损失人民币50万元。
法院经审理认为，被告盖里特公司在类似商品上使用与原告相似的商标，侵犯了原告的商标专用权。被告盖里特公司恶意注册和使用域名进行类似商品交易，引起相关公众误认的行为，亦构成对原告注册商标专用权侵害。被告盖里特公司在明知原告商标享有较高知名度的情况下，仍以臆造文字“盖里特”登记注册企业名称，造成相关公众误认为两者之间具有特定关系，有损于公平的市场竞争秩序，构成对原告的不正当竞争。鉴于被告童某未举证证明盖里特公司的财产独立于其个人财产，其应当对被告盖里特公司债务承担连带责任。被告韩某明知盖里特公司的有关“Gerritt”标识涉及侵权，但仍然予以销售，故其行为亦侵犯了原告的注册商标专用权。鉴于原告因被告方的侵权行为所遭受的损失及被告因侵权所获得的利益均难以确定，故综合各被告的侵权情节、性质、持续时间、后果以及原告商标的知名度和原告为制止被告侵权行为的合理开支等因素酌情确定赔偿数额。据此，判决：三被告于本判决生效之日起停止对原告注册商标的侵害行为；被告上海盖里特公司应于本判决生效之日起停止使用gerritt.com.cn域名，申请变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有“盖里特”文字，赔偿原告包括合理调查费用在内的经济损失人民币48万元；被告童某对被告上海盖里特公司的上述赔偿款项承担连带责任；被告韩松赔偿原告包括合理调查费用在内的经济损失人民币2万元。
一审宣判后，当事人均未上诉。
评 析
关于《反不正当竞争法》与《商标法》等知识产权法之间的关系，知识产权界将其形象地比喻为《商标法》、《专利法》、《著作权法》等知识产权法好比浮在海面上的冰山，《反不正当竞争法》则是托起冰山的海水。《商标法》等知识产权法无法调整的领域，由《反不正当竞争法》来补充和兜底。也就是说，《商标法》等知识产权法与《反不正当竞争法》之间是特殊法与一般法的关系。但在司法实践中，某些侵权行为究竟属于侵犯商标专用权还是不正当竞争，并非泾渭分明。本案中被告即实施了多种侵权行为：其一，在相同商品上使用与原告注册商标相似的商标；其二，在被告的网站域名中使用了与原告注册商标相似的标识；其三，在被告的企业名称中使用了与原告注册商标相似的名称。在相同商品上使用与原告注册商标相似的商标应属侵犯商标专用权，并无争议；但是后两种侵权行为的性质判定，则需要借助商标法中商标使用的概念在商标侵权与不正当竞争之间进行区分。被告在网站域名中使用了原告的相似商标，并且从事了相关的商品交易，属于在商标意义上使用，构成侵犯商标专用权；被告在企业名称中使用了原告的相似商标，并未突出使用，不是商标意义上的使用，虽然不构成侵犯商标专用权，但由于被告主观上存在恶意，客观上容易导致消费者混淆误认，应认定为构成不正当竞争。
一、商标法意义上的使用是界定商标侵权的前提
商标的生命在于使用。对于商标权人，作为商标使用可以使商标的显著性从无到有，从弱到强，可以使注册商标得以维系并不断知名；对于司法实践，作为商标使用则是判断特定的行为是否构成侵犯商标专用权、区分商标侵权和不正当竞争行为的重要判准。
所谓作为商标使用，是指所使用的与他人注册商标相同或者相似的标识，具有指示其商品或者服务来自注册商标所有人或者与其有关联的作用。被控侵权行为是否限于“商标使用”行为，即是否只有作为商标使用的行为，才可以认定构成商标侵权行为，尚有争议。有观点认为：“商标权是对于商标及其所代表的商誉所享有的权利，商标所承载的商誉，系通过商标的使用而获得，一件已经注册但从来没有使用过的商标，很难称为财产权意义上的商标权，商标权的保护范围以及商标侵权的认定标准，都是由商标所承载的商誉决定的，市场上的经营者使用与他人商标相同或者近似的文字或图形，只要没有构成商标意义上的使用，没有盗用该商标所体现的商誉，或者没有造成消费者混淆的可能性，就不会侵犯他人的商标权。”[1]相反观点则认为：“如果将商标侵权条款以商标性使用作为条件，则99%的非商业性使用都将被排除在商标侵权的范围之外，就没有必要再引用宪法上的言论自由作为抗辩，《欧共体商标指令》第5条第5款没有将“在商业上使用”作为商标侵权的条件，是一个天大的错误。”[2]
在西方国家的商标法实践中，早期有些案例没有考虑被告的行为是否构成商标性使用，并最终认定被告的行为是商标侵权行为。比如，在英国法院审理的Ar senal v.Reed案中，阿森纳（Ar s e n a l）足球俱乐部在运动服和运动鞋等商品上注册了“ A r s e n a l ” 、“ArsenalGunners”商标，被告Reed公司在阿森纳足球俱乐部体育场的周边销售带有“Arsenal”标识的足球纪念品，阿森纳公司以Re e d公司侵犯了其商标权为由，将Reed公司起诉至法院。英国高等法院的法官认为，被告使用“Arsenal”标识是为了表达“支持、忠诚和依附”的意思，而不是为了识别区分商品的来源，这不属于商标性使用，故被告的行为不构成商标侵权。为慎重起见，英国高等法院将该案提交欧洲法院。欧洲法院认为，在该案之前，认定商标侵权是否要以成立商标性使用为前提，尚无定论；划分商标性使用行为与非商标性使用行为对处理该案意义不大，商标权作为一种财产权，使得商标权人有权禁止损害其商标功能的使用行为。[3]
我国《商标法》及相关条例、司法解释也对商标使用以及构成商标侵权行为的“使用”进行了规定和列举。起初，我国《商标法实施条例》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”该规定给人的理解是“只要是用了人家的商标，不管怎么用，都算是使用。”[4]为此，2013年修正的《商标法》第48条专门对此做了进一步完善，即规定：“本法所称商标使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”《商标法》第57条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者相似的商标，容易导致混淆的；……（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”《商标法实施条例》第76条规定：“在同一种商品或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定侵犯注册商标专用权的行为。”根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《商标解释》）第一条第（一）项、第（三）项的规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。
从以上规定可以看出，我国《商标法》对商标使用的规定是有特殊含义的，并不是任何对他人商标的使用行为都属于商标法调整的范围，只有在识别商品或服务来源意义上使用商标的行为才属于商标法意义上的商标使用。因此，商标法中的商标使用应当起到标识商品来源的作用。即使使用人在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的标识，但如果这些标识不具有区分商品来源的作用，便不会侵害商标权人的商标权。[5]当然，我国商标法规定的商标使用行为的外延并不是狭义的，即不仅指在相同商品或者类似商品上使用与他人注册商标相同或者近似的商标，还包括用于商品名称、装潢、突出使用字号等具有指示商品来源作用的使用。考虑到《商标法》与《反不正当竞争法》之间的协调，我国并没有像欧盟法院的做法那样，将第三人未经许可的商标使用，都纳入到商标侵权的范畴，而是将那些虽然使用了他人的注册商标，但并不是作为商标意义上使用的行为，归到《反不正当竞争法》的调整范畴。
二、非商标性使用可能构成不正当竞争
实践中，比较有争议的是域名及企业名称中使用他人的商标，究竟应认定为侵犯商标专用权还是不正当竞争。
（一）域名中使用他人注册商标的司法判定
最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《域名解释》）第四条规定：“人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争：（一）原告请求保护的民事权益合法有效；（二）被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或者音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或者相似，足以造成相关公众的误认；（三）被告对该域名或者其主要部分不想有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；（四）被告对该域名的注册、使用具有恶意。结合《商标解释》有关域名侵犯商标专用权的规定，可以看出，如果被告在域名中使用了他人的注册商标，并且从事了相关商品交易的电子商务，此种情况下可以视为被告是在“商标意义上的使用”，进而构成侵犯商标专用权；如果被告在域名中使用了他人的注册商标，但是在该域名之下并没有进行相关商品交易，此时不能视被告的使用行为是在商标意义上的使用。如果被告满足《域名解释》规定的四项条件，应认定为构成不正当竞争。因此，在涉及域名侵犯商标权纠纷时，《域名解释》与《商标解释》有关域名的规定是有适用顺序的，即首先应判断域名中商标的使用是否满足侵犯商标专用权的条件；如果不满足，则判断是否构成不正当竞争。
本案中， 被告盖里特公司备案登记的域名“g e r r it t.c om.c n”与原告的注册商标“GARRETT”构成近似，被告盖里特公司通过该域名进行与原告同类的相关涡轮增压器产品的电子商务，易造成相关公众产生与原告商品的混淆，也会误导网络用户访问其网站。因此，按照《商标解释》的规定，其构成侵犯商标专用权。
（二）企业名称中使用他人注册商标的司法处理
企业名称和商标虽然都是一种商业标识，但是二者的功能是不同的。企业名称的作用在于将不同商品或者服务的提供者区别开来；商标的作用在于识别不同的商品或者服务本身。由于二者的异质性，企业名称不属于商标法的调整范围。实践中的企业名称侵犯商标专用权纠纷，一般表现为企业名称中的字号与他人注册商标相同或者相似，并且侵权人突出使用该字号。此种突出使用字号的方式，在消费者看来，实际上已经使字号与企业名称本身在某种程度上发生分离，进而起到商标的作用。因此，《商标解释》将企业名称中突出使用字号的情形纳入商标法的调整范围，即突出使用字号的仍然认定为侵犯商标专用权。如果企业名称中的字号虽然与他人的注册商标相同或者相似，但是并不是突出使用，而是正常使用，由于此时其并不具有识别商品或者服务作用，而是识别不同的市场主体，并不是在商标意义上使用，因此，不能认定为侵犯商标专用权。如果正常使用企业名称仍然可能导致社会公众混淆误认，被告主观上又具有恶意的话，可以适用《反不正当竞争法》的一般条款，认定此种行为违反了诚实信用原则，构成不正当竞争。《商标法》第五十八条亦对此进行了明确，即“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”
本案中， 被告盖里特公司在明知原告的“Garrett 盖瑞特”商标在同行业中享有较高知名度的情况下，仍以臆造文字“盖里特”登记注册其企业名称，被告盖里特公司对此的解释是，“盖里特”三字组合易使人觉得其像是一家国外企业，由此，事实上被告盖里特公司在登记注册其企业名称时，就已有冀希于相关公众产生误认，攀附原告商标良好声誉，造成相关公众产生两者经营主体之间具有特定关系的联想，混淆商品来源的主观故意。故该登记注册“盖里特”为企业字号的行为本身已与诚实信用、公平竞争的原则相悖，具有主观上的过错。因此即便被告盖里特公司是规范使用其企业名称，不会构成侵犯商标专用权，但由于被告的行为有损于公平的市场竞争秩序，会导致消费者混淆误认，构成对原告的不正当竞争。
综上，商标侵权行为与涉商标不正当竞争行为区分的关键在于被控侵权行为是否属于商标法意义上的商标使用。如果被控侵权行为不属于商标性使用，不构成商标侵权，但非商标使用并不必然是正当使用，如果符合不正当竞争的构成要件，仍可能构成不正当竞争。
文章来源：《中华商标》杂志2015年第11期
原标题：商标侵权与涉商标不正当竞争行为的界分